宋献涛 | 美国为何鲜有现有技术抗辩的案例？

【摘要】
     美国式现有技术抗辩，有严格的适用条件，不能对抗字面侵权指控，只能对抗等同侵权指控，其处理方式不是对比分析现有技术和被诉侵权产品的异同，而是转化为新颖性判断，即让原告改写出一个从字面上涵盖被诉侵权产品的假想权利要求，然后判断假想权利要求相对于现有技术是否具有新颖性。美国式现有技术抗辩背后的理念和智识，值得研究和借鉴。

目次

    一、美国不同审理阶段解决不同性质的问题，具有相互独立性二、美国式抗辩适用条件严格，区分是字面侵权还是等同侵权三、Wilson案：等同侵权下陷阱抗辩的攻防之道四、Tate案：对字面侵权，不存在实施现有技术的抗辩五、坚守专利权推定有效原则，巧用新颖性审查标准破局六、我国现有技术抗辩的逻辑框架七、美国实践经验的启示：认清现有技术抗辩的局限性和目的

中国专利法明确规定了现有技术抗辩^[1]，最高人民法院的专利司法解释有专门的条款做进一步规定^[2]，司法实践中现有技术抗辩的案例也是层出不穷。

但笔者发现，美国专利法居然没有规定现有技术抗辩，法院也鲜有现有技术抗辩的案例。

美国为什么会是这样？背后的逻辑是什么？对我国是否有借鉴意义？

一、美国不同审理阶段解决不同性质的问题，具有相互独立性

在美国，法院的专利审理程序是按阶段推进的，不同审理阶段解决不同性质的问题，具有相互独立性，如图1所示：

图1

• Discovery（证据开示），由法官主持，将各方证据固定下来并交换给对方，作为后续解决法律问题和事实问题的基础。证据开示之后，任何一方不得发动证据突袭。
• Markman Hearing（马克曼听证），由法官主导，通过权利要求解释（claim construction），界定出专利保护范围，作为有效性审查或侵权判断的比对基础。
• Validity（专利有效性审查），若无效，则驳回原告起诉，若有效，继续审理，看是否构成侵权。
• Infringement Analysis（侵权判定），基于全面覆盖原则（all elements rule）进行技术特征比对，判断是构成字面侵权还是等同侵权。
• Defenses（抗辩），审查被告的抗辩事由是否成立，如是否触发禁止反悔、捐献规则、先用权抗辩、权利用尽等。
• Remedy（救济），确定经济损害赔偿数额，是否颁发禁令。

权利要求解释、有效性审查、侵权判断、抗辩分别属于不同的阶段，由不同的主体判断，解决不同性质的问题，不能揉到一起。

Markman hearing由法官主导，解决法律问题，而非事实问题，所以没有陪审团的参与。在Markman hearing阶段，法官聚焦权利要求解释，结合内部证据（intrinsic evidence）和/或外部证据（extrinsic evidence），确定专利权的边界，为后面的有效性判断或侵权判定奠定扎实的基础。

在Markman hearing阶段，法官不允许掺杂事实问题，例如，原告不得将侵权产品的特征融入进来，被告也不得将专利无效或抗辩的内容融入进来，因为那些内容涉及技术比对和认定，很大程度上属于事实问题，通常应由陪审团在后面的审理阶段裁决。

如果被告试图将抗辩思路融入Markman hearing，例如主张被诉侵权产品实施的是现有技术，而专利保护范围不应涵盖现有技术，据此请求法官解释权利要求时排除现有技术，法官不会同意。

后面的有效性审查、侵权判定和抗辩不能交换顺序，否则会造成逻辑上的不自洽（下面详述），相互之间也不能糅合在一起，因为它们理念不同，比较对象不同，判断标准也不同，追求的结果也不同。专利是无效还是有效，需要将权利要求和现有技术进行比对，然后判断专利是否具有新颖性或创造性；侵权判定需要比对权利要求和侵权产品，然后判断是字面侵权还是等同侵权；抗辩是否成立，需要将侵权产品和专利权利要求之外的其他方案（例如，现有技术或者专利说明书捐献出去的技术方案）进行比对，然后判断二者是完全相同还是实质相同。如图2所示：

图2

二、美国式抗辩适用条件严格，区分是字面侵权还是等同侵权

美国也有以实施现有技术为由主张不构成侵权的抗辩，但不是叫prior art defense（现有技术抗辩），而是叫ensnarement defense（陷阱抗辩）。为行文方便，姑且称之为美国式现有技术抗辩，不过，其只能对抗等同侵权指控，而不能对抗字面侵权指控。

之所以如此区分对待，主要是因为专利权推定有效原则。

陷阱抗辩的逻辑在于：原告主张适用等同原则时，专利的保护范围将会突破权利要求原来的字面意思，而专利局以前的审查对象是权利要求的字面意思，专利局未曾审查扩张后的等同范围，现在原告请求法官保护等同的范围，法官不可能转交给专利局审查，只能自己把关，所以要确保扩张后的等同范围不过分，至少不得涵盖现有技术，如果被诉侵权产品实施了现有技术，则将其判为侵权就不合理了。

然而，在原告主张字面侵权（literal infringement）时，陷阱抗辩的逻辑就不成立了，因为原告的主张并没有突破权利要求原来的字面意思，所以法官必须尊重专利局的审查结果，推定专利权有效。如果被告认为权利要求的字面范围涵盖了现有技术，那就去打无效好了。

虽然美国法院在侵权程序中可以审查专利有效性，但如前所述，不同的审理阶段不能糅合到一起。有效性审查阶段走完之后，法官必须坚持专利权推定有效原则，不允许开倒车，所以，在字面侵权判定阶段不允许被告变相地质疑专利的效力。如果在字面侵权判定阶段允许陷阱抗辩，那么在逻辑上就公然违反了专利权推定有效原则：假设被诉侵权产品实施了现有技术，二者自然相同或实质相同，那么，权利要求字面范围涵盖被诉侵权产品的同时，也必然涵盖现有技术，因此就相当于宣告专利权利要求相对于现有技术不具备新颖性。

专利权推定有效原则决定了，法官在侵权程序中不能直接宣告专利无效，也不能间接宣告专利无效。

下面通过联邦巡回上诉法院（CAFC）的两个案例进行说明。

三、Wilson案：等同侵权下陷阱抗辩的攻防之道

陷阱抗辩的思想，源于1990年CAFC判决的Wilson v. Dunlop案^[3]。

一审法院判定被告Dunlop构成等同侵权，但Dunlop认为被诉侵权产品和现有技术实质相同，如果允许等同的范围圈定被诉侵权产品，其也会不合理地圈定现有技术。

对此，CAFC的首席法官Rich提出了“假想权利要求分析法（Hypothetical Claim Analysis）”：让专利权人从当前权利要求的文字出发，以扩大边界的方式改写出一个假想的权利要求从字面上涵盖被诉侵权产品，然后在现有技术的基础上判断该假想的权利要求是否可以被专利局核准。

如果该假想的权利要求相对于现有技术具有新颖性，那么现有技术不能阻却等同原则的适用，如图3所示，矩形实线为等同的边界。

图3

反之，如果该假想的权利要求相对于现有技术不具有新颖性，则专利权人不能获得等同的范围，法官自然没有必要再进行等同判断，如图4所示，等同的边界（矩形虚线）没有做实，权利要求字面范围即为专利保护范围。

图4

在陷阱抗辩下，专利权人必须构建出一个假想的权利要求从字面上涵盖被诉侵权产品，但同时又不涵盖现有技术，这个举证责任不能甩给被告，不过，被告需拿出好用的现有技术证据。

四、Tate案：对字面侵权，不存在实施现有技术的抗辩

这是CAFC在2002年判决的一个案子^[4]，案情简介如下。

马里兰地区法院认定被告Interface的产品落入原告Tate专利的保护范围，被告Interface抗辩称其实施的是现有技术，但地区法院不予支持。

Interface向CAFC提起上诉，理由为：第一，不管权利要求如何解释，被诉产品都不可能侵权，因为其实施的是现有技术；第二，在合理解释下，特征“border”应排除“simple beveled edges”，而在被诉侵权产品中发现的正是simple beveled edges。

CAFC不同意Interface的上诉理由。CAFC认为其在Baxter案^[5]中已经明确清晰地指出，对字面侵权而言，不存在实施现有技术的抗辩。

Interface认为其抗辩理论源自等同、反向等同、最高院案例。但CAFC回应说，等同侵权下的抗辩案例和思想，不适用于字面侵权。等同是衡平法下的原则，如果专利权人将权利要求扩张到他人先前已经公开的技术或者与其相比显而易见的技术，自然难言公平合理，因此，使用现有技术对这种扩张行为加以引导和限制是不足为奇的。但是，这种对字面语言合理扩张所施加的限制，无法约束权利要求的字面范围。

CAFC认为，字面侵权判定只需解释权利要求，然后将其与被诉侵权产品进行比对，看是否满足全面覆盖，这里不需要比对被诉侵权产品和现有技术。关于现有技术对权利要求解释的影响，CAFC不以为然，理由是：现有技术可能影响权利要求的解释，但其仅仅在这个意义上与字面侵权有关联。如果权利要求的字面意思结合说明书来看是清楚的，并且能得到说明书公开内容的支持，情形就不同了。

CAFC指出，在字面侵权中被告不能以实施现有技术为由抗辩（证明标准为优势证据^[6]），正确的做法是去打无效（证明标准为清楚且令人信服的证据^[7]），二者的证明标准不同。CAFC还特别强调，虽然专利无效是一种不侵权抗辩，但这不等于说除此之外的其他特定抗辩（例如陷阱抗辩）也是不侵权抗辩。

CAFC认为，最高院从来没有制定规则说实施现有技术是排除字面侵权的抗辩理由。

五、坚守专利权推定有效原则，巧用新颖性审查标准破局

通过上述案例可以看出，CAFC不愿将被诉侵权产品和现有技术进行比对，一方面可能是觉得被诉侵权产品没有可聚焦的权利要求技术特征^[8]，另一方面可能是认为对应特征有所差异时缺乏明确的判断标准。

CAFC倾向于用专利审查思维解决被告实施现有技术的抗辩问题：

• 在相同侵权指控下基于专利权推定有效原则，不允许以实施现有技术作为抗辩理由；
• 在等同侵权指控下不愿机械比对被诉侵权产品和现有技术，而是借助被告提供的现有技术和原告构建出的假想权利要求进行新颖性判断，从而用是否落入字面范围的判断（有效性审查中的新颖性标准）取代了等同侵权的判断。

平心而论，这样的做法虽然不够直接，操作起来比较复杂，但如同几何中的辅助线一样，更能保证结论的准确合理性，因为被诉侵权产品和现有技术的比对方法和标准，远不及新颖性判断的方法和标准成熟稳定。

在美国，被告可以到专利局请求宣告专利无效，也可以在法院的侵权诉讼程序中挑战专利权的效力，再考虑到法官的上述思维偏好和引导，这样就很容易理解美国为何鲜有现有技术抗辩，毕竟，现有技术抗辩只是权宜之计，不如专利无效来得彻底。

六、我国现有技术抗辩的逻辑框架

三个问题可以决定现有技术抗辩的逻辑框架：一是法律性质，二是适用前提，三是判断方法。

现有技术抗辩的法律性质，可以通过侵权认定和现有技术抗辩的适用顺序得到反映。孙海龙、姚建军在专利法引入现有技术抗辩后不久就撰文^[9]指出，“现有技术抗辩”的法律性质属于“侵权例外”抗辩，而非“不侵权”抗辩，其分析可谓精辟透彻：

专利侵权诉讼本质上是“以专利权利要求为中心”展开的民事诉讼。“现有技术抗辩”制度的引入，不能背离“以专利权利要求为中心”的基本原则，因此，不应允许“现有技术抗辩”的优先适用。我们还可以反证，在“现有技术抗辩”优先适用的情形下，如果得出抗辩成立的结论，实际上还存在着“被控侵权物未落入”或者“已落入专利保护范围”两种可能：如果未落入，就应该明确得出“不侵权”的结论；这样一来，所谓的“现有技术抗辩”，其实就是“不侵权”抗辩，这种情形就没有必要再冠以“现有技术抗辩”。反之，如果落入专利保护范围，如果法律没有例外的规定，就应该得出“侵权”的结论；只是由于专利法有“现有技术抗辩”的规定，使得被控侵权人还存在摆脱“侵权”的可能，可见，这是一种法定的例外情形。

基于上述分析，孙海龙、姚建军认为：在专利侵权判定中，必须“以专利权利要求为中心”。当被控侵权物与专利权利要求对比之后，如果被控侵权物落入专利保护范围，才有“现有技术抗辩”适用的余地。而“现有技术抗辩”优先适用的观点，无视“现有技术抗辩”属于“侵权例外”抗辩，造成专利法基本概念的混淆。

张韬略、乔琳今年的研究^[10]发现：我国早期有的司法实践优先适用现有技术抗辩；近年来，更多法院裁判文书所总结争议焦点和审理顺序依次是专利侵权是否成立、现有技术抗辩是否成立；特别在最近几年，侵权认定基本成为不可或缺的前置性步骤。

可见，中国法院目前的主流做法与美国专利审理阶段独立性是一致的。

关于适用前提，我国专利法和司法解释并未明确是字面侵权还是等同侵权，但这绝不意味着现有技术抗辩在字面侵权下就是当然合乎逻辑和法理的。

不同于美国法官可以在侵权程序中审理专利无效抗辩，我国专利侵权民事程序和专利无效行政程序为二元分立制，法官不得在专利民事侵权案件审理中踏入专利权效力审查的雷区。既然如此，在面对被告提出的现有技术抗辩时，法官更应保持警惕，必须坚守专利权推定有效原则，在原告字面侵权指控下不应允许被告提出现有技术抗辩，避免以隐含方式间接宣告专利权无效。

关于判断方法，CAFC觉得被诉侵权产品没有可聚焦的权利要求技术特征的担忧，最高人民法院《专利司法解释（一）》第14条限定“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征”，并在（2012）民申字第18号民事裁定书中给出了现有技术抗辩具体的审查方式，如下：

以专利权利要求为参照，确定被诉侵权技术方案中被指控落入专利权保护范围的技术特征，并判断现有技术中是否公开了相同或者等同的技术特征。现有技术抗辩的成立，并不要求被诉侵权技术方案与现有技术完全相同，毫无区别，对于被诉侵权产品中与专利权保护范围无关的技术特征，在判断现有技术抗辩能否成立时应不予考虑。

考虑到侵权比对环节原告通常要提供权利要求和被诉侵权产品的技术比对表（cc表），CAFC这方面的担忧在中国更无必要，关键还是被诉侵权产品与现有技术的判断方法为新颖性标准、有限创造性标准、创造性标准、还是等同标准，尤其是等同，需要具体情况具体分析，双方争议往往很大^[11]。

七、美国实践经验的启示：认清现有技术抗辩的局限性和目的

虽然美国式现有技术抗辩和中国式现有技术抗辩在称谓、适用范围、处理方式上都存在明显区别，但两国在权利要求解释基本方法、专利权推定有效原则方面并无分歧。

因此，当被告以实施现有技术为由提出不侵权抗辩的时候，问题绝不是仅仅比对分析权利要求和被诉侵权产品那么简单，要将这样的抗辩放在整个专利侵权逻辑体系中进行通盘考虑，读懂被告的真正目的，既要防止抗辩事由干扰权利要求解释，还要避免得出专利权应被无效的结论。

对于类似美国Interface公司振振有词的说法（不管权利要求如何解释，都不应涵盖现有技术，被诉侵权产品实施的是现有技术，所以不可能侵权），正解如下：

权利要求的撰写有其自身的规律，通过技术特征正面划定专利保护范围的边界，我言即我意，若无言，则无限定作用，并不排除言外之意。按照本文上述分析的侵权判定逻辑可知，被诉侵权产品和权利要求的比对结论是侵权是否成立，而被诉侵权产品和现有技术的比对结论是侵权例外是否成立。因此，作为侵权判定之后的一步，现有技术抗辩不能前移到侵权比对中，更不能融入更靠前的权利要求解释中，所谓的排除法不是权利要求解释的正确方法。

“不管权利要求如何解释，都不应涵盖现有技术”的潜台词是“权利要求相对于现有技术缺乏新颖性”。如果放在无效程序中，这样的挑战值得审查。但如果放在字面侵权下，这样的挑战就是一个误导性很强的诡辩，因为违反了专利权推定有效原则，相当于请求在侵权程序中审查专利的有效性。如果放在等同侵权下，中美审理思路明显不同，美国允许陷阱抗辩，判断假想权利要求是否被现有技术破坏新颖性，以此做法替代了被诉侵权产品与现有技术的直接比对，也省去了权利要求和被诉侵权产品技术特征的比对分析即可得出是否等同的结论，可谓一举两得。当然，中美不同的做法，孰优孰劣，有待实践进一步的检验。

总之，以全局的视角审视现有技术抗辩，认清其局限性和目的，有助于更好地维持权利人和社会公众之间的利益平衡。

注释（上下滑动阅览）

【1】2008年《专利法》第62条从立法层面上确立了现有技术抗辩，现为《专利法》第67条。【2】《专利司法解释（一）》第14条将判断标准确定为“相同或者无实质性差异”，《专利司法解释（二）》第22条将现有技术的界定依据确定为专利申请日时施行的专利法。【3】案号为Nos. 89-1554，89-1555，1990年5月23日判决【4】案号为No. 01-1275，2002年2月7日判决【5】案号为Nos. 93-1284, 93-1302，1995年3月17日判决
【6】preponderance of the evidence【7】clear and convincing evidence，参见Tate v. Interface案判决书
【8】has no claim limitations on which to focus，参见Wilson v. Dunlop案判决书【9】孙海龙、姚建军：《现有技术抗辩的法律性质初探—兼谈对新《专利法》第62条的理解》，《中国专利与商标》2009年第3期
【10】张韬略、乔琳：《我国专利侵权诉讼中的现有技术抗辩:司法实践十二周年回顾》，《中国专利与商标》2022年第1期和第2期【11】何怀文认为：只比对现有技术和被控技术，而不比对涉诉专利和现有技术，这是“影子战术”，导致技术比对过程缺乏客观明确的标准。参见《现有技术抗辩中的技术比对规则-兼议专利法修订中現有技术抗辩建构》，《中国专利与商标》2008年第3期。张韬略、乔琳也总结到：现有技术抗辩的比对标准不明确，存在新颖性标准、有限创造性标准、创造性标准、等同标准等分歧，这些分歧降低了现有技术抗辩制度适用的稳定性。参见《我国专利侵权诉讼中的现有技术抗辩:司法实践十二周年回顾》，《中国专利与商标》2022年第1期和第2期。

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作者：宋献涛

编辑：Sharon

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