宋献涛 | 美国专利审判的启示：不欺负老实人

Original 宋献涛知产前沿 2024-01-02

一、美国式专利撰写技巧和撰写风格二、美国审判风向变化快三、从单主体执行全部步骤演变到多主体关系认定四、现有技术不适用当事人自认或误认五、撰写技巧虽重要，实质贡献价更高六、激励创新看贡献，不要欺负老实人

一、美国式专利撰写技巧和撰写风格

十二年前，一位美国专利诉讼律师来访，我希望他给我们单位的同事讲讲专利撰写，尤其是站在诉讼的角度谈谈如何避免专利撰写中的坑。

这位美国律师结合互联网通信领域的案例讲了一个多小时，有两点让我铭记至今：

一是要尽可能写成单侧权利要求，避免写成多主体参与的系统级权利要求（system level claim），否则会导致单主体无法满足全面覆盖原则（all elements rule），从而构成不侵权。

二是说明书中的背景技术要尽可能general，不要谈具体的技术问题，最好控制在一段之内，不超过300字；如果发明是对现有技术的改进，不要在背景技术中描述现有技术方案，而应将现有技术方案和发明的改进之处全部写到具体实施方式中；相应地，权利要求不要划界成前序部分和特征部分。

当时我代理了很多欧美日韩公司的专利申请，从中发现这位美国律师讲的单侧撰写技巧确实运用广泛。美国公司专利顾问和律师普遍对系统级权利要求保持高度敏感和警觉，美国通信公司的专利申请文件一般包括多组权利要求，分别针对发送端、接收端、用户终端、基站等进行保护，不把面向不同主体的组件或步骤糅合到同一权利要求中。

按照我国审查指南的规定，在说明书背景技术部分中，要客观地指出背景技术中存在的问题和缺点，尽可能引证反映这些背景技术的文件。说明书中引证的文件可以是专利文件，也可以是非专利文件，例如期刊、杂志、手册和书籍等。引证专利文件的，至少要写明专利文件的国别、公开号，最好包括公开日期；引证非专利文件的，要写明这些文件的标题和详细出处。

中日韩公司的专利申请中经常可以见到这种风格，所以，读完背景技术，看看发明内容，基本上就能了解现有技术状况及其存在的技术问题，以及专利方案的发明点，对照权利要求读两遍具体实施方式，就能更透彻全面地理解发明点和权利要求层次体系。

但美国公司的专利撰写风格不是这样的，很多美国公司专利申请说明书中的背景技术通常很短，只有100-300字，往往只是很概括地说业内存在某种需求，而不会谈具体的技术问题。原因正如那位美国律师所讲，背景技术对现有技术的任何批判，都可能被理解为专利所应解决的问题和达到的有益效果，那可能对权利要求解释造成非常不利的影响。

这样一来，读懂美国专利申请的技术方案，往往比较费事，因为你看完背景技术，并不清楚现有技术状况是什么样子，专利要解决什么样的技术问题。

很多美国通信公司的专利申请中，具体实施方式很大篇幅是在描述现有技术的通信系统、基站和终端的结构和处理流程，但其中也糅合了对发明点特征的描述。美国公司专利申请文件对现有技术方案往往不会提供公开号、公开日期信息。代理人读完具体实施方式，经常get不到发明点是什么，加上权利要求写得非常抽象概括，所以，理解难度很大，审查员的检索负担也较重。

二、美国审判风向变化快

那位美国律师之所以强调单侧撰写，是因为他来访前CAFC（联邦巡回上诉法院）刚判了几个案例，如2007年9月判的BMC v. Paymentech案，2008年7月判的Muniauction v. Thomson案，2010年4月判的SiRF v. ITC案，2010年8月判的Golden Hour v. emsCharts，2010年12月判的 Akamai v. Limelight 案（本案CAFC第一季），还有后来2011年4月判的 McKesson v. Epic 案（本案CAFC第一季）。在这几个案例中CAFC提出了单主体规则（single entity rule）的说法，即，直接侵权需要单一主体实施方法的每一步骤（direct infringement requires a single party to perform every step of a claimed method）。这对互联网通信领域的专利撰写产生了巨大的影响。

2014年，我结合专利复审委员会2013年度十大案例中的两个案例，发表了两篇文章《从苹果Siri专利侵权案谈专利撰写、审查与保护的关系》^[1]和《论专利撰写中的权利行使意识》^[2]，对单侧撰写技巧给予了高度赞美和推崇，紧接着又通过《云计算时代的间接侵权困境和出路》^[3]表达了多侧撰写权利要求对单主体适用侵权的迷茫。再加上国内多位有识之士的宣传和呼吁，突然间单侧撰写好像成了标准答案，多侧撰写好像成了致命错误。

然而，Akamai v. Limelight 案第一季后，案情出现了反转，藉由一轮又一轮的上诉和发回重审，最初狭隘理解的单主体规则已经被2016年CAFC全院审理推翻了，后来CAFC又有多个案例将多主体实施的情形认定为直接侵权。美国已经拨乱反正，但我国很多人对此的更新速度慢了一些，思维也没有及时调整，直到现在，有人还停留在美国2015年前的认识，以为单主体是全面覆盖原则的适用前提，一看到多侧撰写的方法权利要求，就觉得专利被写废了。

结合CAFC近年的专利案例回首往事，很容易发现，美国法官并没有把撰写技巧捧到武林至尊的地位，即使专利没有运用上述的撰写技巧而写成了多侧权利要求或者把有些内容误认为现有技术而写到了背景技术中，专利权也有可能得到法院的保护。

三、从单主体执行全部步骤演变到多主体关系认定

Akamai v. Limelight案是美国关于多主体方法专利侵权的最经典案例，对专利侵权理论和体系进行了深度检讨和优化重构，单主体规则借此名声大噪，相应地，多主体方法专利的侵权定性和权利要求的单侧/多侧撰写方式也一时间成为业内人士津津乐道的话题。

下图梳理了Akamai v. Limelight案的发展脉络。

在2012年8月的全席审理中，CAFC以6比5的微弱优势推翻了之前的不侵权结论，认定构成诱导侵权，11名法官分为三个阵营，Newman法官异议认为判诱导侵权是错误的，诱导侵权必须以直接侵权为前提，宽泛万能的单主体规则本身就是有问题的，只要存在所有步骤都得以执行的状态，就应判定直接侵权，无论是单主体还是多主体，是指示或控制，还是协同或交互，抑或共同实施。^[4]

2014年4月，最高法院推翻了CAFC的全席审理判决。最高法院认为：让诱导方承担侵权责任的前提是存在直接侵权，如果没有直接侵权，就谈不上诱导侵权。因此，Akamai案被发回重审。至此，Newman法官的异议得到了最高法院的认可。

2015年5月，CAFC三人合议庭以2:1的意见作出不构成直接侵权的判决。Moore法官提出异议，她认为单主体规则导致侵权责任框架出现了一个大窟窿（gaping hole），当专利方法的所有步骤都得以执行后就构成了直接侵权，无论是单主体还是多主体的协同或合作，抑或共同实施，抑或指使/控制。这跟Newman法官在之前的异议比较相似。因此，Moore法官呼吁再次全席审理。

2015年8月，CAFC再次作出全席审理判决，一致同意认定构成直接侵权，判定规则为：被告实施专利方法的所有步骤，或者在被告和第三方共同实施所有步骤的情况下第三方的实施可归责于被告。这次全席审理意见将归责分为两类：被告指使或控制第三方的实施；被告和第三方构成joint enterprise。在指使/控制标准原有两种情形（委托代理关系和合约安排）的基础上又创设了第三种情形，可称为Akamai规则：被告以执行专利方法的一个或多个步骤作为参与活动或得到好处的条件，并确立了该执行的方式或时机。

2015年11月，CAFC三人合议庭一致同意将本案发回一审法院重审。至此，Newman法官和Moore法官的观点最终胜出。值得一提的是，现年96岁的Newman法官已经活成了专利界的传奇，Moore法官现在已经成为了CAFC的首席。

Limelight自然不服，再次请求最高法院提审，提出的问题是：CAFC关于在多个独立主体共同实施方法专利各步骤的情形下可以判处直接侵权的观点是否错误？

2016年4月，最高法院拒绝发出调卷令。这相当于认可CAFC在这个问题上没有错误，即，多个独立主体一起满足方法专利的全面覆盖，可以构成271(a)下的直接侵权。既然构成直接侵权，全面覆盖自然满足。

看完Akamai案的前世今生可知：全面覆盖不以单主体为前提；目前，所谓的“单主体规则”早已不是最初字面上理解的单一主体，当涉及多个主体时，只要满足全面覆盖，就有可能成立直接侵权，法官判案的关键在于考察这些主体之间的关系是否为direct or control或者joint enterprise。

四、现有技术不适用当事人自认或误认

2022年2月1日，CAFC对高通公司8,063,674号专利无效案作出了判决，撤销原无效决定，发回专利审理和上诉委员会（PTAB）重审。本案争议焦点为背景技术能否用作现有技术。

674号专利的说明书的背景技术部分描述了一种标准的电源开关控制（POC）系统10，其具有电源升降检测器100，如图1所示，图1括号中注明其为现有技术。具体实施方式结合图4对专利技术方案进行了详细说明。对照图1和图4，可以看出专利方案的改进之处。

在无效程序中，苹果公司直接以674号专利图1所示POC系统及其文字描述作为最接近的现有技术，结合另一篇对比文件，据此认为674号专利缺乏创造性。

PTAB认为，本案中AAPA是专利权人自认的现有技术且记载在专利文献中，属于专利法311(b)中所述的现有技术。基于此，PTAB认为674号专利相对于其背景技术中的POC系统和另一篇对比文件是显而易见的。

CAFC认为，美国专利法311(b)不允许将申请人自认的现有技术（Applicant Admitted Prior Art，简称AAPA）作为IPR无效审查的基础，因为其没有被涉案专利申请日之前的对比文件公开。因此，CAFC判决发回重审。

换言之，CAFC认为现有技术不适用当事人自认或误认，必须回归到专利法的明文规定，看在案证据能否证明其为现有技术。

五、撰写技巧虽重要，实质贡献价更高

美国法院的上述两个案例貌似抱朴守拙，实质上体现了其把握发明贡献、激励科技创新的初心。

2022年，刘国伟老师在清华法学院专利代理实务课堂上详细讲解了专利保护的实质主义和外观主义，多位学生将他的理念撰文发表于知产前沿和知产力。很多疑难复杂案件，往往反映了外观主义与实质主义的冲突与调和。

无论外观主义还是实质主义，运用都应适度，避免走向极端。极端的实质主义过于关注发明构思，通常会偏离权利要求，弱化权利要求的公示功能，伤害社会公众的期待利益；极端的外观主义过于关注权利要求文字、忽视发明构思，通常会给权利获取和行使设置不必要的条条框框和重重障碍，打击科技创新热情，伤害权利人的合法利益。

在专利制度的发展过程中，外观主义逐渐成为主流，而撰写技巧就是外观主义风行的成果，但实质主义并未消亡，仍在默默地校准外观主义，维持正义的底线。从上面的分析可以看出，虽然美国专利律师很讲究撰写技巧，但有些撰写技巧的缺失，在美国法官看来并不是致命错误，专利保护同样需要关注实质主义。

专利法的基石是以公开换保护，而不是以技巧换保护，专利保护的前提是公开内容的技术贡献，而不是华美的撰写形式。如果被告不能将涉案专利无效掉，说明涉案专利相对于现有技术作出了贡献，这种贡献就不应被抹杀，除非明显违反了专利申请日时的基本和通行规则或者权利要求没有体现出发明贡献；如果被诉侵权产品在全面覆盖原则下再现了涉案专利权利要求的全部特征，专利权人的利益就遭受了实质性的损害，被诉侵权行为就缺乏正当性，具备可责性。

我们来看Akamai专利，即使权利要求采用单侧撰写，也只能是将下图红色显示的第二步中的内容提供商（Akamai的客户）标注（tagging）嵌入式对象，改写为CDN提供商（Akamai）视角下的表述，但这个标注（tagging）动作本身不可能由CDN提供商（Akamai）完成，改写后就成了中国式的使用环境特征。

这种观察角度不同导致的语言表述差异，对技术方案本身并无实质性改变，相比多侧撰写，单侧撰写并未增加技术贡献，对于审查员而言，创造性也没有提升。放到侵权判定环节，通过权利要求解释也会得出相同的技术方案，在贡献相同情况下如果出现保护单侧撰写、不保护多侧撰写的巨大反差，明显难言公平正义。不管是Limelight单独实施全部步骤，还是Limelight及其客户共同实施全部步骤，对Akamai专利造成的伤害是一样的。

此外，单侧撰写的表达方式，对于技术人员来说很诡异，我曾经拿着一些通信专利请教本科和研究生时的同学（他们一直从事研发或教学，不熟悉专利），他们不知道权利要求描述的是什么，但能够读懂具体实施方式，尤其是通信体系架构、工作原理、收发端的交互过程。所以，所谓的单侧撰写，只是某些专利人士迷恋的一个文字游戏，没有获得行业人士的普遍认同。

其实，关于Akamai专利的撰写质量，CAFC的法官们在审理过程中是存在明显分歧的。Linn法官认为涉案专利权利要求的撰写质量太差（poorly drafted），专利权人通常可以采用高技巧的权利要求撰写来抓住此类侵权。Newman法官和Moore法官对此明确反对。

Newman法官异议认为：我注意到Linn法官认为巧妙的专利权利要求撰写技巧可以避免单主体问题。毫无疑问，这在某些情况下是有帮助的。我并不反对这样的巧妙，但侵权与否不应为了满足易变的单主体规则而依赖耍聪明或碰运气。^[5]

Moore法官异议认为：对于通信、互联网软件专利，必然涉及多个主体的交互，单主体规则就像第二十二条军规一样制造了令人左右为难的困境（a catch-22 situation）。^[6]

以我国现在的小i机器人诉苹果专利侵权案为例，权利要求1除了聊天机器人之外，还包括用户和即时通讯平台或短信平台，这样的系统级权利要求撰写比Akamai专利撰写糟糕多了，如果单主体规则是全面覆盖的前提条件，权利人早就该死心了。

我们再来看高通公司被无效的那个专利，按照审查指南的规定和我们朴素的认识，撰写并无大问题，虽然图1表述为“现有技术”，这种误认也不至于要命。CAFC判决的社会效果是积极的，其不是亲专利权人，而是呵护诚实信用和实事求是，可以鼓励申请人讲清楚说明白其专利技术的起点和演进路线，哪些手段是惯常的或公知的，方便社会公众理解其技术贡献，方便审查员进行检索和审查。

可以设想一下，如果CAFC认为背景技术构成专利法意义上的现有技术，一来不符合专利法关于现有技术的规定，二来必将引发言多必失的寒蝉效应，申请人以后撰写专利文件时在背景技术中会尽量少讲话或讲空话套话，不给干货，最终只会滋生滑头主义，将形式主义发挥到极致。

一个专利，无论撰写多么精美，充满多少技巧，只要无人问津，就是没有价值的，反过来，哪怕撰写存在瑕疵，只要有人以满足全面覆盖的方式将其付诸实施，就说明它是有市场价值、有技术贡献的。瑕不掩瑜，等同原则、修正明显错误、使用环境特征等就是适度实质主义的反映，多余指定则是过度实质主义的反映，与之相对，适度外观主义表现为全面覆盖原则、捐献规则、禁止反悔等。在极端外观主义看来，如果一个专利需要借助等同原则才能得到保护，一定是被写废了。

金无足赤，人无完人，天底下也没有十全十美的专利。如果以完美主义要求专利保护，世间恐怕没有几个专利值得保护。可类别的就是去年唐山烧烤店打人事件，正确的做法是发自良知谴责加害者和以法治的方式惩治加害者，而不是在受害者身上挑错，例如年轻女子不该深夜出门吃喝、被加害者抚摸背部后应该给加害者点烟敬酒赔笑等等。

专利圈子里的所谓撰写技巧，往往具有时代印记和历史局限性，不应被事后诸葛亮误用滥用，更不应压倒发明实质的技术贡献，以及我们正常的表达习惯和朴素理解。在边缘地带创设的裁判规则，不一定能得到业内人士的普遍点赞，不见得有法律法规的支持，更不一定符合专利法激励科技创新、维持利益平衡的价值观。

相比欧美，中国企业的专利撰写技巧是落后的。过分强调撰写技巧的重要性，而忽视发明实质和技术贡献，结果恐怕不是激发中国企业的创新热情，而是浇灭中国企业创新发展的希望。

六、激励创新看贡献，不要欺负老实人

孟德斯鸠在《论法的精神》中说，在民法慈母般的眼里，每一个人就是整个国家。同样，在专利法慈母般的眼里，每一个有效专利就是整个专利制度，如果它作出了技术贡献，推动了技术进步，哪怕不完美，也值得尊重和保护，除非明显未达到外观主义要求的底线水平，例如边界特别不清楚或者未展现出发明贡献。

如何对待作出了同等贡献的老实人和聪明人，反映了一个社会的价值观。如何权衡撰写技巧和实质贡献，反映了一个国家专利政策的导向。

最后，请允许我赋诗一首，寄语2023，寄语中国的专利事业发展：

撰写技巧虽重要，实质贡献价更高；

权利要求为中心，整体把握不可少；

发明创造多艰辛，莫要欺负老实人；

技术公开换保护，不护侵权护创新。

注释（上下滑动阅览）

【1】《中国发明与专利》2014年第4期【2】《中国发明与专利》2014年第6期【3】《中国专利与商标》2015年第1期【4】Newman法官异议第16、17页。【5】Newman法官异议第15页。
【6】Moore法官异议第8页。