金杜知卓 | 真假“壳牌”之争尘埃落定，山寨“壳牌”被判顶格赔偿500万元
本案两审法院判决各被告停止明显攀附壳牌公司商誉的商标侵权及不正当竞争行为，消除影响，并赔偿壳牌公司500余万元损失。
加强品牌商誉司法保护、维护市场竞争秩序，是建设品牌强国，服务高质量发展的必然要求。本案两审法院综合考虑权利人壳牌公司商标及品牌的知名度、被告的主观恶意和侵权情节的严重性，判决各被告停止明显攀附壳牌公司商誉的商标侵权及不正当竞争行为、消除影响并赔偿壳牌公司500余万元损失，有力地保护了权利人的合法权益。
一、案情回顾
壳牌品牌国际股份公司是世界领先的石油和能源公司，自1982年起陆续在“润滑油、润滑剂、工业用油”等相关商品类别上注册了“壳牌”“SHELL”“喜力”“HELIX”及“
自2008年起，王某与其妻子宋某在内地先后设立了清河县安耐驰润滑材料有限公司（简称“安耐驰公司”）、河北剑驰润滑油有限公司（简称“剑驰公司”）和北壳润滑油（北京）有限公司（简称“北壳公司”），申请注册了“口壳喜”“牌力”“北壳”“
（涉案侵权润滑油产品包装图示例）
2010年和2013年，王某在香港分别注册成立“壳牌（统一）力士北京大兴股份有限公司”和“壳牌（中国）股份有限公司”。壳牌公司发现并投诉后，该两公司分别于2016年和2017年被香港公司注册处除名。
自2014年起，王某与北壳公司又先后注册“qiaopaixili.com”“beishell.com”“kepaixili.com”等域名及“北壳润滑油”微信公众号，通过网站及微信推广和销售侵权产品，并且照搬壳牌公司网站的宣传介绍内容，进行虚假宣传，进一步误导消费者认为其与壳牌公司存在特定联系。
2018年，壳牌公司在北京知识产权法院提起诉讼，请求法院判令北壳公司、剑驰公司、安耐驰公司及王某、宋某停止商标侵权及不正当竞争行为，变更企业名称，登报消除侵权影响，并且连带赔偿壳牌公司的经济损失及合理维权支出。
二、法院判决
北京知识产权法院认为：北壳公司和剑驰公司生产、销售涉案侵权润滑油产品，王某和北壳公司在网站及微信公众号使用与壳牌公司注册商标相同及近似标识，以及王某注册域名的行为侵犯了壳牌公司的注册商标专用权。同时，安耐驰公司注册与壳牌公司商标近似的商标并许可北壳公司及剑驰公司使用，并与宋某共同提供银行账户用于收取销售侵权产品的货款，各被告具有主观上的意思联络，构成共同侵权。此外，北壳公司使用与壳牌公司字号相近似的“北壳”作为企业字号，足以引人误认为与壳牌公司存在特定联系。北壳公司及王某在网站及微信公众号的宣传内容亦构成引人误解的虚假宣传。
综上，北京知识产权法院判令：各被告立即停止商标侵权行为和虚假宣传的不正当竞争行为，登报消除不良影响，北壳公司停止在润滑油及类似商品上使用现企业名称，并且判令各被告赔偿壳牌公司商标侵权的经济损失500万元，不正当竞争行为的经济损失20万元及合理维权开支53万余元。
一审判决作出后，有当事人提起上诉，北京市高级人民法院经审理后维持原判。
三、要点评析
1. 厘清被告之间的关联关系，追究股东/实际控制人的连带责任
现代公司法制度以公司法人人格独立和股东有限责任为原则，因此，在商标侵权及不正当竞争案件中，追究股东或实际控制人的连带侵权责任需以其与公司构成共同侵权为前提。共同侵权的成立，要求各个侵权人具有主观上的意思联络和客观上的共同行为，因此，原告举证的关键即在于股东之间、公司之间、股东与公司之间存在的关联性，以及各主体在侵权行为上的协同性。在商标侵权及不正当竞争案件的司法实践中，被告之间具有关联关系的情形主要包括：
（1） 股东之间存在血亲或姻亲关系；
（2） 不同公司的法定代表人、股东、董事、监事、高级管理人员全部或部分重合或存在交叉；
（3） 不同公司的登记注册地址、办公地址、通信地址相同或接近；
（4） 个别公司申请、注册商标并许可其他关联公司使用；
（5） 股东或实际控制人的个人银行账户用于收取公司款项；
（6） 股东或实际控制人申请、注册商标、域名并许可公司使用等。
本案中，王某与宋某系夫妻关系，王某为北壳公司、剑驰公司、安耐驰公司的法定代表人和后两家公司的股东，曾在香港设立“壳牌（统一）力士北京大兴股份有限公司”，并伙同剑驰公司另一股东韩某在香港设立“壳牌（中国）股份有限公司”用于销售侵权产品和招揽加盟代理商。王某亦注册“qiaopaixili.com”域名并用于对北壳公司和侵权产品的宣传推广。宋某是北壳公司、剑驰公司、安耐驰公司的股东，北壳公司的实际控制人，并且为上述公司销售侵权产品提供收款账户。因此，本案各被告既具有关联关系，又分工合作配合实施侵权行为。基于此，两审法院均认定各被告构成共同侵权行为，并需承担连带赔偿责任。
2. 灵活应用多种维权手段，从容应对复杂侵权行为
在商标侵权及不正当竞争案件中，被告实施的往往并非单一的侵权行为，其侵权行为多呈现全方面、立体化的特点。被告典型的侵权行为通常包括：
（1） 申请、注册、使用与权利人相同或近似的标识；
（2） 生产、销售带有侵权标识的侵权产品；
（3） 在境内外登记设立与权利人企业字号相同或近似的公司；
（4） 将权利人的商标、字号等注册域名、微信公众号等；
（5） 抄袭权利人的宣传文案，或故意虚构与权利人的关联关系，实施引人误解的虚假宣传行为等。
面对复杂多样的侵权行为，权利人宜灵活运用多种维权途径，通过其他手段与民事诉讼手段的协同配合，最大限度减少侵权行为对权利人的负面影响。本案中，针对王某在香港注册的两个“假冒壳牌公司”，壳牌公司第一时间向香港公司注册处投诉将其除名；针对被告注册的域名“qiaopaixili.com”，壳牌公司通过提起域名争议仲裁程序，取得了亚洲域名争议解决中心对被告构成恶意注册使用域名行为的认定，并成功确认被告对该域名不享有权益。同时，壳牌公司还在各地工商行政管理或市场监督部门的协助下，通过行政投诉执法程序，取得了各被告实施侵权行为和获利的直接证据。
3. 商标法再修有望破解被告自有注册商标抗辩的应对困境
本案中，被告以其在 “润滑油”等商品上注册有“口壳喜”“牌力”“北壳”“
司法实践中，被告以使用自有注册商标和/或享有在先权利为由进行抗辩的情形并不少见，往往权利人会通过提起商标无效宣告程序扫清维权障碍，但根据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款[1]，如果原告未能及时无效被告的注册商标，除非能够证明被告超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用注册商标，并且与其注册商标构成相同或者近似，否则原告可能面临被法院驳回起诉的潜在风险。
然而，2023年1月13日国家知识产权局最新发布的《中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿）》（简称“征求意见稿”）加大了对商标恶意注册行为的打击力度，有望扩大驰名商标的保护范围，或为权利人提供新的维权思路和手段。
根据征求意见稿第四十五条第一款[2]的规定，权利人在对被诉侵权人注册商标提起无效宣告请求的同时，可以在该注册商标违反驰名商标保护条款，违反代理人、代表人、利害关系人抢注条款或违反保护在先权利条款的情形下请求将该注册商标移转至自己名下，对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。征求意见稿第四十八条第三款[3]还规定了商标核准注册后、被宣告无效前，商标注册人或被许可人具有恶意的情形下，使用该商标侵犯他人注册商标权的行政责任。
如果前述规定能够最终通过和实施，他人抢注权利人商标或申请注册与权利人商标相同或近似标识用于侵权的行为将有望从源头得到遏制。即使该等商标经被诉侵权人注册，权利人仍可在符合条件的情况下申请将商标移转至自己名下，大大简化了现行法律规定下权利人在侵权诉讼前所需诉诸的行政前置程序。
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注释：
[1] 《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款：“原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百二十四条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。”
[2] 《中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿）》第四十五条第一款：“已经注册的商标，违反本法第十八条、第十九条、第二十条第一款、第二十三条、第二十四条、第二十五条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求国务院知识产权行政部门宣告该注册商标无效。对违反本法第十八条、第十九条规定，或者违反本法第二十三条规定以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的，在先权利人可以请求将该注册商标移转至自己名下。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。”
[3] 《中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿）》第四十八条第三款：“商标核准注册后、被宣告无效前，使用该商标侵犯他人注册商标专用权，商标注册人或者被许可人存在恶意的，依照本法第七十四条第二款规定处理。”
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何薇
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