外观设计专利授权确权规则适用

张鹏中伦视界 2023-11-28

9月12日，《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》（以下简称“专利授权确权司法解释”）施行，针对专利授权确权行政案件的审判工作进行规范。由于外观设计专利的保护客体是设计方案，与发明专利和实用新型专利的保护客体技术方案相比存在诸多差异，本质上体现了产品的功能性与设计的非功能性的结合[1]，从而其授权确权制度存在突出特点。专利授权确权司法解释第14条到第22条涉及外观设计专利授权确权制度的法律适用。

一、《专利法》第27条第2款外观设计视图错误的认定

外观设计清楚表达是外观设计专利申请的关键要求，法律实践中需要区分外观设计视图错误和视图瑕疵。《专利法》第27条第2款规定，“申请人提交的有关图片或者照片应当清楚地显示要求专利保护的产品的外观设计。”《专利法实施细则》第27条规定，“申请人请求保护色彩的，应当提交彩色图片或者照片。申请人应当就每件外观设计产品所需要保护的内容提交有关图片或者照片。”这两个条文的规定类似于发明专利和实用新型专利的说明书公开充分的要求。外观设计清楚表达通常从视图数量充足性、视图清晰度、视图正确性和申请一致性四个方面加以判断。在外观设计清楚表达的判断中，需要立足视图存在的问题是否会影响涉案外观设计专利保护范围的确定，区分视图瑕疵和视图错误。视图数量充足性、视图清晰度相对容易判断，实务中的关键在于判断外观设计的图片照片是否满足视图正确性和申请一致性的要求。专利授权确权司法解释第15条将“一般消费者无法根据图片、照片及简要说明确定所要保护的外观设计”作为外观设计未能清楚表达的判定标准，并且从视图数量充足性、视图清晰度、视图正确性三个角度列举了外观设计的图片、照片存在矛盾、缺失或者模糊不清等典型情形。其中，“外观设计图片照片存在矛盾”主要针对视图正确性的问题，“外观设计图片照片缺失”主要针对视图数量充足性的情形，“外观设计图片照片模糊不清”主要针对视图清晰度的不足。[2]在其法律适用中，关键是区分外观设计视图错误和视图瑕疵，只有达到“一般消费者无法根据图片、照片及简要说明确定所要保护的外观设计”的程度才构成视图错误。

二、《专利法》第23条第1、2款的法律适用

专利授权确权司法解释界定的外观设计判断主体与《专利审查指南》基本一致，正式稿更加明确了设计空间对视觉效果的影响。专利授权确权司法解释正式稿第14条第1款相对于2018年6月征求意见稿、2020年4月征求意见稿增加了如下内容，“设计空间较大的，人民法院可以认定一般消费者通常不容易注意到不同设计之间的较小区别；设计空间较小的，人民法院可以认定一般消费者通常更容易注意到不同设计之间的较小区别。”这一规定与法律实践是一致的，例如，在“脚部按摩器（Z19）”外观设计专利无效纠纷案[3]中，国家知识产权局认定，“在脚部按摩器是为了脚部按摩用的设备，因此伸入脚用的脚孔是必须有的设计，脚孔的形状通常为不规则的圆形。在此前提下，脚部按摩器的外形可以有很大的设计空间，整体外形可以有很多种设计形式而实现不同的装饰效果。……综合考虑现有设计状况和脚部按摩器的功能和装饰方面的考虑因素，脚部按摩器的整体外形对整体视觉效果具有显著影响。综合考虑涉案外观设计与证据1的相同点和不同点，二者整体外形比较接近，在整体视觉效果上没有明显区别，涉案专利不符合专利法第23条第2款的规定。”关于设计空间的考虑因素，正式稿相对于2018年6月征求意见稿、2020年4月征求意见稿变化不大，均考虑了产品的功能用途、现有设计的整体状况、惯常设计、法律行政法规的强制性规定、国家和行业技术标准以及需要考虑的其他因素。

《专利法》第23条第1款的判断标准是整体视觉效果是否相同或者实质相同。《专利法》第23条第1款包含两个方面：不属于现有设计，没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请并记载在申请日以后公告的专利文件中。第一方面，对于是否属于现有设计，专利授权确权司法解释第17条明确的判断标准是，外观设计与相同或者相近种类产品的一项现有设计相比，整体视觉效果相同或者属于仅具有局部细微区别等实质相同。相比于两次征求意见稿，正式稿将“仅具有局部细微区别”作为实质相同的典型情形明确列举，同时将其明确为位置上“局部”并且程度上“细微”的区别，两个条件缺一不可。第二方面，对于是否属于类似抵触申请的情况，专利授权确权司法解释第19条明确的判断标准与第17条的判断标准相同。第18条将禁止重复授权的判断标准同样确定为相同或者实质相同。

《专利法》第23条第2款的判断标准是与一项外观设计相比的区别对整体视觉效果是否具有显著影响，或者是否存在设计启示且不具备独特视觉效果。《专利法》第23条第2款要求授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比具有明显区别，这包含两个方面：一是与现有设计相比具有明显区别，二是与现有设计特征的组合相比具有明显区别。第一方面，需要与《专利法》第23条第1款规定的“实质相同”的情形加以区分，亦即专利授权确权司法解释第17条第2款规定的“除前款规定的情形外，外观设计与相同或者相近种类产品的一项现有设计相比，二者的区别对整体视觉效果不具有显著影响的，人民法院应当认定其不具有专利法第23条第2款规定的‘明显区别’。”上述条文相对于2018年6月征求意见稿专门强调了“除前款规定的情形外”，从而明确区分《专利法》第23条第1、2款的边界。另一方面，专利授权确权司法解释第20条明确引入“设计启示”，并且列举了设计启示的典型情形，将对未来法律实践产生深远影响。需要补充的是，专利授权确权司法解释第20条将“不具备独特视觉效果”作为认定不具备“明显区别”的必要条件。这一点与《专利审查指南》基本一致。

三、《专利法》第23条第3款在先合法权利冲突的理解

专利授权确权司法解释明确了在先合法权利的典型类型。《专利法》第23条第3款规定，授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。专利授权确权司法解释第22条明确了上述“他人在申请日以前已经取得的合法权利”的典型类型。亦即，专利法第二十三条第三款所称的“合法权利”，包括就作品、商标、地理标志、姓名、企业名称、肖像，以及有一定影响的商品名称、包装、装潢等享有的合法权利或者权益。相对于2020年4月征求意见稿和2018年6月征求意见稿，在上述合法权利的范围方面没有变化，体现了在这方面的共识。同时，与《专利审查指南》相比，进一步强调了地理标志权、有一定影响的商品名称相关权益的冲突问题。

现行《专利审查指南》明确了以在先合法权利冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效的主体资格限制。《专利法实施细则》第66条第3款规定，“以不符合专利法第二十三条第三款的规定为理由请求宣告外观设计专利权无效，但是未提交证明权利冲突的证据的，专利复审委员会不予受理。”《专利审查指南》对于上述规定进一步细化落实，在第四部分第三章第3.2节规定，以授予专利权的外观设计与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效，但请求人不能证明是在先权利人或者利害关系人[4]的，其无效宣告请求不予受理。显然，《专利审查指南》以在先合法权利冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效的主体资格限制，并非《专利法实施细则》第66条第3款可以直接推导得出的必然逻辑。

现行《专利审查指南》的上述主体资格限制在法律实践中存在争议。有观点认为，不应当对以在先合法权利冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效的主体资格进行限制，亦即任何民事主体均可以以此为由提出无效宣告请求。例如，在无效宣告请求人江苏天一昭和陶瓷有限公司与专利权人练某、孔某专利无效纠纷案中，无效宣告请求人针对名称为“汤杯（4932）”等4项外观设计专利，主张其与日本昭和制陶株式会社和桑高美国有限公司（简称桑高公司）共有的“NOVA”系列制品在美国享有的著作权相冲突。国家知识产权局认为，本案中，江苏天一昭和陶瓷有限公司虽然为日本昭和公司加工相应的陶瓷制品，亦被本案外观设计专利权人起诉侵权，但没有证据证明其为在先著作权人，亦无证据证明其获得了在先著作权的独占实施许可或者在先著作权人已经授权其以权利冲突为理由提出本案无效宣告请求，故既非在先著作权人亦非在先著作权的利害关系人，不具有以冲突为理由提起无效宣告请求的资格。北京市第一中级人民法院认为，《专利法》以及《专利法实施细则》并没有限制依据在先权利提出无效宣告请求人的资格。但《专利审查指南》却对无效宣告请求人的资格进行了限制。在《专利审查指南》作为部门规章与法律法规的规定不一致的情况下，应当适用法律法规的规定，不应限制无效宣告请求人资格。国家知识产权局不应在未对是否存在权利冲突进行实体审查的情况下，而仅以原告不具有请求人主体资格得出维持专利有效的审查结论。北京市高级人民法院维持了一审判决[5]。与该观点截然相反的是，应当将以在先合法权利冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效的主体资格限制为在先权利人或者利害关系人。例如，在再审申请人斯特普尔斯公司与被申请人罗某、一审被告国家知识产权局专利复审委员会外观设计专利权无效行政纠纷案[6]中，最高人民法院指出，专利无效理由可以区分为绝对无效理由和相对无效理由两种类型，两者在被规范的客体本质、立法目的等方面存在重大区别。有关外观设计专利权与他人在先合法权利冲突的无效理由属于相对无效理由。当专利法第四十五条关于请求人主体范围的规定适用于权利冲突的无效理由时，基于相对无效理由的本质属性、立法目的以及法律秩序效果等因素，无效宣告请求人的主体资格应受到限制，原则上只有在先合法权利的权利人及其利害关系人才能主张。

专利授权确权司法解释在立法过程中对该问题进行了探讨但最终并未对上述两种不同观点作出选择，在未来法律实践中存在争议空间。从立法历程看，立法者曾经对上述两种不同观点作出权衡。2018年6月征求意见稿第29条第2款提出，无效宣告请求人提交的证据能够证明存在专利法第二十三条第三款规定的权利冲突的情形，专利权人以其并非在先合法权利人或者利害关系人为由，主张其无权提出无效宣告请求的，人民法院不予支持。同时，2018年6月征求意见稿该条款列出了方案二，即无效宣告请求人提交的证据不能证明其系专利法第二十三条第三款规定的在先合法权利人或者利害关系人，专利权人据此主张其无权提出无效宣告请求的，人民法院应予支持。这是2018年6月征求意见稿中为数不多的列出截然相反两种观点供大家选择讨论的情形。2020年4月征求意见稿第24条第2款明确为，无效宣告请求人提交的证据能够证明存在专利法第二十三条第三款规定的权利冲突的情形，专利权人以无效宣告请求人并非在先合法权利人或者利害关系人为由，主张其无权提出无效宣告请求的，人民法院不予支持。可见，到2020年4月在经过一系列讨论之后，立法者选择了取消上述主体资格限制的观点，选择了与上述最高人民法院在再审申请人斯特普尔斯公司与被申请人罗某、一审被告国家知识产权局专利复审委员会外观设计专利权无效行政纠纷案判决完全不同的观点。然而，在正式稿中删除了上述条文内容，我们理解，专利授权确权司法解释的立法过程体现了两种不同观点的争论，司法解释最终并未对上述两种不同观点作出选择，在未来法律实践中存在争议空间。

[注]

[1] 参见张鹏、徐晓雁：《外观设计专利制度原理与实务》【M】，北京：知识产权出版社2015年8月版，第7-12页。

[2] 参见张鹏、徐晓雁：《外观设计专利制度原理与实务》【M】，北京：知识产权出版社2015年8月版，第153页。

[3] 参见国家知识产权局专利复审委员会第22043号无效宣告请求审查决定。

[4] 利害关系人是指有权根据相关法律规定就侵犯在先权利的纠纷向人民法院起诉或者请求相关行政管理部门处理的人。

[5] 参见北京市第一中级人民法院（2013）一中知行初字第40、41、42、44号行政判决书，北京市高级人民法院（2014）高行终字第30、31、36、37号行政判决书。

[6] 参见最高人民法院（2017）最高法行申8622号行政裁定书。

The End

作者简介

张鹏律师

北京办公室合伙人

业务领域：知识产权, 反垄断与竞争法, WTO/国际贸易