法官视角 | 服务商标与商品商标冲突的法律问题分析

服务商标与商品商标冲突的法律问题分析　——评上海弘奇永和餐饮管理有限公司诉南靖县鑫永和小吃店侵害商标权纠纷案
文 | 蔡伟 福建省高级人民法院

裁判要旨

商标应当在其依法核准的商品或者服务类别上规范使用。被告的商标虽然在豆浆等商品类别上获得注册，但其在具体的使用过程中实际突破了核准使用范围，已经延伸到了服务领域，一般消费者亦会认为被告提供的是餐饮服务。
由于原告的在先商标已经具有较高知名度，且核准注册的服务类别与被告实际使用的类别构成重叠，在二者商标构成近似，且易使消费者产生混淆误认的情况下，应当认为被告这种超范围使用商标的行为构成商标侵权，应承担商标侵权责任。

基本案情

原告上海弘奇永和餐饮管理有限公司（下称弘奇永和公司）系第4033258号图文商标和第9862735号图文商标（上述两商标以下统称永和豆浆商标）的独占许可使用人。两商标核定使用类别为第43类的餐饮服务。

第4033258号

1

第9862735号

2

被告南靖县鑫永和小吃店（下称鑫永和小吃店）的经营者庄某在第29类包括豆浆商品上注册了第23399219号“鑫永和”商标。被告在其店铺的店招上使用了“台湾鑫永和豆浆”字样。
原告起诉认为被告的使用行为构成商标侵权，要求停止侵权、赔偿损失。被告则辩称其在店招上使用上述标识属于对注册商标的合法使用，不构成商标侵权。
另查，原告独占许可使用的商标“”和“”的所有人永和食品（中国）有限公司对被告注册第23399219号“鑫永和”商标向国家知识产权局提出异议，国家知识产权局于2019年5月10日以（2019）商标异字第000002581号作出决定，认为“虽双方商标部分指定使用商品的功能用途、销售渠道、消费对象均相近，属于类似商品，但双方商标文字构成不同，读音及整体外观有一定区别，因此未构成使用在类似商品上的近似商标，并存使用一般不会造成相关公众的混淆误认。依据《商标法》第三十五条规定，决定：第23399219号‘鑫永和’商标准予注册”。

法院裁判

福建省漳州市中级人民法院经审理认为，被告在其经营场所使用店招“台湾鑫永和豆浆”对原告“永和豆浆”商标专用权不构成侵权。
主要理由是：“永和豆浆”的商标权人永和食品（中国）有限公司曾以被告申请注册“鑫永和”商标与“永和豆浆”构成近似为由向国家知识产权局提出异议，国家知识产权局以二者商标不构成近似为由驳回永和食品（中国）有限公司的异议，准予被告取得“鑫永和”商标。
因此，被告在店招上使用涉案标识属于使用自己的注册商标“鑫永和”的行为，而豆浆系为商品的通用名称，是不得作为商标注册的。且被告使用的“鑫永和豆浆”与原告商标存在显著区别，故被告的行为不构成商标侵权，对原告诉请不予支持。
原告不服一审判决向福建省高级人民法院提起上诉。
二审法院经审理认为，被告虽然在豆浆商品上注册了“鑫永和”文字商标，但其在店招上突出使用“台湾鑫永和豆浆”字样属于对其注册商标的不规范使用。

主要理由是被告从其经营范围来看，实际提供的是“小吃制售”的餐饮服务，其对“鑫永和”注册商标的使用是在提供服务的过程中，而非在提供商品的过程中，属于对注册商标的不规范使用。被告在店招上使用的标识与原告商标构成近似，客观上易造成消费者混淆误认，已经构成商标侵权。
因此，一审法院有关被告在店招上使用“台湾鑫永和豆浆”字样属于正当使用“鑫永和”注册商标不构成商标侵权的认定不当，二审法院依法予以纠正。关于法律责任的承担，二审法院考虑到由于被告在诉讼过程中已经对店招进行了整改，故二审法院仅判决被告承担赔偿责任。

法官评析

本案为典型的商品商标与服务商标的冲突，本案中，原告在第43类的餐馆服务上获得“永和豆浆”图文商标的注册。被告则在第29类的豆浆商品上获得“鑫永和”文字商标的注册。由于原被告各自商标核准使用的类别不同，只要两者均在自己的合法权利范围内规范使用，即可互不干涉，均不构成对他人权利的侵犯。
本案一审认定被告的使用行为属于正当使用，二审则认为被告的使用行为构成商标侵权。对于普通消费者来说对二审认定被告构成侵权可能会有点疑惑，本案被告在豆浆类商品上合法注册了“鑫永和”文字商标，其在经营的店铺中也确实有出售豆浆产品，但其在店招上使用“台湾鑫永和豆浆”的字样却为何被法院认定构成侵权。造成本案一二审判决在处理结果上大相径庭，原因和焦点就在于对被告是否存在超出核准类别进行不规范使用的认定存在不同。
商品商标与服务商标的权利冲突主要表现情形有：
第一种是商品与服务本身构成类似。当商品和服务之间在功能、用途、销售渠道、服务对象等方面存在特定联系，容易使相关公众混淆的，可以认定商品和服务构成类似。比如汽车商品与汽车维修服务之间即构成类似。
第二种是商品与服务提供行为所产生的产品构成相同或类似。比如食品与餐馆在提供饮食服务过程中向顾客提供的食品。
第三种是商品与服务用具、容器等构成相同或类似。如容器与餐馆向顾客提供的用来就餐的餐具如水杯等。
当出现服务商标与商品商标的冲突时，需要解决的一个基础性问题应当是判断商标的使用行为是在商品提供过程中的使用，还是在服务提供过程中的使用。如果是服务商标延伸到商品领域进行使用，或者商品商标延伸到服务领域进行使用，均属于超范围的不规范使用，是否构成商标侵权就需要按照商标侵权的一般判断标准，即是否构成近似和是否造成消费者混淆误认进行分析判断；如果不存在超范围使用的情形，则还要考虑被控侵权人的主观状态，如果不存在搭便车的故意，即使存在消费者的混淆，也应通过要求被控侵权人规范使用的方式消除消费者的混淆状态。
从本案来看，涉案的“永和豆浆”商标经原告长期使用和推广，已经在餐饮服务行业具有较高的知名度。该商标虽为图文商标，但最具识别性的部分应为文字“永和豆浆”，消费者在接受服务的过程中，也已经将“永和豆浆”这一呼叫与原告所提供的餐饮服务之间建立起稳定联系。
本案中被告是在商品类别上获得“鑫永和”商标的注册，核准的商品类别是包装豆浆在内。所以本案的关键是判断，被告的使用行为是否属于在核定的商品类别上的规范使用。《中华人民共和国商标法》第四十八条规定：本法所称商标的使用，是指商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。由于服务具有无形性，如何规定服务商标的使用范围是一个基础问题。

国家工商行政管理局《关于保护服务商标若干问题的意见》第七条规定，在服务场所、服务招牌、服务工具、带有服务商标的名片、明信片、赠品等服务用品、带有服务商标的账册、发票、合同等商业交易文书、广告及其他宣传用品以及为提供服务所使用的其他物品上使用服务商标，视为服务商标的使用。
被告所登记注册的个体工商户名称为“南靖县鑫永和小吃店”，从其经营范围来看，提供的是“小吃制售”的餐饮服务，与原告商标的核定使用类别相同。被告在店招上使用“台湾鑫永和豆浆”字样，且提供各类小吃服务，从消费者的认知来看，被告显然是在向消费者提供餐饮服务的过程中使用了被诉标识。被告虽然在“豆浆”商品上注册了“鑫永和”文字商标，但从其行为的表现来看，其对该商标的使用并非在单一的制售豆浆商品的过程中进行规范使用，而是在实际使用过程中延伸到了服务领域，客观上起到了区别服务来源的效果，从而与原告的服务商标构成冲突。
被告作为同业经营者，对“永和豆浆”的知名度是知悉的，其在经营过程中应当合理避让原告的在先商标。被告在店招上突出标注“台湾鑫永和豆浆”字样，上述字样位于店招的醒目位置，且字体同等大小，“鑫永和”虽系被告注册商标及个体工商户名称字号，但由于是与豆浆二字配合使用，客观上突出了“永和豆浆”字样，该字样与原告的注册商标构成近似，在向消费者提供餐饮服务的过程中，易造成消费者的混淆误认。
所以，被告的使用行为并非是在提供商品的过程中，对其注册的“鑫永和”商标的规范使用，而是在提供服务的过程中，对“鑫永和”注册商标进行了超范围的不规范使用。如果被告所经营的店铺中主要是向消费者提供其制作的豆浆或者豆浆类产品，其在豆浆产品的外包装上突出标注“鑫永和”豆浆字样，则应当认为并无不当。《中华人民共和国商标法》第五十七条第二项规定，未经以商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属侵犯注册商标专用权。依照上述规定，被告有关其合理使用注册商标的抗辩理由显然不能成立。应当认定被告的行为构成对原告商标权的侵害，应承担相应的法律责任。
本案的处理与“永和豆浆”商标权人就被告申请注册“鑫永和”商标提出异议被驳回并不存在冲突。因为在商标异议程序中，　国家知识产权局是基于二者商标核定使用类别并不相同，且“永和豆浆”商标与“鑫永和”商标在标识外观上并不构成近似，从而驳回异议，对被告的“鑫永和”商标予以了核准注册。但本案中之所以认定被告构成商标侵权，是因为被告在具体使用中进行了超范围的不当使用，从而侵入了原告注册商标的权利边界。
在商标异议程序和商标侵权诉讼中由于涉及到商标具体使用场景和具体使用方式的不同，是完全有可能得出不同的判断结果的。被告以商标异议程序中国家知识产权局认定“鑫永和”商标与“永和豆浆”商标不构成近似来进行不侵权抗辩显然不能成立。
由此可见，商标的使用方式固然可以多元化，但是不能落入他人商标的保护范围，否则将构成侵权。本案法院的审理旨在规范商标的使用方式，促进商标权利人规范使用商标，从而划清商标类别的界限。本案的处理带来另外一个启发就是所以对商标人来说，需要注意的问题是，在商品上获得商标注册后，在具体使用中需要注意使用的场景。如果将商品商标使用在服务过程中，则可能构成超范围使用，从而与在先的服务商标形成冲突。所以对商品生产商来说，在具体商品类别上获得商标注册后，如果是自己销售，还需要就相同的商标标识在服务类别上进行注册。

（本文为授权发布，未经许可不得转载）

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