核心产品 / 核心技术的专利侵权风险评估

文/ 王乃莹、张雨嘉  上海市协力（苏州）律师事务所

自2019年开板以来，科创板无疑成为当下资本市场最受关注的焦点之一。知识产权作为科创板上市企业科创属性的重要体现，是信息披露中必不可少的一部分。知技IP通过对申请科创板上市企业的招股说明书、上市委问询函及企业回复等信息进行筛选，并结合相关政策文件，分析科创板企业上市过程中有关知识产权信息披露注意的要点以及日常经营管理中需要特别关注的事项，旨在助力科技创新型企业早日上市。

上海拓璞数控科技股份有限公司

上海拓璞数控科技股份有限公司于2019年6月第一次申请上市科创板，但由于种种原因于2019年12月5日终止上市。2020年6月30日，拓璞数控再次提交上市申请，并于2020年10月12日、11月19日对上海证券交易所科创板的两轮审核问询函分别进行了答复，其中均涉及到“正在进行中的知识产权诉讼进展及如果败诉可能对公司未来生产经营产生的影响”的问题。2021年1月13日，拓璞数控因保荐人撤销保荐终止上市。

2020年7月28日上海证券交易所首轮问询

（仅摘录要点部分）

问题24：关于或有事项与预计负债

2019年12月30日，发行人收到中华人民共和国上海知识产权法院应诉通知书，根据迪菲厄向上海知识产权法院提起民事诉讼，诉讼请求：判令发行人立刻停止一切侵害迪菲厄工业公司发明专利的行为，立即销毁所有库存的侵权产品、样品，并承担经济损失暂计人民币 2,656.82万元及为制止侵权行为所支出的合理费用暂计人民币80万元。发行人委托段和段律师事务所应对该起诉讼，并出具了相应的法律意见书，认为被侵权产品和涉案专利存在显著不同，因此被法院认定侵权的概率极小，无需确认预计负债。且如果败诉，实控人承诺将承担全部赔偿费用。

请发行人披露：（1）公司镜像铣产品与迪菲厄的专利（ZL200480038387.4）在“面板的加工方法方面”与“实施的机械结构方面”两方面存在的具体差异；（2）如果败诉可能对未来公司生产经营的影响。

2020年10月12日发行人回复

一、案件最新进展

根据国家知识产权局于2020年8月5日发布的无效宣告请求审查决定书，依据《专利法》第22条第3款，迪菲厄的专利（ZL200480038387.4）被宣告专利权全部无效。
2020年8月5日，国家知识产权局专利局复审和无效审理部发布无效宣告请求审查决定书，依据《专利法》第22条第3款，迪菲厄的专利（ZL200480038387.4）被宣告专利权全部无效。根据专利法第46条第2款的规定，迪菲厄可在收到《无效宣告请求审查决定书》之日起三个月内向北京知识产权法院就专利无效的决定提起行政诉讼，公司将作为第三人参加诉讼。截至本问询回复出具之日，公司尚未收到相关行政诉讼通知。
2020年9月2日，公司收到上海知识产权法律民事裁定书（（2019）沪73知民初843号之一）驳回原告迪菲厄工业公司的起诉。迪菲厄在裁定书送达之日起   30日内可就裁定提起上诉。截至本问询回复出具之日，公司尚未收到迪菲厄对上海知识产权法院作出的驳回裁定上诉的相关通知。
发行人已经根据要求上海段和段律师事务所出具的《专利侵权分析法律意见书（一）》、《专利侵权分析法律意见书（二）》、《专利侵权分析法律意见书（三）》、《专利侵权分析法律意见书（四）》，并在本问询回复提交的同时一并提交上述文件。
二、公司镜像铣产品与迪菲厄的专利（ZL200480038387.4）在“面板的加工方法方面”与“实施的机械结构方面”两方面存在的具体差异
发行人已在招股说明书“第十一节其他重要事项”之“三、（一）3、针对侵权判定分析意见”部分披露如下：
（1）被诉侵权产品不落入涉案专利的保护范围
公司镜像铣产品与迪菲厄的专利（ZL200480038387.4）主要差异在如下方面：
①在面板的加工方法方面
迪菲厄专利采用控制加工刀具和保持元件距离的方法控制壁厚精度。在权利要求1中描述了整体的加工方法，主要技术特征为在加工面上放置刀具、在支撑区域放置保持元件，保持元件与加工区域相对进行协同运动，刀具和保持元件的运动至少有一个与面板相切的分量。在权利要求2-13中详细描述了保持元件与面板相接触、保持元件与面板垂直、加工区域设置反支撑元件、加工刀具与保持元件方向重合、保持元件减振、刀具和保持元件有对称的5个自由度、控制刀具与保持元件距离加工成预定深度、工件垂直于水平面等细节技术特征。其核心策略是通过控制刀具与保持元件的距离来控制壁厚。

公司镜像铣产品采用“壁厚测量、自主控制、实时调整”策略保证壁厚精度，一侧五轴机床实时测量工件壁厚，壁厚数据输入数控系统，数控系统控制另一侧五轴机床实时调整切削深度，实现零件壁厚精度的控制。与迪菲厄专利主权项权利要求1相比，公司镜像铣产品没有保持元件，因为在协同运动中测量壁厚的装置不与加工的面板接触，通过流体接触面板表面，是一个浮动的装置，不具有“保持”功能。与权力要求书2-13相比，公司镜像铣产品具有浮动的协同测厚装置不与工件面板接触、没有反支撑元件、加工刀具与协同测厚装置方向不一定重合、两侧的 5个自由度非对称、通过测量和闭环控制加工成预定壁厚、工件不需要垂直于水平面等不相同特征。

②在实施的机械结构方面
迪菲厄专利采用对称的两台标准卧式五轴数控机床实现协同运动。权利要求书14中描述了控制加工刀具和保持元件协同运动的机械结构，主要技术特征为允许同时接近面板两个相对面的支撑装置、用于控制刀具和保持元件的移动装置、协同运动过程中加工刀具和保持元件的运动具有至少一个与面板的表面相切的分量、在运动中使支撑区域和加工区域保持相对。权利要求 15-28中详细描述了加工刀具和保持元件的移动装置都具有五个自由度、运动自由度对称的两个标准的五轴机床结构、刀具和保持元件承载头的旋转轴自由度对称、刀具和保持元件可以在垂直于旋转轴方向上平移、加工面上具有反支撑元件、具有安装在保持元件上的至少一个可以减振的球状支撑部、面板支撑装置是可以移除、面板支撑装置包括可移除的框架、框架包括可移动的十字形部件。

公司镜像铣产品采用非对称的两台卧式五轴机床实现协同运动，一侧 AC摆头五轴机床控制切削刀具，另一侧为专门设计的具有 AB方向运动的五轴控制协同运动的测量装置。与迪菲厄的专利中对称的标准五轴机床机械结构相比，公司采用的是非对称的非标准五轴机床结构。与权利要求15-28相比，公司镜像铣产品具有与加工端非对称五轴机械结构的协同测量装置，而不是与加工端对称五轴机械结构的保持元件。公司镜像铣产品的刀具和协同测量装置承载头的旋转轴自由度是非对称、加工面上没有反支撑元件、没有安装在保持元件上的球状支撑部、框架包括可移动的十字形部件等不同特征。

因此，被诉侵权产品与涉案专利存在显著不同。

三、如果败诉可能对未来公司生产经营的影响

发行人已在招股说明书“第十一节其他重要事项”之“三、（一）3、针对侵权判定分析意见”部分补充披露如下：

（2）原告方已无胜诉可能性
根据上海段和段律师事务所出具的《专利侵权分析法律意见书（三）》、《专利侵权分析法律意见书（四）》，对侵权判定分析意见如下：
1.1、鉴于涉案专利被国家知识产权局宣告全部无效，且专利复审和无效审理部评述的理由充分，因此，涉案专利的权利稳定性差，即使迪菲厄工业公司提起行政诉讼，国家知识产权局重新作出涉案专利有效的几率极低。
1.2、上海知识产权法院认为原告起诉的权利基础已经丧失，驳回原告迪菲厄工业公司的起诉，认定事实清楚，适用法律正确。
1.3、基于上述情况，即使迪菲厄工业公司针对上海知识产权法院作出的驳回裁定提起上诉，因上海知识产权法院认为认定事实清楚，适用法律正确，迪菲厄工业公司无胜诉可能性。
发行人已在招股说明书“第十一节其他重要事项”之“三、（一）4、如果败诉可能对未来公司生产经营的影响”及“三、（一）5、对发行人生产经营的影响”部分补充披露如下：
4、如果败诉可能对未来公司生产经营的影响报告期各期，发行人涉诉产品收入与毛利占公司当期营业收入与总毛利金额情况如下：截至2020年7月末，公司合计在手订单65,961.55万元，其中涉诉产品在手订单23,246.04万元，占在手订单比重为 35.24%。

根据迪菲厄诉讼请求，若公司败诉，需赔偿迪菲厄 2,736.82万元；同时，停止一切侵害迪菲厄发明专利的行为，即销毁所有尚未交付的镜像铣产品（包括发出商品、在产品等），截至2020年6月30日共计8,560.40万元。
发行人若败诉，则上述事项（包括赔偿、销毁未交付的镜像铣产品、退回未交付镜像铣相关预付款）对发行人资产结构、财务状况、经营性现金流等影响情况测算如下：
由上述测算可知，若相关专利诉讼败诉，将对公司未来生产经营产生重大不利影响。

（2）根据前述分析，被诉侵权产品不落入涉案专利（已被宣告无效）的保护范围，且原告方已无胜诉可能性。

2020年10月26日上海证券交易所第二轮问询

问题1：关于知识产权诉讼
根据首轮问询回复，2019年12月，迪菲厄工业公司（DufieuxSAS）以发行人侵犯其专利权为由，向上海知识产权法院提起诉讼。2020年9月2日，公司收到上海知识产权法律民事裁定书（（2019）沪73知民初843号之一）驳回原告迪菲厄工业公司的起诉。迪菲厄在裁定书送达之日起30日内可就裁定提起上诉。2020年8月5日，国家知识产权局专利局复审和无效审理部发布无效宣告请求审查决定书，依据《专利法》第22条第3款，迪菲厄的专利（ZL200480038387.4）被宣告专利权全部无效。根据专利法第46条第2款的规定，迪菲厄可在收到《无效宣告请求审查决定书》之日起三个月内向北京知识产权法院就专利无效的决定提起行政诉讼，公司将作为第三人参加诉讼。报告期各期，公司涉诉产品收入占比分别为 0%、16.24%、0%和51.49%；涉诉产品占截至2020年7月末在手订单比重为35.24%。若相关专利诉讼败诉，将对公司未来生产经营产生重大不利影响。
请发行人说明：（1）相关诉讼的最新情况；（2）迪菲厄工业公司是否向北京知识产权法院就专利无效的决定提起行政诉讼，若迪菲厄工业公司胜诉对发行人生产经营的影响。

2020年11月19日发行人回复

一、相关诉讼的最新情况 
发行人相关诉讼往期相关过程情况如下 ：2020年10月28日，上海知识产权法院出具《结案证明》，证明上海知识产权法院于 2020年9月2日出具的《中华人民共和国上海知识产权法院民事裁定书》（（2019）沪73知民初 843号之一）已生效。

二、迪菲厄工业公司是否向北京知识产权法院就专利无效的决定提起行政诉讼，若迪菲厄工业公司胜诉对发行人生产经营的影响
（一）迪菲厄工业公司是否向北京知识产权法院就专利无效的决定提起行政诉讼 
截至本问询函回复签署日，发行人未收到迪菲厄工业公司就专利无效提起行政诉讼的相关通知。
保荐机构通过北京法院审判信息网、国家知识产权局等公开渠道，查询相关行政诉讼的最新进展，未查询到迪菲厄工业公司就专利无效提起行政诉讼的相关情况。
截至本问询函回复签署日，保荐机构、发行人律师拨打国家知识产权局咨询电话[phone]）询问裁定的行政诉讼情况，未收到迪菲厄工业公司已就专利无效提起行政诉讼的反馈。
保荐机构及发行人律师，亦针对诉讼的最近进展，对专利代理机构段和段律师事务所郭国忠律师进行访谈，根据郭国忠律师反馈，其暂未收到迪菲厄工业公司就专利无效提起行政诉讼的通知。
（二）若迪菲厄工业公司胜诉对发行人生产经营的影响
1、相关专利诉讼的情况
目前，上海知识产权法院已于 2020年10月28日出具《结案证明》，证明上海知识产权法院于 2020年9月2日出具的《中华人民共和国上海知识产权法院民事裁定书》（（2019）沪 73知民初  843号之一）已生效，相关诉讼请求已被驳回。
若迪菲厄向北京知识产权法院就专利无效的决定提起行政诉讼，根据《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条的规定，北京知识产权法院认为国家知识产权局作出的《无效宣告请求审查决定书》存在（一）主要证据不足的；（二）适用法律、法规错误的；（三）违反法定程序的；（四）超越职权的；（五）滥用职权的；（六）明显不当的等情况，可以判决撤销或者部分撤销国家知识产权局作出的专利无效决定并可以判决国家知识产权局重新作出审查决定，或根据《中华人民共和国行政诉讼法》第七十五条，认为国家知识产权局存在不具有行政主体资格或者没有依据等重大且明显违法情形，判决国家知识产权局作出的专利无效决定无效。因此，迪菲厄可能通过行政诉讼并取得法院支持性判决，并由国家知识产权局就专利有效性重新作出裁判，最终存在原专利侵权诉讼中的相关诉讼请求全部得到法院支持的可能性。
由于《中华人民共和国上海知识产权法院民事裁定书》（（2019）沪73知民初   843号之一）已生效，迪菲厄无权要求发行人赔偿迪菲厄 2,736.82万元，同时，停止一切侵害迪菲厄发明专利的行为，即销毁所有尚未交付的镜像铣产品（包括发出商品、在产品等）。若迪菲厄上述行政诉讼胜诉，其可重新向上海知识产权法院提起民事诉讼，重新主张索赔金额，其主张的赔偿要求存在一定不确定性。
2020年8月5日，国家知识产权局宣告涉诉发明专利权全部无效并出具了《无效宣告请求审查决定书》（2020073101635240），迪菲厄在收到《无效宣告请求审查决定书》之日起 3个月内，有权提起上诉，截至本问询函回复签署日，发行人未收到迪菲厄就专利无效提起行政诉讼的相关通知。
2、对发行人生产经营的潜在影响
参考迪菲厄原主张，相关诉讼对发行人资产结构、财务状况、经营性现金流等影响情况测算如下：
由上述测算可知，若迪菲厄提起行政诉讼且发行人在上述诉讼中败诉，将对发行人未来生产经营产生重大不利影响。

根据段和段律师事务所出具的《专利侵权分析法律意见书（四）》（段和段法律意见书（2020）048号），“鉴于涉案专利被国家知识产权局宣告全部无效，且专利复审和无效审理部评述的理由充分，因此，涉案专利的权利稳定性差，即使迪菲厄工业公司提起行政诉讼，国家知识产权局重新作出涉案专利有效的几率极低。”
截至本问询函回复签署日，发行人各项生产经营活动正常开展，未受相关专利纠纷影响。同时，公司实际控制人王宇晗亦已出具书面承诺：“如果公司在迪菲厄工业公司（Dufieux  SAS）起诉公司专利侵权的案件中最终败诉，并因此需要支付任何侵权赔偿金、相关诉讼费用，或因上述诉讼导致公司的生产、经营遭受损失，本人将承担公司因本次诉讼产生的侵权赔偿金、案件费用及生产、经营损失。”
综上，若迪菲厄向北京知识产权法院就专利无效的决定提起行政诉讼，北京知识产权法院或国家知识产权局重新作出维持涉案专利专利权有效的判决或审查决定的可能性较低。相关知识产权纠纷事项对公司生产经营不构成重大不利影响，不构成本次发行上市的实质性障碍。

律师建议

通过拓璞数控经过两轮问询后终止上市的案例，我们不难看出企业重大诉讼进程及对未来生产经营的影响是上市委重点审核的内容之一。

拟申请上市科创板的企业在上市前需要对企业的核心产品/核心技术进行专利侵权风险评估。如果企业内部有专业的专利工程师团队的话可以由企业内部团队完成该风险评估，否则，企业应聘请外部专业的专利律师来完成此项工作。具体的，需要对所有核心产品/核心技术进行技术点分解，并分别进行FTO（自由实施，Freedom To Operate）调查，根据检索与分析情况出具相应的侵权风险评估报告，判断是否存在侵犯他人专利权的风险。

如果评估结果显示企业的核心产品/核心技术具有较高的侵权风险，则需进一步评估对应专利被宣告无效的可能性。如果该专利稳定性不好，被宣告无效掉的可能性较高，拟上市企业可以在上市前向国家知识产权局提起专利无效宣告请求，提前规避专利侵权诉讼。当然，为了避免不必要的麻烦，企业不一定要以自己的名义提起无效宣告请求，可以以任何“稻草人”的名义代为提出。

通过评估，如果发现对应的授权专利被宣告无效的可能性较低，则企业需要考虑是否暂缓上市进程，并对核心产品/核心技术进行进一步分析，围绕高风险专利进行相应回避设计，待侵权风险降低后再进行上市。否则，即使进入上市审核程序，也可能因为重大专利侵权诉讼而被迫终止，造成不必要的损失。

王乃莹

高级合伙人律师

知识产权业务部主任

13584850394

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张雨嘉

实习律师

知识产权业务部

专注商标、不正当竞争及技术类知识产权法律服务与研究

（本文为授权发布，仅代表作者观点，未经许可不得转载）

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