专利授权确权司法解释的争议条款与法律实践走向

张鹏中伦视界 2023-11-28

9月12日，《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》（以下简称“专利授权确权司法解释”）施行，针对专利授权确权行政案件的审判工作进行规范。前面几期分别对于专利授权确权司法解释正式稿的相关规则进行了介绍，本文主要对比正式稿和征求意见稿，分析由于存在较大争议而删除的条款，并探讨未来法律实践走向。

一、删除的实体性条款

本部分对正式稿和2018年6月征求意见稿、2020年4月征求意见稿相比删除的实体性规则进行探讨，分析由于存在较大争议而删除的实体性条款。

1. 说明书支持的判定

关于《专利法》第26条第4款规定的权利要求得到说明书的支持，正式稿删除了征求意见稿的相关条文。2018年6月征求意见稿第10条提出，说明书记载的部分具体实施方式不能解决专利所要解决的技术问题，但本领域技术人员阅读说明书及附图后，在申请日无需经过过度劳动即可合理预见权利要求涵盖的其他所有具体实施方式均能够解决专利所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，当事人据此主张该权利要求符合专利法第二十六条第四款关于权利要求书以说明书为依据的规定的，人民法院一般应予支持。2018年6月征求意见稿第11条提出，说明书记载的技术内容相互矛盾，导致本领域技术人员无法确认其能否解决专利所要解决的技术问题，当事人依据该技术内容主张相关权利要求符合专利法第二十六条第四款规定的，人民法院不予支持。2020年4月征求意见稿第8条第2款提出，在权利要求限定的保护范围内，除本领域技术人员能够明显排除的具体实施方式之外，本领域技术人员不能合理预见保护范围内的其他所有具体实施方式均能够解决说明书记载的该权利要求限定的技术方案所要解决的技术问题的，人民法院应当认定属于前款所称的不能合理概括得出。正式稿删除了上述内容。

我国法律实践已经采用“过度劳动”的标准，同时存在着《专利审查指南》“合理怀疑”标准等法律观点。专利授权确权司法解释2018年6月征求意见稿意图引入“过度劳动”标准。《专利审查指南》第二部分第二章第3.2.1节的相关规定并未确立“过度劳动”标准。同时，我国现行法律实践已经采用“过度劳动”的标准。例如，在上诉人国家知识产权局、上诉人宁波长阳科技股份有限公司与被上诉人东丽株式会社“侧光型背光源用白色反射膜和使用该白色反射膜的背光源”发明专利确权行政纠纷案[1]中，就关于“刚性度为3～10mN•m”的数值范围能否得到说明书的支持，最高人民法院知识产权法庭认为，权利要求涵盖范围包括不能实现发明目的的技术方案，且需要本领域技术人员付出过度劳动才能予以排除的，则该权利要求得不到说明书的支持。与之对比，《专利审查指南》规定采取“合理怀疑”标准，亦即，如果权利要求的概括包含申请人推测的内容，而其效果又难于预先确定和评价，应当认为这种概括超出了说明书公开的范围。如果权利要求的概括使所属技术领域的技术人员有理由怀疑该上位概括或并列概括所包含的一种或多种下位概念或选择方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则应当认为该权利要求没有得到说明书的支持。同时，《专利审查指南》强调“合理预测”，亦即，如果所属技术领域的技术人员可以合理预测说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变型方式都具备相同的性能或用途，则应当允许申请人将权利要求的保护范围概括至覆盖其所有的等同替代或明显变型的方式。上述观点与2020年4月征求意见稿有类似之处。对于“过度劳动”标准、“合理预见”标准的关系以及法律适用中的选择，在法律实践上仍然存在较大争议。

2. 外观设计在先合法权利冲突的主体资格要求

2018年6月征求意见稿曾提出取消以在先合法权利冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效的主体资格限制的备选方案，2020年4月征求意见稿将其作为唯一方案，正式稿中该方案被删除。专利授权确权司法解释2018年6月征求意见稿第29条第2款提出，无效宣告请求人提交的证据能够证明存在专利法第二十三条第三款规定的权利冲突的情形，专利权人以其并非在先合法权利人或者利害关系人为由，主张其无权提出无效宣告请求的，人民法院不予支持。同时，2018年6月征求意见稿该条款列出了方案二，即无效宣告请求人提交的证据不能证明其系专利法第二十三条第三款规定的在先合法权利人或者利害关系人，专利权人据此主张其无权提出无效宣告请求的，人民法院应予支持。这是2018年6月征求意见稿中为数不多的列出截然相反两种观点供大家选择讨论的情形。2020年4月征求意见稿第24条第2款明确为，无效宣告请求人提交的证据能够证明存在专利法第二十三条第三款规定的权利冲突的情形，专利权人以无效宣告请求人并非在先合法权利人或者利害关系人为由，主张其无权提出无效宣告请求的，人民法院不予支持。可见，到2020年4月在经过一系列讨论之后，立法者选择了取消上述主体资格限制的观点。然而，在正式稿中删除了上述条文内容，我们理解，专利授权确权司法解释的立法过程体现了两种不同观点的争论，司法解释最终并未对上述两种不同观点作出选择，在未来法律实践中存在争议空间。

现行《专利审查指南》明确了以在先合法权利冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效的主体资格限制，在司法实践中存在较大争议。《专利法实施细则》第66条第3款规定，“以不符合专利法第二十三条第三款的规定为理由请求宣告外观设计专利权无效，但是未提交证明权利冲突的证据的，专利复审委员会不予受理。”《专利审查指南》对于上述规定进一步细化落实，在第四部分第三章第3.2节规定，以授予专利权的外观设计与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效，但请求人不能证明是在先权利人或者利害关系人[2]的，其无效宣告请求不予受理。显然，《专利审查指南》以在先合法权利冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效的主体资格限制，并非《专利法实施细则》第66条第3款可以直接推导得出的必然逻辑。由于这一原因，上述主体资格限制在法律实践中存在争议。有观点认为，不应当对以在先合法权利冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效的主体资格进行限制，亦即任何民事主体均可以以此为由提出无效宣告请求。例如，在无效宣告请求人江苏天一昭和陶瓷有限公司与专利权人练某、孔某专利无效纠纷案中，无效宣告请求人针对名称为“汤杯（4932）”等4项外观设计专利，主张其与日本昭和制陶株式会社和桑高美国有限公司（简称桑高公司）共有的“NOVA”系列制品在美国享有的著作权相冲突。国家知识产权局认为，本案中，江苏天一昭和陶瓷有限公司虽然为日本昭和公司加工相应的陶瓷制品，亦被本案外观设计专利权人起诉侵权，但没有证据证明其为在先著作权人，亦无证据证明其获得了在先著作权的独占实施许可或者在先著作权人已经授权其以权利冲突为理由提出本案无效宣告请求，故既非在先著作权人亦非在先著作权的利害关系人，不具有以冲突为理由提起无效宣告请求的资格。北京市第一中级人民法院认为，《专利法》以及《专利法实施细则》并没有限制依据在先权利提出无效宣告请求人的资格。但《专利审查指南》却对无效宣告请求人的资格进行了限制。在《专利审查指南》作为部门规章与法律法规的规定不一致的情况下，应当适用法律法规的规定，不应限制无效宣告请求人资格。国家知识产权局不应在未对是否存在权利冲突进行实体审查的情况下，而仅以原告不具有请求人主体资格得出维持专利有效的审查结论。北京市高级人民法院维持了一审判决[3]。与该观点截然相反的是，应当将以在先合法权利冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效的主体资格限制为在先权利人或者利害关系人。例如，在再审申请人斯特普尔斯公司与被申请人罗某、一审被告国家知识产权局专利复审委员会外观设计专利权无效行政纠纷案[4]中，最高人民法院指出，专利无效理由可以区分为绝对无效理由和相对无效理由两种类型，两者在被规范的客体本质、立法目的等方面存在重大区别。有关外观设计专利权与他人在先合法权利冲突的无效理由属于相对无效理由。当专利法第四十五条关于请求人主体范围的规定适用于权利冲突的无效理由时，基于相对无效理由的本质属性、立法目的以及法律秩序效果等因素，无效宣告请求人的主体资格应受到限制，原则上只有在先合法权利的权利人及其利害关系人才能主张。专利授权确权司法解释在立法过程中对该问题进行了探讨但最终并未对上述两种不同观点作出选择，在未来法律实践中存在争议空间。

二、删除的程序性条款

本部分对正式稿和2018年6月征求意见稿、2020年4月征求意见稿相比删除的程序性规则进行进行探讨，分析由于存在较大争议而删除的程序性条款。

1. 专利授权确权行政案件审理范围

专利授权确权司法解释正式稿删除了专利授权确权行政案件审理范围规则。关于专利授权确权行政案件审理范围，2018年6月征求意见稿第2条提出，“人民法院审理专利授权确权行政案件的范围，一般应当根据原告的诉讼请求及理由确定。专利复审委员会的相关认定存在明显不当，但原告在诉讼中未主张的，人民法院在各方当事人陈述意见后，可以对相关事由进行审查并作出裁判。”2020年4月征求意见稿内容基本一致，仅仅存在将“专利复审委员会”修改为“国务院专利行政部门”等措辞调整。正式稿删除了上述相关条文。

专利授权确权行政案件审理范围的确定，如何正确处理行政行为合法性审查原则与当事人主张之间的关系，司法实践中仍存争议。《中华人民共和国行政诉讼法》（以下简称《行政诉讼法》）第6条规定，人民法院审理行政案件，对行政行为是否合法进行审查。这就是行政行为合法性审查原则，通常要求全面审查事实问题和法律问题[5]。同时，需要考虑原告提出的诉讼请求和诉讼理由。对于专利授权确权行政案件的审理范围而言，是否应当按照行政行为合法性审查原则的要求进行合法性全面审查，在司法实践中仍存争议。与此同时，将原告提出的诉讼请求和诉讼理由作为专利权确权行政案件的审理重点，在司法实践中存在共识。司法实践中存在争议的关键点在于，对于原告并未作为诉讼理由加以主张的审查决定的违法或者不当之处，是否应予审理。

2. 超出无效宣告请求理由进行审查的程序

专利授权确权司法解释正式稿删除了超出无效宣告请求理由进行审查的程序规则。2018年6月征求意见稿第31条提出，专利复审委员会超出无效宣告请求人或复审请求人主张的事实和理由进行审查，且不属于依法可以依职权审查的情形，当事人主张属于行政诉讼法第七十条第四项规定的“超越职权”的，人民法院应予支持。2020年4月征求意见稿删除了专利授权行政诉讼案件，将上述条文限于专利确权行政诉讼案件，亦即，“国务院专利行政部门超出无效宣告请求人提出的理由和证据进行审查，且不属于可以依职权审查的情形”。

上述立法历程体现了对专利复审请求程序和专利无效宣告程序中请求原则和依职权审查原则的平衡考虑。专利复审请求程序和专利无效宣告程序一方面需要遵循请求原则，即应当基于当事人的请求而启动；另一方面需要遵循依职权审查原则，即可以对所审查的案件依职权进行审查而不受当事人请求的范围和提出的证据、理由的限制。2018年6月征求意见稿和2020年4月征求意见稿均将超越请求且不属于依法可以依职权审查的情形列为超越职权应予撤销的范围，同时要求依职权审查必须属于“依法可以依职权审查的情形”，也就是说，依职权审查的情形由法定而非由裁判者裁量决定。正式稿删除了上述规则，体现了司法实践尚未达成共识存在较大争议，对依职权审查的严格限制是否对案件实体处理和程序效率产生约束，尚需进一步探索。

[注]

[1] 参见北京知识产权法院(2018)京73行初3835号行政判决书和最高人民法院知识产权法庭（2019）最高法知行终144号行政判决书。

[2] 利害关系人是指有权根据相关法律规定就侵犯在先权利的纠纷向人民法院起诉或者请求相关行政管理部门处理的人。

[3] 参见北京市第一中级人民法院（2013）一中知行初字第40、41、42、44号行政判决书，北京市高级人民法院（2014）高行终字第30、31、36、37号行政判决书。

[4] 参见最高人民法院（2017）最高法行申8622号行政裁定书。

[5] 蒋敏：“我国司法审查相关问题探析”【N】，载于人民法院报2019年6月27日第006版。

The End

作者简介

张鹏律师

北京办公室合伙人

业务领域：知识产权, 反垄断与竞争法, WTO/国际贸易

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