企业破产知识产权安排“三问三答”

张鹏中伦视界 2023-11-28

随着创新驱动发展战略的深入实施，知识产权日益成为企业的核心资产。知识产权在企业破产程序中也有着非常重要的价值[1]。最高人民法院《关于适用<中华人民共和国企业破产法>若干问题的规定（二）》第1条规定，除债务人所有的货币、实物外，债务人依法享有的可以用货币估价并可以依法转让的债权、股权、知识产权、用益物权等财产和财产权益，人民法院均应认定为债务人财产。亦即，“破产财产可能应包括债务人的所有财产，其中包括债务人对不论何处的资产拥有的权益，不论是法院地国还是外国，也不论在程序启动时是否为债务人所占有，以及还包括一切有形资产（动产或不动产）和无形资产”[2]。然而，《中华人民共和国破产法》（以下简称“《破产法》”）仅有第69条提及知识产权，包括司法解释在内并未对破产过程中知识产权处置安排问题作出明确规定。同时，司法实践中，由于破产企业涉及知识产权的案件合并到破产案件中一并处理，并不单独由法院知识产权法庭处理，破产企业的知识产权在破产案件审理中往往被忽视，在破产清算时被遗漏，在资产评估中被低估[3]，这不仅造成破产企业财产的隐性流失，也不利于债权人的利益保护和知识产权的延续[4]。下面，针对企业破产程序中知识产权安排的几个常见实务问题，进行分析讨论。

问题1：管理人对破产财产中的知识产权的管理难点和注意事项包括哪些？

下面首先分析管理人对破产财产管理的难点和注意事项。

管理人对破产企业知识产权保护的“三大难点”。由于知识产权中的财产权可以被列入破产财产，所以管理人需要对破产企业的知识产权进行保护，这一过程中面临着三个难点问题。

第一，破产财产中的知识产权范围界定不清楚产生的破产知识产权财产流失隐蔽性。《企业破产法》第69条规定，管理人实施下列行为,应当及时报告债权人委员会：……（二）探矿权、采矿权、知识产权等财产权的转让；……。《北京破产法庭破产重整案件办理规范（试行）》第74条细化为，管理人或自行管理的债务人拟于第一次债权人会议召开之后实施下列行为，应当事先制作财产管理或者变价方案并提交债权人会议讨论表决：……（二）探矿权、采矿权、知识产权等财产权的转让；……。从上述规定可以看出，虽然规定了知识产权转让时的管理人报告义务，但是并未明确规定破产财产中的知识产权范围。由于破产财产中的知识产权范围不明确，以及进一步所产生的对知识产权处置程序缺乏规定，导致破产知识产权财产流失具有隐蔽性，极易造成知识产权这一重要破产财产的流失。特别是，商业秘密没有公示制度，在《企业破产法》没有明确规定破产企业披露商业秘密的义务和就商业秘密的保密义务的情况下，破产企业的商业秘密很容易被忽视[5]。

第二，破产财产中的知识产权评估变现困难导致破产知识产权财产价值不确定且没有充分体现。从法律实务层面，存在着破产企业知识产权评估机制不科学、变价机制不健全、破产管理人缺乏知识产权保护经验等问题。同时，从程序法角度而言，有关债务人在破产案件受理后提起的民事纠纷，由受理破产申请的人民法院受理，然而，知识产权类案件，特别是技术类知识产权案件，需要由“1+77”家知识产权法院、知识产权法庭、最高人民法院知识产权法庭等进行管辖，由此，破产企业的知识产权纠纷管辖也是一个复杂的现实问题。

第三，知识产权作为破产财产的变现方式与其他破产财产存在重大差异，从而知识产权单独变价无法充分体现价值，破产程序的时间限制导致整体变价存在困难。由于企业的技术研发系统通常包含了专利、专有技术、商标、版权、商誉等，一般而言，整体变卖的收入明显高于分散出售的收入，因此在上述知识产权审计与评估变现阶段应尽量采取整体变价的方式[6]。但是，破产程序有明确的时间限制，实现整体变价存在一定困难。

管理人对破产企业知识产权保护的“三个阶段”。由于知识产权中的财产权可以被列入破产财产，接下来涉及到的问题是，破产企业的知识产权如何保护？通常认为，管理人对破产企业知识产权的保护分为三个部分[7]：第一，在资产接收阶段，充分开展知识产权尽职调查，制作知识产权财产状况报告，并将知识产权财产状况报告作为破产企业财产状况报告的组成部分。第二，在资产管理阶段，对知识产权转让、许可和质押合同进行管理，对知识产权纠纷进行管理，有效管控纠纷并且维护知识产权资产，这其中最为重要的是，对知识产权许可合同和知识产权质押合同的管理，这方面在法律实践中的难点问题将在下文专门加以讨论。第三，在知识产权审计与评估变现阶段，查明知识产权及其创造成本，对知识产权价值进行评估，采取拍卖等方式进行变现，并及时办理转让登记。

管理人对破产企业知识产权保护的“三大注意”。第一，注意充分考虑知识产权价值的保护，促进企业运用知识产权“涅槃重生”。以北京破产法庭2019年挂牌成立以来的司法实践来看，在诸多破产重整、和解案件中充分考虑了知识产权的保护。以正在执行中的万瑞飞鸿（北京）医疗器械有限公司重整计划[8]为例，该公司是北京市及中关村园区双料高新技术企业，拥有14项专利技术，自主研发的NOYA药物洗脱心脏支架具有较好的效果，但是面临医疗企业产品注册证即将失效的问题，并存在数额巨大资金缺口。通过公开招募最优投资人、吸收具有医管经验人员加入管理人以及引入战略投资1.8亿的方式，用时四个多月的重整使得14项专利得到及时保护。第二，注意采取保密等知识产权管理措施。技术秘密等知识产权存在着一旦泄露则丧失秘密性的风险，从而使得该知识产权的价值大大降低甚至不复存在。由于企业进入破产程序后各方面面临重大变更，商业秘密泄露的风险大大增加，有必要采取保密措施保护好有经济价值的商业秘密并将其列入破产财产。第三，注意职工对职务发明的相关权益保护。《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）第16条规定，被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励；发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予合理的报酬。管理人应当按照相关规定计算得到的、企业未予支付的发明人或者设计人应得奖励或者报酬列入职工债权第一顺序进行破产分配。

问题2：知识产权许可协议中的被许可人对知识产权的使用权能否作为破产财产？

企业进入破产程序之后，不管债务人是知识产权许可合同的许可方，还是被许可方，双方依据合同产生的双务契约关系都会发生变化[9]。如前所述，《企业破产法》对破产财产的范围界定仅有原则性规定，未明确规定破产财产中的知识产权范围。知识产权许可协议被许可人对知识产权的使用权是否属于破产财产在司法实践中存在争议。《企业破产法》第18条规定，人民法院受理破产申请后,管理人对破产申请受理前成立而债务人和对方当事人均未履行完毕的合同有权决定解除或者继续履行,并通知对方当事人。管理人自破产申请受理之日起二个月内未通知对方当事人,或者自收到对方当事人催告之日起三十日内未答复的,视为解除合同。管理人决定继续履行合同的,对方当事人应当履行；但是,对方当事人有权要求管理人提供担保。管理人不提供担保的,视为解除合同。由此可见，作为协议一方的企业进入破产程序，知识产权许可协议的性质与许可费用支付条款有直接关系，如果许可费用支付条款约定事先一次性支付费用，在不需要继续承担履行义务的情况下，可以直接看做合同当事人的财产范围[10]；如果许可费用支付条款约定分次支付费用且处于分次支付过程中，那么属于破产法意义上的待履行合同。

针对上述属于破产法意义上的待履行合同的知识产权协议，亦即双方尚未履行或者尚未履行完毕的合同，根据上述《企业破产法》第18条的规定，在破产程序开始后，管理人享有决定继续履行合同或者解除合同的权利。此时存在两种情况：债务人是知识产权许可协议的被许可人，债权人是知识产权许可协议的许可人。如果债务人是知识产权许可协议的被许可人，其对知识产权的使用权属于破产财产，其破产时就可能将知识产权转让给未经许可人同意的第三方。亦即，被许可人破产给许可人的竞争者以可乘之机，竞争者可以不经过许可人同意便向亟待出售资产的债务人购买许可人知识产权项下的权利，从而使用其平时无法接触的专利及其他知识产权，许可人将因被许可人的破产而丧失对知识产权许可的控制[11]。这与知识产权作为竞争工具的属性存在冲突，将导致破产管理人通过股权转让等方式将知识产权许可协议间接转移至第三人所导致的许可人丧失对知识产权的控制的问题。

问题3：已经设定质权的知识产权在终止恢复期内是否列入破产财产？

《企业破产法》第109条规定，“对破产人的特定财产享有担保权的权利人，对该特定财产享有优先受偿的权利。”这就是以担保物权为基础权利所形成的别除权，其法律后果是别除权的标的物不计入破产财产。依据《全国法院破产审判工作会议纪要》第25条的规定，在破产清算和破产和解程序中，对债务人特定财产享有担保权的债权人可以随时向管理人主张就该特定财产变价处置行使优先受偿权，管理人应及时变价处置，不得以须经债权人会议决议等为由拒绝。但因单独处置担保财产会降低其他破产财产的价值而应整体处置的除外。

如果债务人以知识产权中的财产权出质并且办理了出质登记，那么权利质权自办理出质登记时成立，质权人针对该知识产权中的财产权具有别除权。《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）第440条规定，债务人或者第三人有权处分的下列权利可以出质：……（五）可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权；……。《民法典》第444条第1款进一步规定，以注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权出质的，质权自办理出质登记时设立。如果债务人以知识产权中的财产权出质并且办理了出质登记，那么债权人针对该知识产权中的财产权可以不依破产程序，就别除权标的物优先受偿，并不将别除权标的物计入破产财产。

司法实务中进一步的讨论是，如果已经设定质权的知识产权已经权利终止，但是尚处于终止恢复期内，是否可以将其别除？下面以专利权为例讨论，对于其他知识产权中的财产权同样适用。

《专利法》第44条规定，“有下列情形之一的，专利权在期限届满前终止：（一）没有按照规定缴纳年费的；（二）专利权人以书面声明放弃其专利权的。专利权在期限届满前终止的，由国务院专利行政部门登记和公告。”如果出现了上述第（一）种情形亦即没有按照规定缴纳年费的情形，专利权在期限届满前终止，那么专利权的终止是否意味着在该专利权上设定的权利质权也终止了呢？这个问题的答案还需要考虑到没有按照规定缴纳年费导致专利权终止的情形与专利保护期限届满、专利权人书面声明放弃专利权的终止情形的区别。《中华人民共和国专利法实施细则》（以下简称《专利法实施细则》）第6条第2款规定，“除前款规定的情形外，当事人因其他正当理由延误专利法或者本细则规定的期限或者国务院专利行政部门指定的期限，导致其权利丧失的，可以自收到国务院专利行政部门的通知之日起2个月内向国务院专利行政部门请求恢复权利。”司法实践中据此权利恢复的规则进一步认为，专利权在终止恢复期内应当受到保护，国务院专利行政部门通知专利权人“权利终止”，属于终止程序的启动，在此期间，专利权处于可以恢复状态，专利权人仍享有恢复专利权的权利,并仍对该专利拥有专有权。[12]

在某破产重整企业担保债权确认纠纷案[13]中，2015年10月13日，重整企业与某债权人签订借款合同，约定：债权人向重整企业出借人民币1500万元，借款月利率为2％，借款期限为12个月零15天，自2015年9月30日至2016年10月15日。重整企业同意以其所持有的专利权为上述借款提供质押，并向国家知识产权局办理质押登记。质权自2015年9月22日起设立。2018年8月13日，法院裁定受理重整企业破产重整一案。在债权申报期间，该债权人向重整企业管理人申报破产债权2133.85万元，债权性质为担保债权。管理人经向国家知识产权局调查涉案专利状态，国家知识产权局出具的专利登记簿副本载明：因未在期限内缴纳或缴足年费，该专利权处于中止程序中，并处于终止恢复期限内。重整企业管理人认为涉案专利处于终止状态，专利权已经失效。后重整企业管理人向该债权人出具债权确认结果告知书，载明确认该债权人债权金额为2133.85万元，债权性质为普通债权。该债权人认为涉案专利合法有效，其应为担保债权人，故提起本案诉讼，请求法院确认债权人对于涉案专利享有优先受偿权等。庭审中，该债权人及重整企业均认可目前涉案专利处于恢复期内，涉案专利在终止恢复期内仍处于受保护状态，且经咨询国家知识产权局，涉案专利虽处于终止恢复期，但仍能够转让。同时，重整企业表示涉案专利灭失对于重整企业恢复生产不会造成影响。法院认为，依据2019年11月14日专利登记簿副本记载，涉案专利权处于终止状态，原因系未在期限内缴纳或缴足年费，同时法律状态动态信息载明，专利权处于恢复期内。依据上述规定，专利权人在符合《专利法实施细则》第6条规定的条件时，可向国务院专利行政部门请求恢复权利。现债权人及重整企业均认可涉案专利终止恢复期至2020年1月31日届满，且双方均认可涉案专利权在恢复期内仍受保护，并可转让，故在恢复期届满前，涉案专利权处于可以恢复状态，且依法受到保护，并非属于《专利法》第44条规定的权利不可恢复的终止。据此，法院对重整企业认为涉案专利权已经失效，债权人A对该专利对应金额不享有优先受偿权的主张不予采信[14]。可见，如果已经设定质权的知识产权已经权利终止，但是尚处于终止恢复期内，由于其具有恢复的可能性所以仍然具有通过转让等方式获得收益的可能性，其财产价值并未完全丧失，应当认为质权人仍然享有优先受偿权，同时应当将该已经设定质权的、处于终止恢复期内的知识产权从破产财产中予以别除。

[注]

[1] 例如，Wyatt教授强调，知识产权是目前一些科技公司中最关键的资产，对知识产权的保护就是对生命线的保护。参见Donald W. Wyatt. Managing Intellectual Property: Applying the Three IP Models. 载于《2015年第十三届国际新药发明科技年会会刊》，2015年第260页。

[2] 联合国国际贸易法委员会：《破产立法指南（中文版）》【M】，2006年纽约，第69-70页。转引自王卫国：《破产法精义（第二版）》，北京：法律出版社2020年4月版，第112页。

[3] 例如，在南京冠生园食品有限公司破产宣告过程中，企业资产破产拍卖时其著名的“园”字牌冠生园注册商标没有包括在内。参见石亚男：“正视无形资产隐性流失之痛——论对破产企业知识产权的司法保护”【J】，载于《法制与社会》2013年第1期。

[4] 李绕娟：“企业破产过程中的商业秘密保护研究”【J】，载于《电子知识产权》2008年第7期，第25-28页。

[5] 马忠法：“企业商业秘密破产处理的法律问题研究”【J】，载于《苏州大学学报(法学版)》2020年第4期。

[6] 王卫国：《破产法精义（第二版）》，北京：法律出版社2020年4月版，第359页。

[7] 参见冯克法、段修排：“论管理人对破产企业知识产权的保护”【J】，载于《山东审判》2011年第6期。

[8] 详细介绍参见刘彧讲述、苏汀珺文：“破产挽救：‘双料’高新技术企业重生记”【J】，载于《法律与生活》2020年第6期。

[9] 董涛：“破产程序中知识产权许可协议‘法律待遇’问题研究”【J】，载于《政治与法律》2008年第10期。

[10] 董涛：“破产程序中知识产权许可协议‘法律待遇’问题研究”，载于《政治与法律》2008年第10期。

[11] 徐家力：“企业破产中的知识产权许可合同处理方法研究”【J】，载于《中州学刊》2017年第5期。

[12] 参见广东省高级人民法院（2013）粤高法民三终字第252号民事判决书。

[13] 参见北京破产法庭（2019）京01民初57号民事判决书。