民法典实施对技术类知识产权诉讼的影响与应对（下）——以司法解释和指导案例的清理为视角

2021年1月1日，《中华人民共和国民法典》（以下简称“《民法典》”）施行。为了配合《民法典》的实施，最高人民法院专门作出《关于修改<最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）>等十八件知识产权类司法解释的决定》（法释〔2020〕19号），对18件知识产权类司法解释进行修改。同时，最高人民法院废止了《关于审理第一审专利案件聘请专家担任陪审员的复函》（法（经）函〔1991〕64号）、《关于在专利侵权诉讼中当事人均拥有专利权应如何处理问题的批复》（〔93〕经他字第20号）和《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》（法释〔2001〕20号）[1]。同时，最高人民法院对139件指导性案例进行全面清理，决定对2件指导案例不再参照适用，这其中有1件指导案例是技术类诉讼案例[2]。前两期介绍了对最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》等司法解释的修改，本期讨论废止的两件规范性文件和一件司法解释，以及不再参照适用的一件指导案例。

一、

《关于审理第一审专利案件聘请专家担任陪审员的复函》和《关于在专利侵权诉讼中当事人均拥有专利权应如何处理问题的批复》的废止

根据最高人民法院《关于废止部分司法解释及相关规范性文件的决定》（法释〔2020〕16号），《关于审理第一审专利案件聘请专家担任陪审员的复函》（法（经）函〔1991〕64号）、《关于在专利侵权诉讼中当事人均拥有专利权应如何处理问题的批复》（〔93〕经他字第20号）废止。其中，最高人民法院《关于审理第一审专利案件聘请专家担任陪审员的复函》提出，人民法院在审理第一审专利案件时，可以根据该案件所涉及的技术领域，聘请有关技术专家担任陪审员。《关于在专利侵权诉讼中当事人均拥有专利权应如何处理问题的批复》系针对北京市高级人民法院相关问题请示的批复，涉及到专利无效宣告请求和专利侵权诉讼分离审理的原则，以及原被告双方均拥有专利情况下的审理原则。该批复指出，在专利侵权诉讼中，人民法院应当依据专利局授予的有效专利权作为法律保护的客体，审查其是否受到侵害。至于原告的专利权或者原、被告双方各自拥有的专利权是否真正符合专利性条件，应当由当事人通过无效程序解决。该批复同时指出，人民法院在审理专利侵权纠纷案件时，只要原告先于被告提出专利申请，则应当依据原告的专利权保护范围，审查被告制造的产品主要技术特征是否完全覆盖原告的专利保护范围。人民法院不应当仅以被告拥有专利权为由，不进行是否构成专利侵权的分析判断即驳回原告的诉讼请求。

修改内容解析：对于技术类知识产权纠纷的处理而言，查明技术事实非常关键，由此我国形成了包括技术调查官、专家咨询、专家陪审员、有专门知识的人和技术鉴定等多种方式共同构成的多元化技术事实查明体系。其中，专家陪审员制度是人民陪审员制度的细化。是指在知识产权诉讼第一审程序中，由人民法院邀请若干具有专门知识的专家作为人民陪审员参与案件审理，以帮助合议庭其他成员共同处理知识产权案件的制度。专家陪审员制度的重要价值在于，专家陪审员可以全程参与案件审理并且与法官分享裁判权，由此解决技术调查官制度、技术意见咨询制度存在的信息局部性问题，同时解决技术鉴定制度、专家辅助人制度可能存在的法官无法审查技术意见而让渡对专业知识的事实裁判权的问题。[3]作为法律依据，《民事诉讼法》第39条规定，“人民法院审理第一审民事案件，由审判员、陪审员共同组成合议庭或者由审判员组成合议庭。合议庭的成员人数，必须是单数。适用简易程序审理的民事案件，由审判员一人独任审理。陪审员在执行陪审职务时，与审判员有同等的权利义务。”由此，人民法院在审理知识产权诉讼第一审案件时，可以安排具有相应技术领域的专家担任专家陪审员。由于《民事诉讼法》有明确规定，且已经形成我国司法实践中的惯例，《关于审理第一审专利案件聘请专家担任陪审员的复函》已经完成了历史使命。《关于在专利侵权诉讼中当事人均拥有专利权应如何处理问题的批复》涉及到专利无效宣告请求和专利侵权诉讼分离审理的原则，以及原被告双方均拥有专利情况下的审理原则已经成为司法实践中的共识，同样完成了历史使命。

二、

《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》的废止

根据最高人民法院《关于废止部分司法解释及相关规范性文件的决定》（法释〔2020〕16号），最高人民法院《关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》废止。该司法解释主要涉及诉前行为保全的申请条件、依据证据、审查处理等。与其同时废止的，还包括最高人民法院《关于诉前停止侵犯注册商标专用权行为和保全证据适用法律问题的解释》。

修改内容解析：该司法解释废止的背景是，2017年6月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修改了《民事诉讼法》，修改后的《民事诉讼法》将知识产权领域的行为保全制度拓展适用到全部民事诉讼领域。亦即，《民事诉讼法》第100条规定，“人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因，使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件，根据对方当事人的申请，可以裁定对其财产进行保全、责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为；当事人没有提出申请的，人民法院在必要时也可以裁定采取保全措施。”其中的“责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为”即为行为保全，包括诉前行为保全和诉中行为保全。在这样的背景下，2019年1月1日起施行了最高人民法院《关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定》（法释〔2018〕21号）。该司法解释针对专利权、商标权等知识产权案件中的行为保全申请条件、考虑因素、审查处理作出了统一规定，在这样的背景下最高人民法院《关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》《关于诉前停止侵犯注册商标专用权行为和保全证据适用法律问题的解释》被废止。

三、

第20号指导案例的不再参照适用

根据最高人民法院《关于部分指导性案例不再参照的通知》（法〔2020〕343号），最高人民法院对139件指导性案例进行全面清理，决定对2件指导案例不再参照适用，这其中有1件指导案例是技术类诉讼案例，即第20号指导案例。该指导案例涉及发明专利申请公布后至专利权授予前的临时保护期内的权利/利益保护问题。该案件中，深圳市斯瑞曼精细化工有限公司（以下简称斯瑞曼公司）于2006年1月19日向国家知识产权局申请发明专利，该专利于2006年7月19日公开，2009年1月21日授权公告。2008年10月20日，深圳市坑梓自来水有限公司（以下简称坑梓自来水公司）与深圳市康泰蓝水处理设备有限公司(以下简称康泰蓝公司)签订《购销合同》一份，坑梓自来水公司向康泰蓝公司购买康泰蓝二氧化氯发生器一套，约定坑梓自来水公司分期向康泰蓝公司支付设备款项，康泰蓝公司为坑梓自来水公司提供安装、调试、维修、保养等技术支持及售后服务。2009年3月16日，斯瑞曼公司诉称其拥有涉案发明专利，康泰蓝公司生产、销售和坑梓自来水公司使用的二氧化氯生产设备落入涉案发明专利保护范围。斯瑞曼公司没有提出支付发明专利临时保护期使用费的诉讼请求，在一审法院已作释明的情况下，斯瑞曼公司仍坚持原诉讼请求。最高人民法院认为，斯瑞曼公司在本案中没有提出支付发明专利临时保护期使用费的诉讼请求，因此本案的主要争议焦点在于，坑梓自来水公司在涉案发明专利授权后使用其在涉案发明专利临时保护期内向康泰蓝公司购买的被诉专利侵权产品是否侵犯涉案发明专利权，康泰蓝公司在涉案发明专利授权后为坑梓自来水公司使用被诉专利侵权产品提供售后服务是否侵犯涉案发明专利权。针对该问题，最高人民法院认为，《专利法》虽然规定了申请人可以要求在发明专利申请公布后至专利权授予之前（即专利临时保护期内）实施其发明的单位或者个人支付适当的费用，即享有请求给付发明专利临时保护期使用费的权利，但对于专利临时保护期内实施其发明的行为并不享有请求停止实施的权利。因此，在发明专利临时保护期内实施相关发明的，不属于专利法禁止的行为。在专利临时保护期内制造、销售、进口被诉专利侵权产品不为专利法禁止的情况下，其后续的使用、许诺销售、销售该产品的行为，即使未经专利权人许可，也应当得到允许。也就是说，专利权人无权禁止他人对专利临时保护期内制造、销售、进口的被诉专利侵权产品的后续使用、许诺销售、销售。当然，这并不否定专利权人根据专利法第十三条规定行使要求实施其发明者支付适当费用的权利。对于在专利临时保护期内制造、销售、进口的被诉专利侵权产品，在销售者、使用者提供了合法来源的情况下，销售者、使用者不应承担支付适当费用的责任。

可见，第20号指导案例的核心观点是，在发明专利授权后针对发明专利临时保护期内实施发明得到的产品的后续使用、许诺销售、销售等实施行为不构成侵权，但专利权人可以依法要求临时保护期内实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。

不再参照适用的可能原因解析：最高人民法院《关于部分指导性案例不再参照的通知》并未给出不再参照适用第20号指导案例的理由，我们理解，不再参照适用第20号指导案例的可能原因在于，《民法典》施行背景下，需要分析发明专利临时保护期内是否存在需要民事法律保护的合法利益。第20号指导案例明确发明专利临时保护期内并未形成专利权，从而实施发明得到的产品的后续使用、许诺销售、销售等实施行为不构成侵权。然而，在《民法典》施行背景下，是否存在民事利益值得进一步分析。《民法典》第1164条规定，“本编调整因侵害民事权益产生的民事关系。”在保护程度和侵权构成要件上，考虑实践中权利和利益的界限较为模糊，很难清楚地加以划分，对于什么是权利意见纷纭，侵权责任编对民事权利和民事利益没有作区分[4]，给予一体化的保护。结合《民法典》总则编第五章第110-127条规定的民事权益，我们理解，对于《民法典》第1164条保护的民事利益，至少包括其他人格利益（例如死者、胎儿等特定主体的人格利益）、其他身份利益和其他财产利益。发明专利临时保护期内虽并未形成专利权，但理解为构成《民法典》第1164条保护的其他财产利益，符合《民法典》的本意和我国法律实践的发展。考虑到《专利法》第四次修改引入的发明专利保护期补偿制度，有效补偿了专利权人因专利行政审批程序的不合理延迟、新药上市审评审批程序占用的时间。亦即，第四次修改后的《专利法》第42条第2款规定，“自发明专利申请日起满四年，且自实质审查请求之日起满三年后授予发明专利权的，国务院专利行政部门应专利权人的请求，就发明专利在授权过程中的不合理延迟给予专利权期限补偿，但由申请人引起的不合理延迟除外。”第42条第3款规定，“为补偿新药上市审评审批占用的时间，对在中国获得上市许可的新药相关发明专利，国务院专利行政部门应专利权人的请求给予专利权期限补偿。补偿期限不超过五年，新药批准上市后总有效专利权期限不超过十四年。”将发明专利临时保护期内的民事利益加以保护，则从上述保护期的补偿之外给予了另外一种程度的保护，需要和发明专利保护期补偿制度进行有效衔接。

[注] 

[1] 参见最高人民法院《关于废止部分司法解释及相关规范性文件的决定》（法释〔2020〕16号）。

[2] 参见最高人民法院《关于部分指导性案例不再参照的通知》（法〔2020〕343号）。

[3] 参见张鹏：《最高人民法院知识产权法庭发展观察与案例评述》【M】，北京：法律出版社2020年6月版，第二章第三节。

[4] 参见黄薇主编：《中华人民共和国民法典侵权责任编解读》【M】，北京：中国法制出版社2020年7月版，第3-5页。

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 作者简介

张鹏  律师

北京办公室  合伙人

业务领域：知识产权, 反垄断与竞争法, WTO/国际贸易

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