分享 | 2019年全国律协知产委年会商业秘密分论坛综述
2019年11月22日至23日，中国知识产权法律实务研讨会暨中华全国律师协会知识产权专业委员会2019年年会在上海召开。本次年会在上午主论坛结束后，下午分别安排了版权法、专利法、商标法、竞争法、商业秘密、商用化等六大分论坛，分领域深入探讨。
会后为大家分享了主论坛综述、版权法分论坛综述、商标法分论坛综述、专利法分论坛综述。现将商业秘密分论坛会议综述整理如下，供大家参考研习。
商业秘密分论坛由北京金诚同达律师事务所律师、中华全国律协知产委副主任李德成主持，并邀请了资深法官、教授、律师进行了专题分享及互动交流。
上半场
储翔
华东政法大学知识产权学院副教授
《商业秘密侵权诉讼举证义务移转的运用》
储翔副教授首先介绍了举证义务规定的演变，回顾了2007年《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第14条，原告承担所有举证义务，包括:（1）符合商业秘密法定三要件（2）原被告秘密信息相同（实质性相似）（3）被告采取不正当手段，包括：不正当获取、披露或使用等。
2019年《反不正当竞争法》规定：部分举证义务移转至被告，在侵犯商业秘密的民事审判程序中，商业秘密权利人提供初步证据，证明其已经对所主张的商业秘密采取保密措施，且合理表明商业秘密被侵犯，涉嫌侵权人应当证明权利人所主张的商业秘密不属于本法规定的商业秘密。
接着储翔副教授分析了2019年《反不正当竞争法》第32条的法条结构，阐述了商业秘密是否成立的举证义务分配和侵犯商业秘密行为的举证义务分配。
然后，储翔副教授提出两个问题：1.商业秘密的内容和载体的举证责任？（新反不正当竞争法未提及）2.非公知性（秘密性）由被告承担全部举证义务吗？
储翔副教授认为：商业秘密的内容和载体（范围），仍应由原告提供初步证据。商业秘密是否成立的证明，分两步：第一步：秘密信息的内容（范围）；第二步：秘密信息符合三性要件；在诉请内容以及事实理由中，必然需原告提供具体秘密信息是什么。
关于秘密性的举证。储翔副教授认为应当由原告证明在其保密措施管理之下，他人正当途径不容易获得（完成初步举证），然后被告提供相反证据，证明其他途径可以获取。之所以这样做，原因在于案件消极事实，原告举证难。
随后，储翔副教授针对《反不正当竞争法》第32条第2段做了延伸性的思考，包括对不正当获取的举证、“接触+实质性相似”规则的延续，披露、使用的举证分配等，储翔副教授认为这是立法上的意犹未尽，规则制定上还有进一步提升的空间。
最后，储翔副教授介绍了日本的规定，日本法第五条之二“取得技术秘密的人使用该技术秘密的推定”的举证义务分配：1.原告：举证以下三项，法律即推定被告有不正当使用行为：①该秘密信息是原告的商业秘密，且属于生产方法等技术信息；②被告有第2条第1款第4项、第5项或第8项所规定的在先的不正当获取行为；③原告的商业秘密被使用之后可能生产出某种物品，被告进行了这样的生产行为。2.被告：可以举相反证据，证明自己虽有不正当取得行为，但并未实际使用，来推翻上述推定。
马东晓
北京中伦律师事务所律师
中华全国律协知产委顾问
《商业秘密刑民交叉问题再认识》
马东晓律师从“先刑后民”的问题与思考、商业秘密案件的刑事侦查困境、商业秘密案件民事审理的优势、商业秘密案件刑民交叉新进展四个方面做了分享。
首先，马东晓律师回顾了先刑后民“原则”的来源，认为这一“原则”并无法律明确规定，并结合公报案例做了解析。之后马律师指出在商业秘密刑事侦查程序中，机械适用“先刑后民”导致商业秘密案件非公知的秘点范围不确定、权利不公定等问题、商业秘密案件同一性比对过于依赖鉴定问题，并结合自己经办的“上海凯赛与山东瀚霖案”以及“大连华峰四公司诉王XX/刘X案”等商业秘密案件做了说明。
然后，马东晓律师介绍了商业秘密案件民事审理的三大优势：1.审理级别高：技术类案件一审由专门人民法院或各地中院知识产权法庭审理，二审由最高人民法院知识产权法庭审理；2.专业性强：大部分知识产权法庭法官本身具有技术背景，且可以获得技术调查官的协助；3.对抗性强：原被告双方全程参与，通过双方举证质证可以查明消极事实；鉴定可由中立的法院进行委托，防止出现重复鉴定。
最后，马东晓律师回到商业秘密案件民刑交叉问题，介绍了最高人民法院民二庭《民商事审判若干疑难问题——民刑交叉案件》（2016）的观点，即“在审理侵害商业秘密刑事案件时，……可以“先民后刑”。而在最新颁布的《九民纪要》中，最高法院再次重申了“如果民商事案件不是必须以刑事案件的审理结果为依据，则民商事案件应当继续审理。”并举例其经办的最高法院知识产权法庭的最新裁定，说明最高法院最新观点认为，对于民刑交叉案件，并非一定要等待刑事案件的审理结果。
姜银鑫
中微半导体设备（上海）股份有限公司
法务与知识产权副总裁
《认定技术秘密“借鉴性”使用的需求与困惑》
首先，姜银鑫副总裁结合“中微诉美国L公司侵犯商业秘密案”，对技术秘密的借鉴性使用做了说明，引导大家思考为什么会有技术秘密的借鉴性使用。接着，姜银鑫副总裁认为，与专利侵权相比，技术秘密的借鉴性使用对权利人损害更大且侵权更具有隐蔽性。侵权行为人在获取了权利人的技术秘密后，就像打开了成功的黑匣子，理解、消化、吸收权利人的设计细节和精髓，进而进行借鉴和转换性设计，就像针对专利权的规避设计，这种隐蔽性的借鉴使用，使侵权行为人迅速获得研发启示和研发路径方向，使研发少走弯路，大量节省研发费用、缩短研发时间，因而在市场竞争中抢占先机、获得比较优势。
然后，姜银鑫副总裁提出三个问题：1.侵权行为人在掌握权利人原技术秘密的基础上，理解、消化、吸收，借鉴了技术精髓后，从规避侵权的角度进行“大幅度地”且有针对性地转换转化，是否仍严格适用“相同和实质相同”的比对原则？2.侵权行为人在掌握了权利人技术秘密后，为其研发指明了成功的方向和路径，其无需再投入高额的研发费用进行试错，避免研发弯路，是否视为一种“非法使用”？3.侵权行为人将权利人的技术秘密借鉴转化后，再申请专利，是否属于“非法披露”？
最后，姜银鑫副总裁指出借鉴使用技术秘密会遇到的司法保护挑战：侵权判定标准；举证责任分配；侵权赔偿责任的确定；如何避免后续研发侵权（因为技术秘密一旦获取后便不能彻底剥离）；是否一定要“积极使用至产品上”才算构成损失？特定市场竞争主体之间的竞争优势的损失确认。
交流互动环节
在交流互动环节，参会律师积极提问，就商业秘密民刑交叉问题展开了热烈的讨论。鉴于刑事证据和民事证据的要求不同，在具体商业秘密案件中，与会嘉宾建议律师办案过程中要多角度去思考问题，特别是注意公安部门办案的思维，不同地方的公安和法院对商业秘密案件有不同的态度、不同的做法，希望今后有更多地机会与公安机关多沟通，对商业秘密刑民交叉问题有更好的解决。
下半场
宋健
江苏省高级人民法院审判委员会委员
江苏省高级人民法院知识产权庭原庭长
《反法第32条对商业秘密侵权案件审理思路的影响》
首先，宋健法官对商业秘密的性质做了介绍，我国《反不正当竞争法》明确规定将商业秘密作为法益进行保护，而2017年3月《民法总则》第123条亦明确将商业秘密纳入知识产权权利客体。因此，商业秘密法究竟是权利法还是行为法，目前的共识是其兼具权利法和行为法的性质。
宋健法官认为，根据最高人民法院反不正当竞争法司法解释第14条的规定，商业秘密持有人应当对其拥有的商业秘密符合法定条件、对方当事人的信息与其商业秘密相同或者实质相同以及对方当事人采取不正当手段的事实负举证责任。因此，长期以来，司法实务中商业秘密案件的审理，一般遵循逐段审理的思路。
第一步：对原告是否有权就该商业信息主张权利、该商业信息是否符合商业秘密构成要件进行审查和认定；第二步：在商业秘密成立且原告有权主张权利的前提下，对被告是否实施了侵权行为进行审查和认定；第三步：在被告构成侵权的情况下，对被告应承担的民事责任进行审查和认定。宋健法官分析：1.根据传统的审理思路，首先要由权利人证明“非公知性”，当然为解决保护难的问题，司法政策一直强调要降低证明标准，但实际效果并不理想；2.设置复杂的审理顺序，体现了对商业秘密与专利保护两者关系的传统考量，即由于商业秘密没有法定的权利外观，因此要先界定清楚权利的边界，同时由于商业秘密对现有技术没有贡献，因此保护强度不能超过专利。
然后，宋健法官结合新修订的《反不正当竞争法》第32条的规定，阐释了以下观点：1.从权利法的角度，要充分认识商业秘密作为知识产权的重要性，商业秘密持有人有权决定对技术信息采取商业秘密或专利的保护方式，同时有些技术信息并不适合用专利加以保护，因此专利与商业秘密都是权利人核心竞争力的体现；2.从行为法的角度，要重点考量不正当竞争行为的可苛责性，即行为人为什么要采取窃取等非法手段获取他人的商业秘密；3.从权利法与行为法结合的角度，要重新调整商业秘密案件的审理思路，由以往逐段审理调整为并行推进。
具体为：1.由权利人提供初步证据，包括对其主张的商业秘密采取了保密措施；存在接触证据；存在商业被侵犯披露、使用或者有被披露、使用风险的证据等；2.举证责任转移给被告，由被告证明：公知信息抗辩；合法来源抗辩；反向工程抗辩；不具有同一性抗辩等。需强调，反法32条对举证责任的分配，与之前司法政策强调降低证明标准，具有质的差异，更关注反法作为行为法的立法目的，即规制市场竞争秩序，强调诚实信用，保护知识产权。
最后，宋健法官结合江苏高院审理的“恒春公司诉爱博德公司、顾某等侵害商业秘密纠纷案”，对组合公知信息能否形成商业秘密进行了分析，认为“某一全部由公知信息组成的技术信息是否具有非公知性”，取决于形成该技术信息的过程中，各公知要素的选取和组合是否蕴含创造性劳动，即该技术信息并不是由随意选取的公知信息进行简单罗列、堆砌而形成，而是需要以专业知识为基础，有目的、有依据地从海量公知信息中选取特定信息，并进行取舍、整合、反复校验，并最终形成可行的技术路线或方案。
李德成
北京金诚同达律师事务所律师
中华全国律协知产委副主任
《技术秘密许可费价值评估在刑事案件中应用》
首先，李德成律师对经办的商业秘密案件做了经验分享，李律师认为以技术秘密信息许可费评估价值确定权利人的损失符合法律规定和司法实践，在商业秘密犯罪案中参照技术秘密信息许可费测定权利人损失是有法律依据的。观点一：权利人因产品销量下降而导致的收入减少、侵权人的获利、以及参照技术许可费等各种方法，均是确定权利人竞争优势损失的可行方法，为我国法律所确认和司法实践所采用。观点二：《刑法》在确定权利人的损失时，参照《反不正当竞争法》确认的损失计算方法不存在法律冲突也没有法律适用上的障碍。
然后，李德成律师以技术秘密信息许可费评估价值计算权利人损失在方法选择时的序位做了分享，在司法实践中主要存在两种观点：1.主张优先采用权利人因产品销量下降而导致收入减少的计算方法，当损失无法计算时，才可选择用侵权人获利的计算方法；2.比较这两种方法哪种最终计算的数额低，就适用哪一种。李律师认为：将先后顺序作为强制性规定来遵守的必要性值得讨论；观点2的做法并不妥当。
接着，李德成律师对技术秘密信息许可费价值评估机构的资质以及当前司法实践中的误解做了解析，即评估机构需经财政主管部门登记无需最高法院年检、技术秘密信息许可费价值评估机构不需要获得司法鉴定机构登记。并对关于技术秘密信息许可费价值评估可能涉及的相关资料及其关联性分析、技术秘密信息许可价值评估意见结论成立的条件、有效期及其效力做了分享。
最后，李德成律师就价值评估报告复核人的法律地位以及《评估说明》的保密问题做了探讨。为了有效地避免争议，李律师建议评估机构在确定评估师时将复核人也一并告知并要求委托人或者当事人回复是否提出回避申请，并倾向于支持评估机构有权拒绝提供《评估说明》的观点。
王凯
北京京洲科技知识产权司法鉴定中心副主任
《商业秘密刑事案件司法鉴定实务及案例分析》
首先，王凯副主任结合“ADMP生产工艺”的案例介绍了商业秘密刑事案件中由公安机关或权利人进行委托的司法鉴定过程，归纳出这一类鉴定委托中司法鉴定意见的五大作用：1.权利人（受害单位）主张商业秘密权利的基础（确定权利范围）；2.公安机关立案侦查的依据；3.检察机关批捕和提起公诉的依据；4.嫌疑人侵犯商业秘密行为的侵权证据；5.法院判案和判侵权损失赔偿的依据。司法鉴定从始至终贯穿着商业秘密刑事案件立案、侦查、公诉、庭审质证、审判的整个案件过程。
然后，王凯副主任借助“光时域反射仪电路板的布局布线”的案例，对司法鉴定可用于嫌疑人（被告人）自证清白做了介绍，并提出了思考：与民事案件中的举证责任转移不同，在刑事案件中，在做出非公知和同一性鉴定意见之后，公安机关即对嫌疑人采取强制措施，限制人身自由，嫌疑人在庭审之前失去了自证清白的机会，在拘留（羁押）期间也很难为自己辩驳。嫌疑人如果认为是被冤枉的，应尽早做鉴定，把侵权嫌疑消除在公安侦查阶段（取保候审）。嫌疑人可以通过司法鉴定从三个方面进行辩驳：（1）证明非公知性不成立；（2）证明不具有同一性；（3）证明自己的技术有合法来源。
接着，王凯副主任对非公知性的鉴定方法做了介绍，在商业秘密刑事案件中，公安立案主要取决于鉴定机构的鉴定意见，所以鉴定机构格外慎重和严谨，对权利人主张的秘密点按照[2007]2号司法解释第九条的6种情形进行逐条排除，才能证明其是非公知的。并且通过具体案例阐述了鉴定机构在非公知性认定过程中对于检索、出版物公开、一般常识、容易获得、机械图纸认定等热点问题的观点和做法。
最后，王凯副主任列举了同一性认定的几个案例，并结合具体案情详细分析了同一性相同和同一性实质相同两种情形的比对原则以及计算机软件代码的比对方法。
潘娟娟
德恒上海律师事务所律师
《商业秘密合规和纠纷解决若干问题讨论》
首先，潘娟娟律师以数据化、可视化的图表介绍了商业秘密案件情况，包括商业秘密民事案件、刑事案件的地域分布，商业秘密民事案件、刑事案件的审判程序分布，并详细列举了上海商业秘密案件数据，以及劳动仲裁程序的违反保密义务案件情况。
然后，潘娟娟律师就企业商业秘密管理合规做了经验分享，如何防范因人员流动所产生的侵权风险。包括：1.给与研发人员合理且足够长的研发期限（排除放任故意的前置义务）；2.明确跳槽人员对原单位是否持有保密义务（入职时要求提交），对进入新单位后的知识产权贡献均为合法原创，在入职过程中要求签署知识产权清洁条款（权利宣誓）；3.对新入员工提交的数据、图纸、模型等进行研发日志或者合法公开来源的登记（如开源代码）；4.完善公司服务器文档下载和上传机制，禁止员工直接将个人数据下载至公司服务器的共享文件夹中，严格区分个人数据与公司数据；5.支付员工的每一笔劳动报酬应当根据劳动合同以正规渠道发放，避免出现体外付现和以技术费支付，被误认为违法所得，且报酬应合理；6.在与入职员工原单位的客户开展业务往来过程中，尤其还应注意，客户的交易习惯、报价接受能力等有无公开渠道获悉。避免侵犯经营信息；7.在员工完全办理完毕与原单位的离职手续后，再行进行业务接触，避免在离职交接完毕前，私下进行业务接触而承担前置义务。
最后，潘娟娟律师就商业秘密刑事案件若干问题做了探讨，譬如注意强制措施适用人员范围的合理限制、商业秘密点的严格认定、损失计算中比例原则的严格认定、审查起诉阶段和诉讼阶段的重新鉴定门槛等等。
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