分享 | 2019年全国律协知产委年会商标法分论坛综述

2019年11月22日至23日，中国知识产权法律实务研讨会暨中华全国律师协会知识产权专业委员会2019年年会在上海召开。本次年会在上午主论坛结束后，下午分别安排了版权法、专利法、商标法、竞争法、商业秘密、商用化等六大分论坛，分领域深入探讨。

会后为大家分享了主论坛综述，版权法综述，现将商标法分论坛会议综述整理如下，供大家参考学习。

本次商标法分论坛由全国律师协会知产委副主任马翔主持并进行了开场致辞。马翔主任表示，随着经济的发展，商标的总需求量不断变化导致冲突与纠纷不断，具体体现在商标授权确权案件逐年增多，2019年商标申请预计达700万件以上，异议、撤三及评审达50万件以上，授权确权诉讼达1.5万件以上，商标逐渐成为企业的重要资产。

北京知识产权法院受理的所有行政授权确权案件中，商标案件占比接近85%，近五年来北京知识产权法院案件总量近65%是商标案件，商标案件的重要性日益凸显，在知识产权纠纷中的比例也逐渐变大，但商标的权利边界相对专利和著作权却比较模糊，比如在商标代理案件中，商评委裁定最终被撤销的案件占比达35.8%，可见商标专业律师在其中可以发挥越来越重要的作用，商标法律服务也已经成为律师的一项重要业务，具有市场需求数量大、门槛低、疑难案件多的特点，值得更多律师投身商标法律服务领域。同时，目前商标行业的问题也很多，法律实践操作中有些类型的案件裁判标准也不一致，恶意问题、损害赔偿、涉外定牌加工等等问题都值得商标律师深入研究，为司法政策和裁判的统一贡献力量。
为此，本次商标法分论坛请来专注商标法领域的重量级教授、商标实务领域具有丰富经验的商标律师，来分享他们的前沿理论及实操经验，为商标法律服务提供扎实的理论和方法支撑，有利于律师为商标法律业务提供更好更优质的法律服务。

专 题 一

苏和秦

万慧达（上海）律师事务所合伙人

商标律师

《正品转售商 店招商标使用侵权认定》

苏律师针对正品转售商店商标使用侵权认定的问题，通过比较法的方式，研究了国内外关于店招商标使用侵权认定的案例。上海法院在VICTORIA‘S SECRET案和GUCCI案中认为将上述商标使用在店招中超出了指示所销售商品所必需使用的范围，构成商标侵权，后者还因使相关公众对涉案店铺的经营者的身份产生混淆而构成擅自使用他人企业名称（字号）的不正当竞争，但未认定构成商品商标的侵权。广东法院在MICHELIN米其林案和GUCCI案中认为被告的行为同时构成商品商标侵权和服务商标侵权。江苏法院在联想lenovo案和LOEW EBALLY DOLCE&GABBANA案中认为，被告在店招上使用上述商标属于对合理指示商品来源的权利的不当扩张，构成商品商标侵权，后者法院亦认为商品销售服务行为并不属于第35类服务商标所指的服务行为。

欧共体法院BMW案中，法院认为二手车销售中的商标使用构成权利用尽，但这种转售使用商标的行为如果会误导公众误以为与商标权人之间存在某种联系，或转售人未尽到善意的注意义务等，同样构成侵权。美国联邦第九巡回法院New Kids 案中，首次确立了“指示性合理使用”的概念以及三个检验标准，即必要性，使用的合理范围，不得让人以为转售商与商标权利人之间存在许可等关系。
在判断转售商在店招上单独或突出使用商标是否构成侵权时，如果其行为不符合必要性、合理性、善意、不产生误认这四个条件，则不能援引商标合理使用进行抗辩。此外，如果超出商品商标的合理适用范围，同时会产生标识服务来源的效果，这种行为既构成对商品商标或服务商标的侵权行为，同时还构成擅自使用他人企业名称（字号）的不正当竞争行为。

专 题 二

王莲峰  

华东政法大学教授、博导

商标法研究所所长

《商标惩罚性赔偿法律适用的难点问题》

王莲峰教授以《商标惩罚性赔偿法律适用的难点问题》为题，与参会人员进行了专题分享。针对目前惩罚性赔偿适用较少、适用标准不一的现状，通过对106件商标惩罚性赔偿司法裁判案例的归纳整理，详细讲解了恶意认定、情节严重的认定以及惩罚性赔偿金计算的基数和倍比，认为判断侵权人主观恶意程度应考量涉案商标的知名程度、侵权人与权利人之间的关系、侵权人与涉案商标近似或相同的标志申请商标的历史、侵权人以往的侵权历史以及诉讼过程中存在举证妨碍行为等这些因素综合判断。王教授认为，惩罚性赔偿在加倍计算确定基数时，不包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支，权利人诉请以实际损失计算赔偿额基数时，采用“因销量流失而损失的利润”和“因价格侵蚀而损失的利润”两种计算方法，并且还需要考虑权利人因侵权行为而遭受的未来销售利润损失，对同一侵权行为，已经受过行政处罚或刑事处罚的，应当减轻或者免除惩罚性赔偿责任；行政处罚或刑事处罚的责任承担对侵权人的威慑和预防功能实现在具体个案中差异较大，建议仍然允许适用惩罚性赔偿，但是应当予以减轻或免除。

专 题 三

   刘艳锋

天驰君泰律师事务所合伙人

商标律师

《商标撤销在商标攻防战中的运用--以微信案为例》

刘艳锋律师以《商标撤销在商标攻防战中的运用》为题，从微信案入手，详细讲解了商标撤销在商标攻防战中的运用。目前中国商标申请量较大，抢注、囤积现象比较严重，企业在申请商标时若要排除在先商标，可以采用异议、无效、撤三、购买和共存等方式。
在微信案中，原告对使用微信支付的店家以在36类金融享有的商标专用权提起商标侵权诉讼，当时“微信支付”与“支付宝”处于争夺市场最关键期，负责律师团队采取不改名、以继续使用为目标的策略，全面把控行政确权、民事侵权。首先对原告的商标提起撤三申请，并尽力加快行政案件的速度，同时拖延民事案件，争取在民事案件审理期间得到一个撤三申请的结果。
在撤三的过程中，考虑到社会舆论以及民事诉讼的进行，撤三申请主体可以采用案外人申请；撤销方式上，因有民事侵权诉讼的存在，可以先选择民事诉讼中认定的相同或近似的项目撤销，再对另外的类似商品撤销，甚至同时提出全部撤销和部分撤销。同时，该团队也对金融支付行业和被申请人线上、线下商标使用情况进行了调查，以充分举证、反证，证明被申请人证据本身三性问题，且并非在核定使用商品上使用商标，以及其使用仅为象征性使用。

专 题 四

 张伟君  

同济大学知识产权与竞争法研究中心主任

《涉外定牌加工（OEM）商标侵权判定规则的回归》

张伟君教授以《涉外定牌加工（OEM）商标侵权判定规则的回归》为题，进行了专题分享。
在2014年的“PRETUL” 案再审判决中，最高院认为使用相关“PRETUL”标志的行为仅是物理贴附行为，并非商标意义上的使用，且该商品不在中国市场销售，亦不会发生商标的识别作用，也不会使相关公众产生混淆。但最高院在2019年宣判的HONDA案中认定被告贴牌加工的行为构成商标性使用并构成商标侵权。张伟君教授认为最高院的这种态度转变并非忽然发生。
在2018年的USAPRO案中，最高院一方面继续“物理贴附论”的表述，但对受托方（加工方）的使用是不是“商标使用”进行含糊处理，另一方面明确承认OEM中的使用构成委托方（商标权人）对商标的使用，认为对相关公众而言商品的来源是优赛普罗公司，优赛普罗公司享受该商标权带来的收益并承担相应的责任，“商标法意义上的商标使用主体”是优赛普罗公司，即委托人委托他人加工商标，就视同委托人在使用该商标。
在2019年的HONDA案中，最高院认为商标侵权行为的归责原则应当属于无过错责任原则，且不以造成实际损害为侵权构成要件，只要以标注方式或其他方式使用了商标，只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定该使用状态属于商标法意义上的“商标的使用”，不能把某种贸易方式（如本案争议的涉外定牌加工方式）简单地固化为不侵犯商标权的除外情形。
张教授充分肯定了最高法院在HONDA案中的裁判说理，认为涉外贴牌加工（OEM）商标侵权纠纷的判定，应该回归商标侵权判定的基本规则和原理，注册商标专用权作为专有权，只要被告行为落入到专有权控制的范围内就构成侵权，过错问题只需在损害赔偿部分进行考虑，而不应再以所谓的司法政策为导向左右摇摆。张教授指出，涉外贴牌加工侵权定性，要坚持商标权地域性原则，我国法院在审理涉外贴牌加工商标侵权纠纷案件中，既没有必要寻求本国法的域外适用，也没有必要考虑外国法下的知识产权或保护外国权利人的利益，这样既可以保持法律规则的稳定性而不至于顾此失彼，又可以维护法律规则的公平性而不至于厚此薄彼。

专 题 五

董宜东

太平洋联合律师事务所合伙人

商标律师

 《装潢性商标的侵权认定》

董宜东律师结合自己办理的具体案例，即不同法院因分别采取“混淆可能性”标准与“联想可能性”标准而对是否侵权得出不同判决结果的案件，以《装潢性商标的侵权认定》为题详细分析了装潢性使用相关标识是否构成商标性使用、权利人是否将其作为商标有效使用、涉案使用方式是否具有某种功能性以及涉案商标的显著性等方面，阐述了装潢性使用相关标识的侵权认定标准。董律师认为，商标近似的判定，一是要考虑商标本身的固有显著性。固有显著性的高低影响到商标是否能够起到区别商品来源的作用。牛仔裤裤袋作为行业中的惯常设计的装饰性图案，固有显著性较弱。（见下图）


二是要考虑商标的知名度。权利人从未将牛仔裤裤袋的图案作为商标进行使用，即使在广告中也未作为商标使用，而仅仅作为装饰图案进行使用，因此牛仔裤裤袋的图案作为一个商标的知名度亦非常低，从而导致固有显著性低的弱商标也没有通过使用产生“获得显著性”。三是要考虑是否会导致混淆。除口袋装饰外，被诉侵权产品的显著部位是否有自己的商标、标牌等标识，店面设计及店招等使用的何种商标，也是需要考虑的因素。四是要进行功能性排除。对于被控侵权标识是否属于商标性使用，需结合对五边形裤子口袋的功能性使用，中间的弧线的装饰性使用，综合予以认定。

专 题 六

冯晓青  

中国政法大学无形资产管理研究中心主任

 《注册商标无效的实践反思与对策思考》

注册商标的无效事由体系分为绝对事由和相对事由。通过总结实践经验，冯教授针对上述无效事由的部分情形进行了阐述。
针对2019商标法第四条“不以使用为目的的恶意商标注册申请”的规定，恶意是否就是不使用？单纯囤积商标是否是不正当占用公共资源？法院明确在审理中要坚持审慎原则，确属是以囤积商标进而通过转让等方式牟取商业利益为目的，大量申请注册他人具有较高知名度的商标的行为应当予以有效规制。
一些滥用我国国家名称，标识本身具有贬损含义或标识承载了一定的公共利益且对国家政治、经济、文化等方面有影响的，以及含有某些领域公众人物的姓名并可能对社会利益产生负面影响的，都可能构成有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响。
缺乏显著性的商标因其难以起到区分商品或服务来源的作用，也难以获准注册。对具有一定功能性的商标，要衡量《商标法》与《著作权法》《专利法》的保护内核，考虑公共资源的保护问题。对于与驰名商标近似的商标，可考虑混淆和淡化两个要素。对于特定利害关系人影响的相对事由，若是代理人代表人等进行抢注，无需考虑类似商品或近似商标，但前述关系以外的合作关系需要受到相同或类似商品以及相同或近似商标的限制。侵犯他人在先权利的权利内容可以包括著作权，姓名权，肖像权等权利以及有一定影响的商品名称、包装、装潢等权益。对于无效宣告五年的时间限制，是要维护社会经济秩序的稳定，但对于本身即为恶意注册的商标，为贯彻诚实信用原则，驰名商标所有权人可以超越五年的时间期限。
冯教授认为，不使用并非就代表恶意，恶意应当是具有攀附商誉、利用商标资源谋取不正当利益的意图。在缺乏显著性的商标注册成功后，如果经过使用获得显著性的，为尊重已经形成的商标秩序，不应被宣告无效。不良影响的判定可以标志本身的含义、标志所指代的公共利益与社会秩序、标志使用产生的不良影响进行参考，但商标审查是否应当对流行文化进行审查呢？对特定关系人的抢注行为，需要贯彻诚信原则。对于五年的时间要求，欧共体商标条例、德国商标法、英国商标法中有关请求宣告商标注册无效不受5年时间限制的条件，都只有“恶意注册”，而没有被恶意注册的商标须是驰名商标的要求。

专 题 七

杜颖

中央财经大学知识产权研究中心主任

《商标授权确权程序中相似性审查的标准与政策考量》

杜颖教授就《商标授权确权程序中相似性审查的标准与政策考量》与参会人员进行了分享。商标相似性包括近似性和类似性两方面。根据《商标法》第五十七条的规定，商标侵权中要考虑混淆可能性，但在行政审查中商标局引用第三十条的时候，是否要考虑混淆可能性呢？杜颖教授对此进行了详细分析。
2016年北京高院《当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题（二）》中确认，在商标授权确权行政诉讼中，当引证商标与诉争商标为近似商标，或者两商标指定使用商品类似时，还应考虑是否容易导致混淆，才能最终确定诉争商标的可注册性。《商标审查标准》也出现商标局在审查中要考虑“易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的”这一情况。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十二条规定，根据《商标法》第十三条第二款提出主张的，人民法院应当综合考量认定是否容易导致混淆。答记者问中提到，《商标法》第三十条关于在先注册商标的保护也涉及到混淆可能性的判断，同样可以参照《授权确权规定》第十二条的规定来进行判断。《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第15.2条规定，适用商标法第三十条时，也要考虑是否容易造成相关公众混淆。
基于目前商标续展率低、有效注册量高、相对理由审查存留质疑、有后续程序可以补救等原因，杜教授建议商标相似性审查应从宽放行，在驳回复审这种单方程序中，也建议可以适当考虑申请商标的市场知名度。

专 题 八

商家泉

高文律师事务所合伙人

商标律师

《商标许可合同争点及主要法律问题》

商家泉律师就“商标许可合同争点及主要法律问题”与参会人员进行了分享交流。
商标许可的法律意义在于专用权的许可与禁用权的放弃。商标的专用权是基础，禁用权是保障，商标许可属于诺成合同，因此在稻香村案中，双方商标授权许可合同签署且备案，苏稻为维持商标有效而清理市场，并放弃对北稻的侵权指控，商标许可合同已经实际履行。商标许可实际是期待商标专用权人放弃对其“侵权行为”的指控，因此即使没有实际使用授权商标，许可合同业已履行。《商标法》第十五条的规制范围包括洽谈阶段、预约合同（意向书）、合同订立、生效、履行及后合同义务期间。
商标共有权行使应以不损害其他共有人利益为原则。共同共有是共有人可以自由、全面地使用商标。对于普通许可，共有人不能阻止其他共有人对第三人进行普通许可，但可以主张合理的许可费，而对于独占和排他性许可，因这两种许可会导致其他共有人部分权利的受限，因此共有人的行为构成部分无权处分，但不影响许可合同本身效力，只能由该共有人向其被许可人承担履行不能的违约责任。一名共有人提起诉讼，其他共有权人可以追加为共同诉讼人。若只是为维护权利，则无需追加其他共同共有人，若是处分权利，则应当追加。维护权利中，基于排除妨碍请求权的情形允许共有人单独起诉，若涉及赔偿损失，是否要追加其他共有人则有待商榷。
许可合同作为继续性合同，无效的后果唯得面向将来，若合同被认定自始无效，不能认定被授权人使用商标的行为构成商标侵权，合同无效不等于未经权利人许可。
商标许可与诉讼实施权的关系。普通被许可人不赋予诉权，其损失只是合同权利受损，属于纯粹经济损失，不予赔偿，只有加害人故意以有悖于善良风俗的方法侵权的特殊情形，才予以赔偿损失。商标权利人也无法主张商标普通、排他、独占被许可人的经济损失，只有在能够证明被许可人销量损失不可避免的转向权利人时，方可行使。
买卖不破租赁原则适用于商标许可，但独占许可、排他许可在先签署，后签定的买卖合同会存在实际履行不能的问题。因私法不能对抗公法，故买卖不破租赁原则不适用于司法拍卖。当商标许可合同的目的是为了抵偿欠款而非许可使用时，不适用买卖不破租赁。
被许可人可以因绝对无效理由提起许可商标的无效宣告，因这涉及到公法及程序的安定性，对绝对无效理由约定的弃权条款是无效条款；若被许可人已约定对相对条款的放弃，如放弃在先权、先用权等，被许可人可以提起诉讼但有可能丧失胜诉权；若以私人协议延长本不该被授予的知识产权则具有限制竞争的效果，属于权利滥用，可能构成无效条款。

总 结

最后，马翔主任对本场商标法分论坛进行了总结：

商标法分论坛讨论的问题主要是商标的显著性、不同商标的显著性是否有可区分性，以及混淆误认的问题。商标行政授权确权之诉的确立实质是司法审查终局。司法审查机关和行政授权机关之间存在矛盾，商标的司法审判当中，律师、专家和司法机关中也存在矛盾，一是涉外定牌加工问题；二是行政程序中经过使用实际产生区分性的两个商标可以共存，但是部分司法机关认为单一程序中不能举证证明申请商标与引证商标产生区分性；三是延伸注册的问题，即在企业发展不同阶段中对商标的改变是否可以对其商标商誉进行承继，而部分司法机关认为不存在系列商标的商誉累计问题。马翔主任最后表达了对商标律师的高度评价，对商标业务的发展充满信心。至此，本次商标法分论坛圆满结束。

本周我们将陆续更新各大分论坛综述，关注“知识产权那点事”公众号，敬请期待。

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