计算机程序发明专利适格性探讨——兼议专利审查指南修改草案

文| 巩靖 北京市通商律师事务所

计算机程序发明专利适格性探讨

——兼议专利审查指南修改草案

引言

将计算机程序产品的相关研发成果转化为专利，首当其冲面临的问题是对专利权保护客体的判断（又称“专利适格性判断”）。一般而言，如果一项方案不属于专利权保护的客体，那么就无需再对其是否满足新颖性、创造性、实用性等其它问题进行判断。由此可见，专利适格性是一项计算机程序方案迈入专利大门的“入场券”。

国家知识产权局于2020年11月10日发布了《关于就<专利审查指南修改草案（第二批征求意见稿）>公开征求意见的通知》，新发布的《专利审查指南修改草案（第二批征求意见稿）》（以下称“指南修改草案”）对于涉及计算机程序的发明专利申请的审查规则做了较大修改，整体上降低了计算机程序发明的专利适格性审查标准。这一稿指南修改草案如果能够最终落地，对于人工智能企业、互联网企业、区块链企业等涉及计算机程序开发的企业而言是重大利好。

针对以上所提及的专利适格性判断问题，本文首先探讨了我国计算机程序发明的专利适格性判断的法律适用规则和裁判依据，然后结合美国专利适格性判断规则探讨笔者对于我国计算机程序发明专利权保护客体问题的一些思考。

一、计算机程序发明的专利适格性判断的法律适用

《中华人民共和国专利法》（以下称“专利法”）在第二条、第五条和第二十五条从不同角度对专利权保护客体作出了规定：

第二条  本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。

发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

第五条  对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。

对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权。

第二十五条  对下列各项，不授予专利权：

（一）科学发现；

（二）智力活动的规则和方法；

（三）疾病的诊断和治疗方法；

（四）动物和植物品种；

（五）用原子核变换方法获得的物质；

（六）对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。

对前款第（四）项所列产品的生产方法，可以依照本法规定授予专利权。

通常的理解是，专利法第二条从原则上规定了发明和实用新型专利保护的客体是“技术方案”，专利法第五条规定违法和违反公序良俗的发明创造不得授予专利权，专利法第二十五条从立法本意和政策考量等因素出发明确规定了几种不属于专利权保护的主题。

对于专利法第五条与另外两个法条之间的关系，一般不会产生疑义；而关于专利法第二条与第二十五条之间的关系，在学理上有过一些讨论。有学者认为，专利法第二条的本意并非在于从学理上正面定义何为“发明创造”，而是在于明确发明、实用新型、外观设计之间的区别，这种规定在我国于一部专利法中并列规定三种专利的情况下必不可少[1]。更多学者认为，专利法第二条和第二十五条分别是从正面和反面界定专利权保护的客体[2]。

从实务层面来看，国家知识产权局和我国法院系统均持后一种观点，即，专利法第二条从相对宏观面上正面定义何为受专利权保护的发明创造，专利法第二十五条从相对微观面上反面规定哪些主题不受专利权保护。

就近些年的专利授权确权纠纷实务而言，关于涉及智力活动的规则和方法的计算机程序发明的专利适格性判断的法律适用，规则是相对清晰的。《专利审查指南（2010）》在第二部分第一章和第九章均记载了相关规则。这一规则简单总结如下：如果权利要求仅涉及智力活动的规则和方法并且不含有任何“技术特征”（例如，计算设备等）时，直接按照专利法第二十五条处理；如果权利要求中还包含“技术特征”，则按照专利法第二条进行进一步判断。

上述判断规则也写入了2020年2月1日施行的国家知识产权局公告第343号令——国家知识产权局关于修改《专利审查指南》的公告：

在《专利审查指南》第二部分第九章增加第6节，内容如下：

……

6.1.1 根据专利法第二十五条第一款第(二)项的审查

如果权利要求涉及抽象的算法或者单纯的商业规则和方法，且不包含任何技术特征，则这项权利要求属于专利法第二十五条第一款第(二)项规定的智力活动的规则和方法，不应当被授予专利权……

如果权利要求中除了算法特征或商业规则和方法特征，还包含技术特征，该权利要求就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法，则不应当依据专利法第二十五条第一款第(二)项排除其获得专利权的可能性。

6.1.2 根据专利法第二条第二款的审查

如果要求保护的权利要求作为一个整体不属于专利法第二十五条第一款第(二)项排除获得专利权的情形，则需要就其是否属于专利法第二条第二款所述的技术方案进行审查。

上述法律适用规则可大致用下图表示：

二、基于专利法第二条进行专利适格性分析的判断依据

（一）专利法第二条是我国专利适格性大门的守门员

如上所述，按照我国现行的《专利审查指南》的规定，如果权利要求中除了算法特征或商业规则和方法特征还包含技术特征，则直接认定该权利要求就整体而言不是一种智力活动的规则和方法，不属于专利法第二十五条排除保护的主题，需依据专利法第二条进一步审查该权利要求是否属于技术方案。因此，在实践中，专利法第二十五条非常容易被规避。在权利要求中添加一些诸如计算设备等硬件特征就足以绕开专利法第二十五条的制约。正因为如此，专利法第二条事实上成为了我国专利适格性大门的守门员。

（二）我国当前实践中对技术方案的判断依据

1. 对技术方案的判断，重点在于对技术问题和技术手段的判断

专利法第二条明确了发明保护的客体是“技术方案”。然而，无论专利法还是《中华人民共和国专利法实施细则》均没有对“技术方案”给出定义。我国现行的《专利审查指南》在第一部分和第二部分分别以实用新型和发明为对象针对“技术方案”给出了定义：技术方案是对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合。技术手段通常是由技术特征来体现的。未采用技术手段解决技术问题，以获得符合自然规律的技术效果的方案，不属于专利法第二条第二款/第三款规定的客体。

通过《专利审查指南》的上述定义可以得出，在对一项方案是否是技术方案进行判断时，应当考虑以下要素：

（1）所要解决的问题是否是技术问题？

（2）所采取的手段是否利用了自然规律？

（3）所获得的效果是否是对自然规律利用的结果？

在实践中，由于技术效果与技术问题和技术手段总是相互关联的，当所采用的手段利用了自然规律并解决了一项技术问题时，其所达到的效果必然是对自然规律利用的结果，属于技术效果。因此，对于技术问题和技术手段的判断往往是最重要的。

2. “游戏计时收费案”对技术问题判断的启示

指南修改草案对计算机程序发明的专利适格性审查基准进行了调整，突出了技术手段在技术方案“三要素”判断中的作用，把是否记载技术手段置于三要素判断首位。这样的修改其实反映出，在我国长期的专利授权确权纠纷实务中一直存在的一个现象，即，在对一项方案是否是技术方案进行判断时，技术问题的判断一直起到排头兵的作用。然而，对技术问题的判断有着很强的主观性，对于一个专利申请或专利中记载的方案是否解决了一个“技术问题”的判断，一方面取决于对该方案所提出的手段和所要解决的问题的综合理解，另一方面也取决于该专利申请或专利中记载的“故事”讲得是不是“有技术”。(2016)最高法行申1000号行政裁定书[3]（以下称“游戏计时收费案”）讲述的就是一个讲得“没有技术”的“故事”。

本案案情如下：专利申请人阿浦富润特技术有限公司（以下称“阿浦富润特”）的申请号为200710196739.4、发明名称为“产生收入用的游戏服务器系统和方法”的发明专利申请因不符合专利法第二条第二款而被国家知识产权局专利局驳回。阿浦富润特就驳回决定提出复审请求，国家知识产权局专利复审委员会（以下称“复审委”，现由国家知识产权局专利局复审和无效审理部承担原复审委职能）经审查维持了上述驳回决定。阿浦富润特就该决定提起行政诉讼，该案的一、二审判决均维持了被诉决定。阿浦富润特就二审判决提出再审申请，最高人民法院最终驳回了该再审申请。

本案被诉决定所针对的权利要求1如下所示：

1、用一种系统向多个用户传送玩耍游戏信息和传送从多个用户那里产生收入数据的一种方法，多个用户中的每个用户具有一个可移动设备玩耍游戏，该方法所包括的步骤为：

提供一游戏服务器，该游戏服务器可通过一个移动数据网络和多个可移动设备进行通信；

从多个可移动设备中的某一可移动设备上通过该移动数据网络向该游戏服务器发送一个申请游戏对话的信号；

在该可移动设备上通过该移动数据网络启动存储在该游戏服务器上的游戏；

通过该移动数据网络将该可移动设备的用户身份识别标志和游戏的开始时间记录到该服务器的一个数据库内；

在该可移动设备上通过该移动数据网络玩耍存储在该游戏服务器上的游戏；

把一个结束时间记录到该服务器的一个数据库内；

提供一个可和该游戏服务器通信连接的账单服务器，用于收集该可移动设备的用户玩耍游戏的一个总游戏时间数据并把所述总游戏时间数据通过互联网或局域网发送到移动数据网络供应商的账单系统，

所述系统中：（1）通过数字移动数据网络，用户具有的可移动设备与游戏服务器上通信连接；（2）游戏服务器与账单服务器通信连接；（3）游戏服务器与互联网或局域网进行通信连接；（4）账单系统服务器与互联网或局域网进行通信连接；（5）通过互联网或局域网，账单服务器和账单系统服务器进行通信连接。

涉案专利申请公布文本的权利要求1的主题名称为“用于从某一游戏系统的用户那里产生收入的一种方法”。

本案中，围绕方案解决的问题是否是技术问题的争论从被诉决定一直持续到最高院再审裁定。涉案专利申请背景技术所记载的内容对于技术问题的判断起到了关键性作用。在涉案专利申请的背景技术中记载了：“已有技术除了向用户们提供特定游戏的拷贝(copy，或称复制品)收取费用或是从广告中产生收入之外，则未曾揭示过一种可用来从游戏系统中产生收入的系统和方法。”涉案专利申请自身对于所要解决的问题的记载已经非常倾向于商业规则，背离了“技术性”。因此，就技术问题的判断，从一审判决至再审裁定，法院的观点始终与复审委做出的被诉决定保持一致。最高院认为：

本申请权利要求1所要解决的问题是满足游戏提供商在提供网络游戏中获取收入的问题，这并不属于针对现有技术发现的技术问题，而是根据人的主观意志设定的规则实现游戏供应商从游戏系统的用户处产生收入的结果，因此不构成技术问题。

3. 对技术手段进行判断的参考因素

上述游戏计时收费案还讨论了如何判断一项方案是否包含了利用自然规律的技术手段。从上文提及的《专利审查指南》对于技术方案的定义可以看出，为了定义何为技术方案，《专利审查指南》引出了“自然规律”这一概念。然而，越是基础性的概念、越是熟悉的词语就越难定义（笔者注，从事知识产权行业的朋友，请思考如何定义知识产权，又如何定义专利）。

《专利审查指南》对于技术方案的定义，从某种意义来说是用一个难以言喻的概念来解释另一个难以言喻的概念。曾经作为我国专利审查员内部参考依据的《审查操作规程》（笔者注，该规程现已废止）第一章第1.1.2节的第（4）项就如何对《专利审查指南》中的自然规律进行判断进行了解释，这一解释对于我们理解《专利审查指南》中的“自然规律”有所裨益：

审查指南有关技术方案的定义中，“利用了自然规律”是为了排除利用人为规定和经济规律等完成的发明，并不是要求说明书中必须指明具体应用了什么自然规律。

在上述游戏计时收费案中，对于判断涉案专利申请权利要求1所采用的手段是否是利用了自然规律的技术手段，最高院的切入点是，该手段是否受主观意志左右，该手段是否对现有的网络或计算机系统等内部性能带来改进，以及该手段是否对现有的网络或计算机系统构成或功能带来任何技术上的改变：

本申请权利要求1所采用的手段是以人为制定的活动规则，并按该规则的要求进行信息互换，而该主观意志设定的规则未受自然规律的约束。本申请权利要求1的系统虽然使用了“游戏服务器”“账单服务器”“数字移动数据网络”“可移动设备”等计算机或者网络的技术名词，但并没有提出或者解决现有设备内部结构存在的何种技术问题，也没有给设备的性能带来改进，或给设备的构成或功能带来任何技术上的改变。

因此，本申请权利要求1利用现有公知计算机或者网络技术设备，所采用的手段并未对现有的网络或计算机系统等内部性能带来改进，亦未对其构成或功能带来任何技术上的改变，而是通过人为制定的交互规则进行信息传送，并未构成技术手段……

从这个判决能够得出法院对于“利用了自然规律的技术手段”的一些裁判思路：如果一个手段越是偏物质层面的、越是无人干预的，则其越能够体现对自然规律的利用，越偏向于技术手段；而如果一个手段越是偏精神层面的、人为干预度越大的，则越偏向于智力活动规则和方法。

在(2017)京行终5591号（以下称“教辅方法案”）[4]中，北京市高级人民法院对于利用了自然规律的技术手段的判断思路与游戏计时收费案的判断思路基本一致。该案案情如下：专利申请人侯洁琼的申请号为200680046843.9、发明名称为“指导教学的计算机辅助方法和系统”的发明专利申请因不符合专利法第二条第二款而被国家知识产权局专利局驳回。侯洁琼就驳回决定提出复审请求，复审委经审查维持了上述驳回决定。侯洁琼就该复审决定提起行政诉讼，该案的一、二审判决均维持了被诉决定。

本案被诉决定所针对的权利要求1如下所示：

1. 一种系统辅助适应性教学方法，是利用一辅助系统实施以用于支持由一个或多个老师教导一个或多个学生共同学习与学习语言的相关科目主题，该方法包括以下步骤：

接受负责教导一个或多个参加至少一个适应性教学课的学生的至少一名用户的登陆；

接受作为主持教师的用户选择具有预设数据的教学主题，所述预设数据是多个问题集的形式，所述多个问题集中的每一问题集包括至少一个问题、针对所述问题的可选答案的列表、包含与所述可选答案列表有关的反馈的第一数据集，其中所述第一数据集是已预载入数据库中的；

接受一个或多个参加适应性教学课的学生的登陆；

动态地提取所述一个或多个参加适应性教学课的学生中在至少一个练习课期间获得的个人练习成绩及得分行为；

利用所述至少一个练习课期间的所述个人练习成绩及得分行为，为所述一个或多个学生建立初始平均水平值；

将所述初始平均水平值与为多个教学模式预定的难度水平匹配；

寻找所述多个教学模式中的至少一个，其中所述多个教学模式中的至少一个与所述初始平均水平值匹配；

根据所述初始平均水平值制定教学数据集；

将所述教学数据集利用带有与所述一个或多个学生的平均水平值相配合的难度水平的教学模式呈现在一台或多台学生使用的的个人终端或者一台或多台学生共享的终端上，用于开展适应性教学；以及执行一系列教学过程。

复审委在被诉决定中认为：该解决方案虽然使用数据库、教学辅助系统来开展教学，然而，这仅仅是对公知技术的利用，采用这些技术来辅助教学并没有给教学辅助系统以及数据库本身的内部性能带来改进，也没有对其构成和功能带来任何功能上的改变……权利要求1的解决方案采用的手段是预载入预设的教学数据，通过获得学生的练习成绩和得分建立其初始水平值，根据学生的水平来制定相应的教学数据集，并且在教学过程中，使用问题集和包含有问题的可选答案列表有关的反馈的数据集，而这些手段都是人为规定的教学规则，不受自然规律的约束，因而未利用技术手段……

二审判决几乎完全采纳了上述判断思路，最终驳回了侯洁琼的上诉请求。当我们重新审视涉案专利申请的权利要求1时，可以试想，如果我们把权利要求1中的所有计算机硬件替换成一个人，把所有的数据处理放到人脑中进行，不仅不妨碍方案的实现，反而更能体现方案的内涵和精髓——因材施教。涉案专利申请权利要求1中虽然记载了一些技术性要素，例如，辅助系统、登陆等，然而这些技术性要素像是一个无袖的披风，仅仅是松垮地披在了一个智力活动规则和方法（教学方法）的肩膀上，这样的松垮的结合既没有对技术性要素本身带来改进，也没有产生新的价值，因此该方案并不会因这些技术性要素的加入而满足“技术性”的专利权保护客体要求。

然而，总结上述法律法规、裁判文书以及裁判文书所引用的复审决定可以发现，虽然裁判者在对一项方案是否属于技术方案进行判断的过程中实际考量的因素可能有很多，但最终落实到复审决定、裁判文书中的考量因素却相对比较单一，基本可总结为：主观意志/人为干预贡献程度；对技术性要素本身性能的改进；对技术性要素的构成或功能上的改变。这从某种程度上反映出，我国当前实践中对技术方案判断规则的指引在操作层面尚不够明确、清晰和具体。

 三、美国专利适格性判断“两步测试法”简介

（一）Mayo/Alice 两步测试法

美国联邦最高法院在Mayo案[5]和Alice案[6]中确立了专利适格性判断的两步测试法[7]，其具体判断流程如下：

步骤1——判断权利要求保护主题是否属于35 U.S.C.§101规定的四种法定类型（方法、机器、产品或组合物）之一。如果不是，则直接判定不属于专利权保护客体；如果是，则进入步骤2A。

步骤2A——判断权利要求保护主题是否指向司法例外（自然规律、自然现象、抽象思想等）。如果不是，则属于专利权保护客体；如果是，则进入步骤2B。

步骤2B——判断权利要求中是否记载了能够使方案超出司法例外的“显著更多”的要素。如果是，则属于专利权保护客体；如果不是，则仍然不属于专利权保护客体。

（二）美国两步测试法与我国专利适格性判断殊途同归

从裁判思路来看，在上述游戏计时收费案中，对于引述了服务器、可移动设备等技术性要素的方案是否是技术方案，从复审委到最高院，其判断方法与美国专利实践中的两步测试法颇有共通之处。就该案而言，假设套用两步测试法，则：

在步骤1中，权利要求属于一种方法，进入步骤2A；

在步骤2A中，权利要求指向一种抽象思想（商业活动规则），进入步骤2B；

在步骤2B中，由于抽象思想与技术性要素的结合仅仅是将行业公知的、常规的以及惯用的特征与抽象思想进行了简单的结合，既未对计算机系统本身功能做出改进，也未对其他技术或者技术领域做出改进，这种结合未达到“显著更多”（Significantly More）的程度，因此，请求保护的方案不属于专利权保护客体。

事实上，国家知识产权局及我国法院系统在许多类似案件（包括上述教辅方法案）中的专利适格性裁判思路与两步测试法均有共通之处。

（三）两步测试法规则的细化

针对Alice/Mayo两步测试法中的步骤2A评价标准难于把握、专利适格性判断结果难以预期的问题，美国在2019年1月发布了修改的《专利适格性指导意见》（Patent Subject Matter Eligibility Guidance，简称“PEG”），结合近期判例对Alice/Mayo两步测试法进行了细化。虽然PEG对于美国法院系统不具备约束力，但其对于美国专利商标局（USPTO）专利审查员的专利适格性审查标准拿捏有着重要影响。

修改后的PEG提出了两点重要的优化措施。第一，依据司法判例，对属于“抽象思想”的客体进行类型化，提炼并细化出可供审查员直接参照的“关键概念”（Key Concepts）；第二，如果某项权利要求援引的司法例外被“整合”成对该司法例外的实际应用（Practical Application），则该权利要求并不“指向”该司法例外，并指导如何进行判断[8]。

USPTO在修改后的PEG中列出了属于司法例外被“整合”成对该司法例外的实际应用的情形[9]：

（1）对计算机功能的改进或对其他技术或技术领域的改进；

（2）应用或运用司法例外来实现对疾病或医学状况的特定治疗；

（3）与权利要求不可分割的特定机器或产品一起实施司法例外，或与权利要求不可分割的特定机器或产品同时运用司法例外；

（4）使得特定物品转换或者变成为不同的状态或者事物；

（5）除了将司法例外的运用与特定技术环境一般性的联系起来之外，以一些其他有意义的方式应用或运用司法例外，从而使得权利要求作为一个整体不仅是被撰写成旨在垄断司法例外。

USPTO还列出了不视为“实际应用”的情形：

（1）仅在司法例外中引用措辞“应用其”（或其等同物），或仅包括指令以在计算机上实施抽象概念，或仅将计算机作为工具使用以实施抽象概念；（2）在司法例外中添加无关紧要的额外解决方案活动；（3）只是一般性地将司法例外的运用与特定技术环境或使用领域联系起来。

修改后的PEG将两步测试法中原步骤2B中考量的部分参考因素提前到步骤2A中进行考量，并进一步细化了步骤2A的判断规则。这些判断规则和参考因素对于我国完善专利适格性的判断方法有较高的借鉴价值。

四、对我国专利适格性判断规则和指南修改草案的思考

（一）专利适格性判断应当回归到以专利法第二十五条为基准

早有学者指出，在专利法中一般不宜同时对专利权保护客体作出正面定义和反面定义。其原因在于，同时作出正面和反面定义很难确保其分别界定的能够被授予专利权的主题范围和不能授予专利权的主题范围正好能够“无缝”地拼接在一起，使两者之间既无空隙，又无重叠。若有空隙，则判断位于其中的主题能否被授予专利权找不到法律依据；若有重叠，则判断位于其中的主题能否被授予专利权依据正反两个定义会得出相互矛盾的结论，不知该以谁为准[1]。

我国虽然在专利法中同时对专利权保护客体做出了正面定义和反面定义，但至今尚未明显暴露两者之间的“空隙”或“重叠”，其原因并不在于该正面定义和反面定义真正实现了“无缝拼接”。举例而言，许多专利法第二十五条所排除的疾病的诊断和治疗方法，本身属于专利法第二条所规定的技术方案。如果这种疾病的诊断和治疗方法与计算机技术相结合，专利法第二条与专利法第二十五条之间的矛盾便更加突出。

笔者认为，我国至今尚未明显暴露专利法第二条与专利法第二十五条之间的矛盾的根本原因在于，我国专利法对专利权保护客体的正面定义为“虚”定义，对专利权保护客体的反面定义为“实”定义。

深入分析专利适格性判断相关的审查意见通知书、复审/驳回决定、专利授权确权纠纷裁判文书可以得出这样的结论：对于披着“计算设备”等技术外壳的诸多不受专利权保护的主题，裁判者往往以专利法第二十五条为核心、用专利法第二条为外衣否认相关客体的可专利性。这仿佛已然成为专利申请人/专利权人与裁判者之间心照不宣的游戏：一个用专利法第二条的“技术方案”外壳包装专利法第二十五条所排除保护的主题，而另一个披着专利法第二条的“技术方案”的外衣对方案是否属于专利法第二十五条所排除保护的主题进行实质判断。

此外，当前指南修改草案针对计算机程序发明的专利适格性判断给出的参考示例均是与专利法第二十五条第一款第（二）项的智力活动的规则和方法有关，对于专利法第二十五条第一款中除智力活动的规则和方法之外的其他主题与技术外壳的结合所得到的方案的专利适格性判断规则，指南修改草案没有给出很清晰的指引。例如，对于疾病的诊断和治疗方法与计算设备的结合得到的方案的专利适格性判断，应当依据专利法第二十五条进行裁判，判断其发明实质是否在于疾病的诊断和治疗方法，还是应当依据专利法第二条进行裁判，判断该方案作为一个整体是否属于技术方案？在过往的专利授权确权纠纷的司法裁判中也有过法律适用方面的矛盾[10] [11]。

另外，从清晰定义的难度来看，从正面定义何为“技术方案”的难度要大于从反面逐一定义各个非授权主题的难度；在裁判结果的可预期性上，前者也要弱于后者。况且，如果专利适格性判断的基准回归到专利法第二十五条上，《专利审查指南》第二部分第一章第4节就专利法第二十五条不授予专利权的客体做出的相关详细规定也有了被援引的前提。

（二）参考美国“两步测试法”及PEG细化专利适格性判断规则

如上文所述，我国当前实践中专利适格性判断规则在操作层面尚不够明确。实践中存在大量技术性要素与专利权排除保护的主题结合形成的方案，对这样的方案进行专利适格性判断需要更为细化的规则和依据。USPTO在两步测试法的规则完善过程中总结出的“关键概念”等内容以及对于技术性要素与“司法例外”的结合是否整合为实际应用的判断依据，对于我国在操作层面进一步细化专利适格性判断规则有积极的参考意义。

（三）谨慎判断“计算机实施的技术手段”

指南修改草案多处提及，当涉及计算机程序的发明专利申请的解决方案利用了计算机实施的技术手段，其必然能够解决技术问题并获得技术效果。指南修改草案在第二部分第九章第6.1.2节更明确地指出：

如果该项权利要求限定的解决方案利用了计算机实施的技术手段，由于其必然能够解决技术问题并获得技术效果，即使权利要求中包含算法特征或商业规则和方法特征，该权利要求限定的解决方案也属于专利法第二条第二款规定的技术方案。

然而，对于何为利用了计算机实施的技术手段，当前指南修改草案尚未给出正面定义，亦未总结出判断的流程和参考因素，仅通过几个案例给出指引。鉴于专利法第二条是我国专利适格性大门的守门员，如果指南修改草案第二部分第九章第6.1.2节的上述规定在实践中被裁判者误读成为一项方案只要与计算设备等技术要素相结合便可授权，可能会过分降低对算法和商业规则方案的专利适格性判断标准，并导致大量具有较低技术含量却有较大商业垄断威胁的专利申请授权。我们应当警惕对专利适格性判断的这种错误认识，避免陷入美国在State Street Bank案[12]后曾陷入过的商业方法专利泛滥的泥潭。

参考文献

[1]《中国专利法详解》，尹新天著，2012年1月第3版，知识产权出版社，第19页；

[2]《知识产权法教程》，王迁著，2019年1月第6版，中国人民大学出版社，第284页；

[3]阿浦福润特技术有限公司与国家知识产权局专利复审委员会行政裁决申诉行政裁定书，（2016）最高法行申1000号，最高人民法院；

[4]侯洁琼与国家知识产权局专利复审委员会二审行政判决书，（2017）京行终5591号，北京市高级人民法院；

[5]Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 132 S.Ct.1289(2012)，转引自“利用计算机实施的发明的可专利性研究——美国联邦最高法院确认‘Mayo二步分析法’的适用”，李洁琼，中山大学学报（社会科学版），2015年02期，第171-184页；

[6] Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S., 134 S.Ct.2347, 2014，转引自“美国商业方法专利保护的发展与现状及其对我国的启示”，吕磊，法学杂志，2019年03期，第96-104页；

[7]关于美国专利法第101条可授权客体的最新进展，金晓，《2015年中华全国专利代理人协会年会第六届知识产权论坛论文集》，2015年5月；

[8]美国《专利客体适格性审查指南》的最新修订及评述，张韬略，《知识产权》，2020年04期，第84-96页；

[9]《美国专利申请撰写及审查处理策略》（第二版），Benjamin J. Hauptman, Joshua Pritchett, Kien T. Le, 脱颖著，2020年1月第1版，知识产权出版社，第141页；

[10]赵红与中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案, (2013)高行终字第1202号, 北京市高级人民法院；

[11]冯连元与国家知识产权局专利复审委员会发明专利复审行政纠纷上诉案，(2012)高行终字第81号，北京市高级人民法院；

[12]State Street Bank ＆ Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc．，149 F. 3d 1368 (Fed. Cir. 1998)，转引自“利用计算机实施的发明的可专利性研究——美国联邦最高法院确认‘Mayo二步分析法’的适用”，李洁琼，中山大学学报（社会科学版），2015年02期，第171-184页。

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