出海谈 | 浅谈中日名著改编作品的商标风险

一日，小编接到咨询：某公司开发的一款基于某古典名作题材改编的新游戏正在做赴日发行的筹备。而在筹备相关的调查中，其发现该古典名作的书名在日本已被另一家公司在相关类别注册了商标。由于拟发行游戏的标题亦含有该名著的书名，该公司因此担心若将直接使用该游戏标题，其中的名著名称元素会涉嫌侵害商标权。

接到该咨询的小编不禁有种“梦回2006”的感觉。彼时，日本光荣（KOEI）、巨摩、科乐美等公司在我国申请数个涉及“四大名著”商标被媒体报道后，引起了国内舆论的哗然。当时的媒体将这种商标申请行为称为“扫荡”[1]和“灾难”，[2]认为若放任这些日企的“抢注”行为，国内游戏行业中以四大名著为题材的网络游戏作品都将面临侵权风险。

那么，根据我国及日本的商标法，该公司以及2006年的国内媒体的担心是否有必要？其实两个法律环境下的答案意外的一致，本期专栏就为各位读者解答。

问题一：游戏公司可否使用名著的书名或其他元素注册商标

标志能够作为商标使用的前提之一是具有显著性，而显著性首先取决于标志与其指代商品或服务之间的关系：一个标志与它所指代的商品或服务之间的联系越密切，则显著性越弱；反之，则显著性越强。[3]此种显著性被称之为固有显著性。放在书籍、影视、游戏等文娱商品和服务中，如果一本书的书名直接表示了书籍的内容，那么该书名就被认为是“描述性标志”，不具有固有的显著性。以书名“三国演义”为例，“三国”指的是书中故事所发生的年代，“演义”指的是该书的体裁，因此，就《三国演义》自身而言，其书名不具有固有的显著性。

同理，若有一款根据小说《三国演义》改编的同名电子游戏，作为游戏标题的“三国演义”也仅能说明内容取材自《三国演义》，同样不具有固有的显著性，在没有获得“第二含义”的情况下不能将其注册为商标。

对于不具有固有显著性的标志，如果因为长期使用和广告宣传之后，相关领域的消费者已经能够将标志和特定的产品服务提供者联系到一起，“描述性标志”因使用具有了“第二含义”，符合商标的显著性要求。继续以三国相关题材举例，日本株式会社光荣（现更名为株式会社光荣特库摩游戏）旗下的《三国志》系列游戏作为历史模拟游戏，标题的“三国志”说明游戏中的主要内容取材自西晋时期史学家陈寿所著纪传体史书《三国志》和小说《三国演义》（日译书名为《三国志演義》）等，是典型的描述性标志，不具有固有显著性。但株式会社光荣自1985年12月在PC88平台推出第一作《三国志Ⅰ》以来，在35年的时间里累计推出了正统续作14作在内的30余款作品，使得在电子游戏领域内说到“三国志”，消费者会在第一时间想到株式会社光荣推出的《三国志》系列游戏，这是典型的因为使用而具有了“第二含义”，从而获得显著性，可以作为商标注册。在我国商标法中，对于上述固有显著性和获得显著性的要求规定于第十一条。在日本商标法中，对于上述显著性的要求规定于第三条。

1985年发布于PC88平台的《三国志I》游戏画面

除了显著性外，还应当注意标志应不属于法律禁止性情形（我国商标法第十条，日本商标法第四条）且不侵害他人在先权利。作为已经超出著作权保护期的四大名著，无论是其书名，还是其书中的人物和情节都已进入公有领域，可以自由地为商业主体选用作为商标。而对于尚处在著作权保护期的其他文学作品，未经授权注册为商标将可能导致在先权利人将提出异议或无效申请（我国商标法第三十二条，日本商标法第二十九条）。

问题二：游戏标题使用他人已注册的名著相关商标是否侵害商标权？

仍然以三国系列为例，小编查询了日本以“三国志”商标的注册情况，发现早在1981年，万代株式会社就已在第9类(家用游戏机等)、28类（玩具等）申请注册了“三国志”商标并在1984年6月核准注册。

株式会社光荣亦于1986年在第9类(电子计算机等)申请注册了“三国志”商标并在1993年5月核准注册（注册号2535359）。从申请以及注册的情况看，日企的商标布局不可谓不早。

随后，小编又查询了国内以“三国志”商标的注册情况，最早申请相关商标的是株式会社光荣，其于2002年在第9类、第41类等申请注册了“三国志战记”商标并在2004年6月核准注册，目前因为期满未续展而被注销。

而目前仍然有效的商标中，最早申请的为株式会社光荣于2004年在第9类、第41类等申请注册的“三国志-驰骋沙场”商标，该商标于2006年3月核准注册。

那么，是否真的如某公司和2006年的国内媒体所担心的那样由于存在在先的商标权，后续游戏的标题使用都有侵权的风险呢？

讨论这个问题，需要先了解“商标性使用”的概念：

商标性使用(商標法上の使用)即商标法意义上的使用，分别规定于我国商标法第四十八条以及日本商标法第二条第3项中。在相关的侵权案中，对标志的使用只有属于商标性使用才有可能构成侵权。

我国商标法第四十八条规定，商标的使用是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

日本商标法第二条第3项则通过列举的方式列举了包括“在商品或商品包装上标注标志的行为”、“在提供服务的过程中，通过使用贴有标记的物体向接受服务者提供服务的行为”等十类行为。

通过两国法律的总结，可以将商标性使用行为概括为两点，分别是：①使用相同或类似的标志（用作商品或商业表示）；②该使用产生了区分商品或服务来源的效果。

因此，在面对已注册为商标的名著书名时，仅仅使用与其相同或类似的名称用作游戏标题尚不足以构成商标性使用进而导致侵权，需要达到识别商品或服务来源这一要件。

如果游戏的标题所表达的是其游戏内的相关内容（例如游戏时代背景、故事脉络、主要角色等），一般不被认为具有区别于其他产品的功能，也不具有识别来源（哪家游戏公司）等功能。因此，即使这些名称恰好与他人的注册商标相同或类似，一般也不会构成对商标权的侵犯。当然，在因使用不当导致识别来源功能产生的情况下，亦有可能构成商标侵权。例如：以相同的游戏标题连续的推出不同且不相关内容的游戏系列。

PS：实际上不仅仅是中国和日本，在美国法律环境下，包括电子游戏在内的文学艺术创作领域对商标的非商标性使用亦认定为不构成侵权。详见：

案例解析

为了方便大家理解，小编各举中日一篇有关游戏名称的案例为读者朋友们介绍：

（一）三国志案（一审：千葉地裁平成5年(ヨ)702号事件，二审：東京高裁平成6(ラ)431号事件）

在该案中，作为前文提到的第2535359号“三国志”商标持有者的株式会社光荣向法院申请保全，针对一款以“三國志 武将争覇”为标题的游戏软件，要求法院禁止该游戏的开发公司将“三國志”的标志用于游戏即其相关的营业行为。一审的千叶地方法院经审理认为：

①商标持有人若要对使用与注册商标相同或近似的商标的第三人提出禁止令等要求，仅仅证明第三者在商品上展示该商标等是不够的，该商标的使用必须能起到区分商品来源的作用。

②“三國志”的文字为日本公众所知晓的含义主要是指：晋朝陈寿所撰写的描写中国东汉末年魏、蜀、吴三国史书的书名，此外也被作为吴承恩所著小说《三国演义》的简称。

③被申请人游戏的主要故事脉络为：操作关羽及其他四名武将与曹操等六名武将对战并最终一统天下。《三国志》的名称已经为大众所熟知，而根据该优秀的文学作品改编的电脑游戏也已经为买卖者所广泛知晓，当消费者看到电脑游戏软件包装上的《三国志》字样时，只可能认为该字样是为了表明游戏的主题或改编来源。

④作品的标题作为显示其创作内容的名称出现在含有该作品的商品上时，即使该标题与注册的商标相同或近似，但由于其并非用于识别商品或服务来源，故该注册商标的禁止权不应延伸至该标题。

最后，法院认为：综合上述认定所涉及的“三国志”文字的含义、被申请人游戏的内容、被申请人对相关标志的使用方式、消费者的理解能力等各种情况，与书籍和电影等作品中标题的使用方式相比，被申请人对标志的使用仅仅是用作包装内计算机程序的标题。不仅如此，被申请人使用标志中的“三国志”的部分也仅仅是为了说明该游戏取材于《三国演义》为标题的书籍，无论基于哪一点，都不能认为是用于识别商品或服务来源目的。最终，法院驳回了原告的禁令申请。其后，株式会社光荣上诉至东京高等法院，东京高等法院驳回了上诉维，维持了原裁定。

尽管光荣的申请被驳回了，

但最终被申请人还是选择将游戏改名为了《三国武将争霸》

（二）轩辕剑商标案（<2016>京73民终785号）

在大宇资讯股份有限公司与海南大舜影视文化传播有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案中，原告大宇公司自1990年起推出的电脑游戏《轩辕剑》系列，具有较高知名度，也就“轩辕剑”文字在第41类注册了商标。被告大舜公司与幻思公司制作了电影《轩辕剑传奇》并开展宣发工作。大宇公司认为大舜公司与幻思公司在出品的电影中使用与涉案商标相近似的“轩辕剑”文字，误导公众，引起误解，侵犯了其对涉案商标享有的专用权并构成不正当竞争行为。

虽然小编并没有看过《轩辕剑传奇》，

但从海报看应该挺“辣眼”的，有没有看过的观众介绍一下？

北京市朝阳区人民法院经审理认为，大舜公司将“轩辕剑传奇”作为电影名称使用，仅具有描述性，不构成商标法意义上的使用，故不构成对大宇公司涉案商标专用权的侵犯；大宇公司的《轩辕剑》游戏构成知名商品，“轩辕剑”构成知名商品的特有名称，大舜公司使用包含“轩辕剑”字样的电影名称，构成擅自使用知名商品特有名称的不正当竞争行为。

大宇公司不服一审判决，向北京知识产权法院提起上诉。经审理，北京知识产权法院认为，电影名称系对电影主题、内容的高度概括，其同时具备作品标题和商品名称的属性。大舜公司将“轩辕剑传奇”作为涉案电影的名称使用，并未起到区分商品来源的作用，不构成商标意义上的使用，故不构成对大宇公司涉案商标专用权的侵犯，但构成擅自使用知名商品特有名称的不正当竞争行为。最终，法院判决驳回大宇公司上诉，维持一审判决。

从上述两个案例我们不难看出，中日两国的司法都认为：只要系对作品的主题和内容的概括，将注册商标用作作品名称都不能起到区分商品和服务来源的作用，不构成商标性使用。也因此，对于已过保护期作品古典名著而言，即使其已被相关企业在中日两国注册商标，只要游戏题材来自于相关名著，将名著中的元素用作标题在商标法范畴内难有侵权风险。

【注释】

[1] 义乌商报：《名著游戏商标遭抢注 专家呼吁反扫荡》，资料来源：TGBUS 

https://www.tgbus.com/eva/cyfw/200602/20060213190643.shtml，浏览日期：2020年10月23日。

[2]西寻：《四大名著游戏商标遭抢注灾难逼近动漫游戏业》，资料来源：CCTV.com http://www.cctv.com/law/20060309/100643.shtml，浏览日期：2020年10月23日。

[3] 王迁：《知识产权法教程（第四版）》，中国人民大学出版社2014年版，第388页。

（本文为授权发布，未经许可不得转载）

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