科创板：技术许可协议签订的要点

文/ 王乃莹、张雨嘉  上海市协力（苏州）律师事务所

自2019年开板以来，科创板无疑成为当下资本市场最受关注的焦点之一。知识产权作为科创板上市企业科创属性的重要体现，是信息披露中必不可少的一部分。知技IP通过对申请科创板上市企业的招股说明书、上市委问询函及企业回复等信息进行筛选，并结合相关政策文件，分析科创板企业上市过程中有关知识产权信息披露注意的要点以及日常经营管理中需要特别关注的事项，旨在助力科技创新型企业早日上市。

上海步科自动化股份有限公司

上海步科自动化股份有限公司（下称“步科股份”）于2020年4月20日提交上市申请，并于2020年6月23日、7月24日对上海证券交易所科创板的两轮审核问询函分别进行了答复，其中均涉及到“与国外公司签订专利技术许可协议的具体情况及对技术授权、生产经营是否有不利影响”的问题。2020年8月21日，步科股份通过上市委会议审核顺利上市。

上海证券交易所首轮问询

二、关于发行人核心技术

6.关于专利

问题  6.1

招股说明书披露，德国JAT为亚特精科少数股东，持股49%。亚特精科与德国JAT分别于2012年和2014年签订《Technical  License Agreement》，约定德国JAT将其拥有的亚特精科生产经营所需的技术、PL011系列核磁共振检查床控制系统技术作为许可使用的标的，以普通许可的方式不可撤销地无偿授予亚特精科自2004年8月24日起永久的、无地域限制的使用权。前述普通许可授权涉及的产品为亚特精科生产的ED系列伺服驱动器和PL011系列专用控制器。

请发行人说明：（1）《Technical   License Agreement》签订的背景，无偿授予永久的、无地域限制的使用权的原因；（2）该许可涉及产品是否为发行人核心技术产品，是否发行人的核心技术存在对他方的重大依赖，是否存在他方许可其使用专利或非专利技术的情形；（3）发行人、亚特精科与德国JAT是否存在协议约定特殊安排，如德国JAT退出是否对技术授权有不利影响。

2020年6月23日发行人回复

一、《Technical License Agreement》签订的背景，无偿授予永久的、无地域限制的使用权的原因

德国JAT系专业从事工业自动化驱动技术、控制技术的研发、生产、销售的公司。德国JAT为了配合其主要客户之一西门子医疗在中国的本地化采购需求，综合考虑了在中国设厂所需投入的资本、设备、人力资源和管理等各方面因素后，决定在中国寻求具有一定技术实力和市场基础的合作方，通过共同出资设立合资公司，由合资公司生产西门子医疗所需产品。2004年11月，深圳步进与德国JAT合资设立亚特精科。

德国JAT确认，其在亚特精科设立后未安排管理和研发人员参与日常工作，要满足其客户西门子医疗本地化采购要求，唯一能够对亚特精科做出贡献的途径即为技术授权，且合资合同已明确德国JAT主要负责提供合资公司业务所需的技术；通过技术授权可以保证亚特精科合法的对授权技术进行升级更新以及自行运营，否则德国JAT需要派遣人员进行技术升级及维护:并且，德国JAT自亚特精科设立之日起就未收取过技术授权费。

由于德国JAT授权许可技术系用于欧洲工业环境，亚特精科设立后，基于对许可技术的消化，对德国JAT授权的相关技术和产品进行了升级，以适用中国市场的产品技术要求，如JAT授权的原ED100ED200系列产品仅能驱动两相步进伺服电机，电压主要支持直流电压24VDC-200VDC，电机的功率范围较小，可选择面与应用范围比较窄:亚特精科升级开发的 ED4XX和 ED6XX 系列驱动器，支持交流电压220VAC和380VAC输入，支持从60-180基座的各型三相永磁同步伺服电机，可以应用于各类工业自动化设备中。

自2004年11月德国JAT与深圳步进合资成立亚特精科以来，双方合作一直顺利。本着长期持续促进亚特精科发展的良好愿望，规范德国 JAT在亚特精科设立时即对ED系列伺服驱动器和PL011系列产品进行授权但未签订授权协议的瑕疵，亚特精科与德国JAT 分别于 2012 年和 2014 年签订《Technica License Agreement》，约定德国 JAT 将其拥有的亚特精科生产经营所需的技术、 PL011系列产品技术作为许可使用的标的，以普通许可的方式不可撤销地无偿授予亚特精科自2004年8月24日(即亚特精科中外合资经营合同签署日)起永久的、无地域限制的使用权。

二、该许可涉及产品是否为发行人核心技术产品，是否发行人的核心技术存在对他方的重大依赖，是否存在他方许可其使用专利或非专利技术的情形

亚特精科与德国JAT分别于2012年和 2014 年签订《Technical License Agreement》，授权许可的伺服技术系非全数字化控制技术，需配套具备反馈功能的步进电机，许可授权涉及的产品为ED系列伺服驱动器和PL011系列专用控制器，不属于公司核心技术产品。 公司拥有独立的伺服驱动器研发团队，通过十余年的研发创新，拥有一系列自主研发的具有知识产权的核心技术，先后开发出CD系列、FD 系列、ID系列等伺服驱动器并形成自主知识产权。与德国JAT授权的伺服技术不同，公司自主研发及主要销售的伺服驱动器为全数字化控制，配套交流永磁伺服电机属于目前工业自动化市场主流产品，因此，公司核心技术不存在对德国 JAT 重大依赖的情形。

报告期内，公司采用德国JAT授权技术生产的ED系列伺服驱动器和PL011系列专用控制器实现的销售收入金额以及占公司主营业务收入的比例较低，上述普通许可协议对公司不存在重大影响。具体销售情况如下：

发行人的核心技术来源于自主研发，不存在对他方的重大依赖;除上述与德国JAT的签订非专利技术许可协议外，不存在他方许可其使用专利或非专利技术的情形。

三、发行人、亚特精科与德国JAT是否存在协议约定特殊安排，如德国 JAT退出是否对技术授权有不利影响

经德国JAT确认，德国JAT不存在为发行人及其子公司承担成本费用、利益输送或其他利益安排等，发行人、亚特精科与德国 JAT 不存在协议约定特殊安排。

发行人与德国TAT多年以来保持良好，稳定的合作关系，自2004年以来未发生过纠纷，德国 JAT 退出的可能性极小，并且德国 JAT 出具书面文件明确表示其暂无退出或转让所持亚特精科股权的意愿，并且在合资经营合同期限届满前，德国JAT有意愿与步科股份协商延长亚特精科的合营期限。若德国JAT未来出现转让亚特精科股权份额的情形，不影响上述永久技术授权许可的有效性。因此，德国 JAT退出不会对技术授权造成不利影响。

上海证券交易所第二轮问询

1、关于德国 JAT

根据首轮问询问题6的回复，发行人子公司亚特精科设立后，基于对许可技术的消化，对德国JAT授权的相关技术和产品进行了升级，以适用中国市场的产品技术要求。

请发行人说明:亚特精科升级德国JAT授权的相关技术和产品是否为核心技术产品，是否存在侵犯德国JAT知识产权情况、是否存在纠纷或潜在纠纷。

2020年7月24日发行人回复

一、亚特精科升级德国JAT授权的相关技术和产品不是公司核心技术产品

由于德国JAT授权许可的技术系应用于欧洲工业环境，国内应用适应性不足，无法普遍应用于国内工业环境，亚特精科于2004年11月设立后，基于对许可技术的消化，对德国JAT授权的相关技术和产品进行了升级，以适用中国市场的产品技术要求并进行推广。德国 JAT 授权许可的伺服技术系非全数字化控制技术，需配套具备反馈功能的步进电机。亚特精科升级德国 JAT 授权的相关技术不涉及前述非全数字化控制技术，升级主要系针对电压、电磁兼容性、支持电机类型等方面。德国JAT许可授权技术和亚特精科升级德国JAT授权的相关技术涉及的产品为 ED 系列伺服驱动器和 PL011 系列专用控制器，报告期内前述产品销售金额占公司主营业务收入的比例分别为5.20%、4.62%、2.87%，不属于公司核心技术产品。

公司拥有独立的伺服驱动器研发团队，通过十余年的研发创新，拥有一系列自主研发的具有知识产权的核心技术，先后开发出CD系列、FD系列、ID系列等伺服驱动器并形成自主知识产权。公司于2010年推出了CD系列通用型伺服系统产品并持续升级，陆续推出了 CD2、CD3等升级产品:2012 年研发的FD、JD系列总线型伺服产品集成了CANopen通讯协议，通过持续升级进一步集成了实时以太网EtherCAT协议，公司开始深入医疗、包装、机器人等行业为客户定制伺服产品2014年，公司推出FD1X2 系列低压伺服驱动器：2016年, 公司推出CD和FD系列伺服系统升级产品 CD3系列和FD3系列及FD1X3系列 低压伺服驱动器:2018年，公司推出物流行业专用伺服驱动器 FD1X4:2019 年，公司推出驱控一体低压伺服驱动器FD1X4S。

公司自主研发及主要销售的伺服驱动器采用全数字化控制技术，配套交流永磁伺服电机，属于目前工业自动化市场主流产品，与德国JAT授权以及亚特 精科升级德国JAT投权的相关技术的非全数字化控制的伺服技术不同。

报告期内，公司采用德国JAT授权技术生产的产品主要为ED100系列和 ED200系列伺服驱动器和 PL011 系列专用控制器，采用升级德国JAT授权技术 生产的产品主要为ED400和ED600系列，前述产品实现的销售收入金额以及占公司主营业务收入的比例较低。具体销售情况如下：

因此，德国JAT许可授权技术和亚特精科升级德国JAT授权的相关技术涉及的产品不是公司核心技术产品。

二、公司不存在侵犯德国JAT知识产权情况，不存在纠纷或潜在纠纷

根据公司与德国JAT 签订的技术授权许可合同的约定，亚特精科有权在德国JAT 授权技术基础上进行后续改进，从而产生的新的知识产权属于亚特精科 (包括专利和软件著作权等)。

公司伺服系统的核心技术系通过自主研发形成，公司自主研发并销售的伺 服驱动器采用全数字化控制技术，配套交流永磁伺服电机，属于目前工业自动化市场主流产品，与德国 JAT授权以及亚特精科升级德国 JAT 授权的相关技术的非全数字化控制的伺服技术不同。亚特精科升级德国 JAT授权的相关技术不涉及对前述非全数字化控制技术，公司不存在得犯德国JAT知识产权情况，双方在专利、技术、软件著作权等方面不存在纠纷或潜在纠纷。

经德国JAT确认，双方在专利、技术、软件著作权等方面不存在纠纷或潜在纠纷。因此，公司不存在侵犯德国JAT知识产权情况，与德国 JAT 不存在纠纷或潜在纠纷。

律师建议

通过步科股份成功过会顺利上市的案例，我们可以看出，上市委对于技术许可协议重点关注的问题为：技术许可协议签订的背景、协议的具体内容、实施许可的方式、是否存在重大技术依赖性、所涉产品是否为核心技术产品、知识产权侵权风险及潜在纠纷等。

根据《民法典》及相关司法解释的规定：技术许可合同是合法拥有技术的权利人，将现有特定的专利、技术秘密的相关权利许可他人实施、使用所订立的合同，包括专利实施许可、技术秘密使用许可等合同。

专利实施许可的方式可以分为三种：

（一）独占实施许可，是指许可人在约定许可实施专利的范围内，将该专利仅许可一个被许可人实施，许可人依约定不得实施该专利；

（二）排他实施许可，是指许可人在约定许可实施专利的范围内，将该专利仅许可一个被许可人实施，但许可人依约定可以自行实施该专利；

（三）普通实施许可，是指许可人在约定许可实施专利的范围内许可他人实施该专利，并且可以自行实施该专利。

技术秘密的许可使用方式参照专利许可规定。

拟申请上市科创板的企业在与许可方（无论国外的公司还是国内的公司）签订专利（技术秘密）实施技术许可协议时，应当关注许可的类型、期限及地域范围以及新产生知识产权的归属。

在保证本企业利益最大化的情况下，拟上市企业应当在签订技术许可合同过程中注意以下要点：

一、许可类型：独占实施许可＞排他实施许可＞普通实施许可；

二、许可期限：期间越久越好，对于专利来说，最长期间以专利有效期为限，对于商业秘密来说，可以永久许可；

三、许可范围：不局限于企业所在地及产品制造地，还要结合所涉专利产品实际与预期销售的地点及未来的市场布局确定许可的地域范围；

四、权利归属：在所涉技术基础上进行后续改进和升级而产生的知识产权归己方所有。

参照步科股份顺利上市的成功经验，虽然存在与外方签订技术许可协议的情况，但许可所涉产品的销售收入金额以及占公司主营业务收入的比例较低，不属于公司核心技术产品，也不存在对外方的重大依赖。

对于拟上市企业来说，应当避免对许可方的重大技术依赖，避免技术许可所涉产品成为企业核心技术产品，尽早研发拥有自主知识产权的核心技术。

王乃莹

高级合伙人律师

知识产权业务部主任

13584850394

     详细简历请扫描下方二维码

张雨嘉

实习律师

知识产权业务部

专注商标、不正当竞争及技术类知识产权法律服务与研究

（本文为授权发布，仅代表作者观点，未经许可不得转载）

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