专利申请实务案例解读

你好，我是大岭 (微信：dalingIPR)，开设这个公众号的初心，就是用实际案例解读专利法。我对专利侵权诉讼的文章合辑，获得了很多人的认同。

今天将我有关专利申请实务的一些文章也做一小结，供大家参考，后续将持续更新。

合辑只收录了文章标题和小结部分，具体文章可以点击标题蓝字查看。

一、专利客体

从“整体上”认定专利申请是否构成技术方案，不仅要考虑方案是否采用了技术手段，而且还要考虑方案是否属于某个技术领域、是否解决了技术问题并产生了技术效果。

首先，确定方案是否应用在与工业生产等相关的技术领域；其次，进一步分析该方案在该技术领域的应用，如何使得方案解决的问题、采用的手段和实现的效果具备了技术属性。例如，可以进一步分析方案解决了“计算和存储性能”等技术问题，按照自然规律对数据进行处理，因而包含了技术手段，算法性能的优化也对工业控制过程等产生了改进的技术效果。这样，即使该方案采用了一些非技术性的手段，但是，该方案整体上仍然构成技术方案。

专利法排除的专利客体仅针对的是疾病的诊断和治疗的方法，对于实施疾病诊断和治疗方法的装置，以及疾病诊断和治疗中使用的物质和材料属于可以被授予专利权的客体。

即便疾病的诊断装置权利要求与方法权利要求相对应，也不能因此否认装置权利要求可以被授予专利权。

二、权利要求的解释

1. 授权确权程序中权利要求解释的一般原则：最大合理解释原则。在专利授权确权程序中解释权利要求用语的含义时，必须顾及专利法关于说明书应该充分公开发明的技术方案、权利要求书应当得到说明书支持、专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围等法定要求，基于权利要求的文字记载，结合对说明书的理解，对权利要求作出最广义的合理解释。 

2.专利授权确权程序和民事侵权程序中权利要求解释方法的异同：两者既有根本的一致性，又在特殊场合下体现出一定的差异性，其差异突出体现在当事人意见陈述的作用上；在专利授权确权程序中，申请人在审查档案中的意见陈述原则上只能作为理解说明书以及权利要求书含义的参考，而不是决定性依据。

3. 无效程序中，能用说明书的内容解释权利要求吗？ 

答：按照最大合理解释原则，如果说明书未对权利要求用语的含义作出特别界定，应当采取本领域普通技术人员在阅读权利要求书、说明书和附图之后对该术语所能理解的通常含义，不应利用说明书或者审查档案对该术语作不适当的限制。如果说明书对权利要求用语的含义作出了特别界定，则应该根据说明书对该用语进行解释。。

实用新型中的非形状、构造类技术特征，不能包括对方法、材料本身的改进，否则不属于实用新型的客体，会被无效。如果非形状、构造类技术特征，是通过已知的方法、材料进行限制，则是允许的。

在无效阶段，判断实用新型的新颖性和创造性，需要考虑非形状、构造类技术特征的限定作用。在侵权认定时，也要考虑非形状、构造类技术特征的限定作用。这样，对于专利权人和社会公众是公平的。

在侵权抗辩时，现有技术抗辩不考虑非形状、构造类技术特征的限定作用，坦言之，我认为这是目前的政策选择，没有太多道理可讲，倾向于保护社会公众。

在专利授权阶段，由于专利申请人享有相对充分的修改机会，所以，审查员可以通过对权利要求的字面解释，要求申请人尽可能清楚的界定权利要求，理想的状态是根据权利要求的表述即可明确其含义，进而可以准确地理解并界定其保护范围。

然而，在专利确权和侵权诉讼阶段，权利人修改权利要求的机会受到了极大的限制，如果仍然严格要求按照权利要求的字面表述解释其含义，而不能通过说明书或附图等对权利要求进行理解，将使得权利人行使权利，以及行政机关确权和司法机关侵权裁判都面临很大障碍。

三、创造性

技术效果的认定，是创造性评价中的重要一环。正确认定本专利相对于最接近的现有技术具备的技术效果，是构建本专利实际解决的技术问题的基础，并进而决定了本领域技术人员是否有动机对最接近的现有技术进行改进，从而判断本专利是否显而易见。因此，为了证明本专利具备创造性，应恰当认定“技术效果”，主张的技术效果必须是本领域技术人员从本专利申请文件中可以得出的技术效果。

在争辩本专利具备创造性时，不仅可以争辩本领域技术人员从现有技术中无法获得教导，还可以更进一步指出，本专利真正的技术效果和实际解决的技术问题在于其他方面，从正面论证本专利并非“显而易见”。

为了判断实用新型的创造性，还是要牢牢把握创造性评价的一般标准，围绕现有技术是否公开了相应的技术方案，是否具备结合启示等关键问题，充分说理和论证，客观的判断现有技术是否给出了技术启示，这是“显而易见”的应有之意。现有技术的领域的远近、数量多少，都不是问题的核心，不应拘泥于此。

四、权利要求不支持

1. 对于保护主题为生物序列的权利要求是否得到说明书的支持，需要考虑其中的同源性、来源、功能等技术特征对该生物序列的限定作用。如果这些特征的限定导致包含于该权利要求中的生物序列极其有限，且根据专利说明书公开的内容能够预见到这些极其有限的序列均能实现发明目的，达到预期的技术效果，则权利要求能够得到说明书的支持。

2. 要证明权利要求可以得到说明书的支持，并非要穷尽所有的实施方式并通过实验等手段证明其可以解决本发明的技术问题，并达到相同的技术效果，而只需要从技术上证明，权利要求概括的是有限的实施方式，这些实施方式都具有相同的特性，因而，本领域技术人员可以合理预期，权利要求概括的有限的技术方案，都可以解决本发明的技术问题，并达到相同的技术效果。

五、外观设计

1. 对外观设计近似性判断，既考虑被诉侵权产品与授权专利的相似性，也考虑其差异性，就相同设计特征与区别设计特征对整体视觉效果的影响分别进行分析，得出认定结论。

2. 授权外观设计的简要说明中并未明确要求保护色彩，且从图片或照片中显示的授权外观设计来看，其并不存在因形状产生的明暗、深浅变化等所形成的图案，故在侵权判定时，颜色、图案要素不应考虑在内。

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