股东在任职期间以非专利技术出资，是否会因权属不清晰而影响上市？

文/ 王乃莹、张雨嘉  上海市协力（苏州）律师事务所

自2019年开板以来，科创板无疑成为当下资本市场最受关注的焦点之一。知识产权作为科创板上市企业科创属性的重要体现，是信息披露中必不可少的一部分。知技IP通过对申请科创板上市企业的招股说明书、上市委问询函及企业回复等信息进行筛选，并结合相关政策文件，分析科创板企业上市过程中有关知识产权信息披露注意的要点以及日常经营管理中需要特别关注的事项，旨在助力科技创新型企业早日上市。

苏州国芯科技股份有限公司

苏州国芯科技股份有限公司（下称“国芯科技”）于2020年12月20日提交上市申请，经过上海证券交易所多轮审核问询，其中均涉及到“用于出资的非专利技术是否属于在发行人任职期间研发完成，不属于职务发明的依据及其充分性、合理性”的问题。国芯科技已于2021年6月25日成功过会。

2021年1月28日上交所首轮问询

根据申请材料，（1）2007年，苏世功、郑茳、肖佐楠、匡启和以非专利技术出资的方式认缴1,900万元注册资本；（2）2009年，郑茳、肖佐楠、匡启和以非专利技术出资的方式认缴1,400万元注册资本；（3）郑茳2002年开始在发行人处任职，一直担任董事长职务，肖佐楠、匡启和2003年开始在发行人处任职，公司历史沿革中出资的无形资产系郑茳、肖佐楠、匡启和三人自主研发，未利用国芯有限的物质条件，研发的两项无形资产与国芯有限主营业务存在明显差异，不属于职务发明。 

请发行人说明：（1）2007年和2009年用于出资的非专利技术的基本情况，包括研发人员、研发过程、技术概况、出资后及目前的使用情况、与发行人业务的关联程度，是否属于在发行人任职期间研发完成，不属于职务发明的依据及其充分性、合理性；……

2021年5月17日上交所第二轮问询

根据首轮问询回复，郑茳、肖佐楠、匡启和分别于2002年4月、2003年4月、2003年4月加入国芯有限，郑茳、肖佐楠、匡启和在入职公司前已开始并利用个人业余时间完成了两项技术的基础研发工作。在入职发行人前，郑茳、肖佐楠均就职于摩托罗拉，匡启和就职于江苏意源科技有限公司。江苏省苏州市吴中公证处曾就上述技术研发事项出具《公证书》。

请发行人说明：（1）上述相关股东用于出资的非专利技术是否与其在摩托罗拉、江苏意源科技任职期间的工作相关，是否属于上述三人在摩托罗拉、江苏意源科技任职期间的职务发明，与上述单位是否存在纠纷或潜在纠纷；（2）……（3）在研发时间与入职发行人时间存在重合的情形下，认为两项用于出资的非专利技术不属于郑茳、肖佐楠、匡启和在发行人任职期间的职务发明的依据是否充分，上述出资是否属于瑕疵出资。

发行人答复

（仅摘录要点）

律师建议

根据《公司法》第二十七条的规定，股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资。在国芯科技的案例中，股东郑某、肖某、匡某、苏某在发行人任职期间，分别在2007年和2009年以两项非专利技术出资，用以出资的非专利技术是否属于职务发明、是否存在权属纠纷引发了上市委的持续关注。

根据《专利法》第六条第一款的规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位，申请被批准后，该单位为专利权人。该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权，促进相关发明创造的实施和运用。”根据《专利法实施细则》第十二条第一款的规定：“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：（一）在本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。”

国芯科技在首轮问询的答复中说明，郑某、肖某、匡某在入职公司前已开始并利用个人业余时间完成了两项技术的基础研发工作，该两项技术系三名股东共同合作研发取得，技术研发所需要的材料、设备及软件均由三人自行采购和置备，并利用业余时间投入研发而产生，且三人具备足够的专业背景及研发能力。在上市委问及所涉及的技术是否属于在发行人任职期间研发完成、是否属于发行人的职务发明时，国芯科技从该两项技术非执行本单位的工作任务、未利用本单位物质条件形成发明创造两个方面进一步说明该两项技术不属于发行人的职务发明是充分、合理的。

随后，上市委针对郑某、肖某、匡某在入职公司前即已开始技术研发且任职于与发行人存在竞争关系的前单位的情况，问及“上述相关股东用于出资的非专利技术是否与其在前单位任职期间的工作相关，是否属于前单位的职务发明，与前单位是否存在纠纷或潜在纠纷”的问题。发行人在第二轮答复中详细罗列出相关股东在前单位任职期间的工作内容并与用于出资的非专利技术进行对比，并请前单位出具确认函确定所涉及的非专利技术不属于前单位的职务发明。此外，进一步说明郑某、肖某、匡某均不涉及与前单位的竞业禁止和保密约定，三人在前单位的工作任务及岗位方向与用于出资的非专利技术无关，不存在侵犯前单位知识产权的情形，与前单位间不存在任何知识产权方面的纠纷或潜在纠纷。最终，经过多轮审核问询和详尽答复，国芯科技顺利通过上市委会议的审核。

结合国芯科技成功过会的经验以及相关法律规定，我们对于拟上市企业提出如下建议：

一、拟上市企业的股东能够以专利技术或非专利技术的方式出资，但对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价；

二、如用以出资的专利技术或非专利技术系股东在公司任职期间研发完成，还需要区分该项技术是否属于公司的职务发明创造。具体地，如果该项技术为执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的，则该项技术应属于公司的职务发明创造，其权属属于公司而非股东，股东不可将此项技术用以出资；

三、如用以出资的专利技术或非专利技术系股东在入职公司前研发完成，还需要确认该项技术是否属于前单位的职务发明创造。具体地，需要对比该股东在前单位任职期间的岗位方向、工作内容与用以出资的技术之间的区别，确定二者之间无关。特别需要注意，相关股东从前单位离职后一年内作出的，与其在前单位承担的本职工作或者前单位分配的任务有关的发明创造，属于前单位的职务发明。在条件允许的情况下，也可以请前单位出具确认函确定用以出资的技术不属于前单位的职务发明、不存在知识产权纠纷。另外，还需关注相关股东与前单位签订的的竞业禁止协议和保密协议的情况，确保不存在侵犯前单位知识产权的情形，避免因与前单位产生知识产权纠纷或潜在纠纷而影响上市进程。

往期回顾：

王乃莹

高级合伙人律师

知识产权业务部主任

13584850394

     详细简历请扫描下方二维码

张雨嘉

实习律师

知识产权业务部

专注商标、不正当竞争及技术类知识产权法律服务与研究

（本文为授权发布，仅代表作者观点，未经许可不得转载）

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