投资视角下知识产权尽调的新维度

文/ 黄思思  上海市协力（无锡）律师事务所

传统的知识产权尽职调查（以下简称“尽调”），属于法律尽调中的一个模块，是对拟投资对象的专利、商标、著作权等知识产权进行权属调查和风险分析，从而最大限度的规避风险，减少损失，为投资决策提供依据。但当前，形势发生了变化，在国家层面，面对国内外的复杂局势，各条线均期望借助企业的力量打破垄断，挣脱枷锁，解决一批卡脖子技术，因此各种政策、资源都向同一类企业高度集中——科技创新类的企业，因此知识产权已在企业的发展中起到举足轻重的作用，甚至左右投资的成败。投资即是投未来，传统的知识产权尽调已远远无法满足需求，我们需要摸索出契合新形势的知识产权尽调之路，可以从以下几个维度来考虑：

维度一：关于知识产权的先进性。拟投资对象属于什么行业？行业龙头的知识产权处在哪个阶段？平均水平是什么？拟投资对象的知识产权（尤其是专有技术）的技术参数是多少？在行业中处于什么水平？技术被迭代的期限是多少？作为投资者有必要把这些问题搞清楚，靠的当然不是拟投资对象笼统的“国际领先、填补国内空白”的表述，而是要结合行业分析、数据分析得出客观的结论。

维度二：关于知识产权的转化率。知识产权的转化率是指企业将知识产权投入应用的比例。很多的所谓高新技术企业，动辄发明专利几十项，而实际应用到生产经营中的技术并不多，这其中主要是技术可行性和市场接纳度的问题。企业不是大学，也不是科研机构，考察拟投资对象知识产权就是要看他们的知识产权是否投入了生产，不能是为了“拿政策”而生造一批知识产权。这就需要在尽调过程中下沉一线，实地查验。笔者走访企业时，喜欢去看他们的生产线，观察投的是什么料，用到哪些生产设备，经过什么样的工序，如何进行检验，在安全生产、环境保护方面是怎么做的……了解技术在企业中的应用也可用此法。如果想要预测一项尚未应用的先进技术在未来的前景，尽调过程中除了做成本收益方面的分析，还需做一些市场调研，考察客户对该新技术的接纳程度。

维度三：关于知识产权的稳定性。理论上任何一个路人甲对任何一个专利都可以发起无效程序，临近IPO的企业更是容易成为众矢之的，因此尽调中，对于拟投资对象的核心专利，有必要通过检索、分析，判断其对抗无效程序的能力，对发现的缺陷及时弥补，确保其有效性，以抵御上市过程中的无效风险以及主张权利时自身的稳定性。

维度四：关于知识产权的可实施性。近日，苏州维嘉科技股份有限公司未能通过2022年第68次上市委会议，创业板上市之路终止。深交所的终止决定显示，深交所重点关注了该公司未决的知识产权诉讼。招股书显示，苏州维嘉在创业板IPO过程中共收到5项知识产权诉讼，原告均为公司竞争对手深圳市大族数控科技股份有限公司，累计诉讼标的额达 2600万元。经笔者检索，苏州维嘉拥有100多项发明专利，但拥有专利并不能确保自身技术不侵犯他人的权利，理论上一项专利技术有可能同时也是一项侵权技术。因此有必要对拟投资对象的现有技术和拟研发技术进行FTO分析，查实上述技术是否属于可以自由实施的技术，判断其是否构成侵权。

维度五：关于知识产权的获得能力（研发能力）。研发能力是考察拟投资对象是否可以永立潮头，是否可持续发展的重要因素，可以从以下几个角度进行尽调：一是技术的来源是否可靠，是自主研发，还是委托研发，还是受让他人的技术；二是研发制度是否完善，包括立项、关键控制点、验收等；三是研发费用，是否能保证持续性的投入，数据逻辑及时间逻辑是否存在问题等；四是对核心技术人员的管理，是否在入职、在职、离职阶段都具备有效措施，防止核心技术人员出现重大不利变化等。

总之，当前对拟投资对象的知识产权尽调，宜作为一个独立的模块，和法律尽调、财务尽调并列，从知识产权的角度评判企业的价值和发展前景。

黄思思，上海市协力（无锡）律师事务所党支部书记、律师、专利代理师，曾就读于中国政法大学、东南大学、同济大学，同时具备法学和理工科背景，曾就职于政府部门并担任公职律师，专业领域涵盖知识产权、反不正当竞争、公司风险防控等。专门研发了《拟上市企业知识产权的布局指引》、《下沉式法律风险排查》等专项服务产品。

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