美国专利无效程序中，能将审查员引用过的对比文件与新文件结合使用吗？

在专利无效程序中，各国法律一般都有“一事不再理”的相关规定，例如中国专利《审查指南》就规定：“对已作出审查决定的无效宣告案件涉及的专利权，以同样的理由和证据再次提出无效宣告请求的，不予受理和审理”。

这种规定主要用来避免不必要的重复申请，如果申请人第一次无效不成功，第二次还基于相同的理由和证据提出无效，复审与无效审查部不再受理，节约资源。但是无效请求人直接引用审查员在审查中使用过的对比文件，法律是允许的。无效请求人也经常这样做，可以说相当部分的无效案件中，请求人都可能用到审查员在审查过程中引用过的文件，尤其在挑战创造性的时候，许多请求人都将审查员引用过的文件作为最接近的对比文件，然后找一篇审查员未引用过的对比文件进行结合。

这样做在挑战创造性时有很多好处。比如我们要无效的专利是一个有两个嘴的茶壶（举例仅是为了说明问题，真实情况并非如此简单，请勿抬杠）。

双壶嘴发明

审查员在审查时引用的对比文件1和对比文件2分别如下：

对比文件1和对比文件2

在审查时，审查员将第一个白茶壶确定为最接近的现有技术，双壶嘴茶壶与最接近的现有技术的区别特征是多了一个壶嘴，解决的技术问题是可以方便地倒水，对比文件2公开了两个壶嘴的茶壶，审查员认为本领域技术人员有动机将对比文件2与对比文件1得到双壶嘴的技术方案，因此双壶嘴发明缺乏创造性。

专利申请人不同意，在答复时强调，对比文件2的两个茶壶不能同时倒水，而本发明的双嘴茶壶可以同时到两杯水，对比文件2的两个茶壶的开口方向不同，一次只能倒一杯水，解决的技术问题不同，因此不能破坏本发明的创造性。假设专利申请人的答复成功克服了创造性缺陷，双壶嘴发明获得了授权。

无效请求人在无效双壶嘴发明时还以对比文件1的白茶壶为最接近的现有技术，因为壶盖、壶体、壶柄都相同，尽管这个对比文件审查员在审查中已经使用过，但因为与双壶嘴茶壶的共同特征多，作为最接近现有技术方便。接下来，无效请求人以下图的三嘴壶作为新对比文件（以下称对比文件3），双嘴壶发明与对比文件1的区别技术特征就是多一个壶嘴，解决的技术问题是可以同时倒两杯水，对比文件3可以同时倒两杯水，成功地了给出了启示，双壶嘴发明被无效。

从上述过程我们可以看到，无效请求人直接采用审查员在审查过程中使用的文件，有时候可以很省事，因为对比文件1曾经作为最接近现有技术使用过，壶盖、壶体、壶柄这些主要特征与双嘴壶发明相同。无效请求人只要重点论述对比文件3比审查员找到的对比文件2更加接近，恰好针对专利权人在答复时提出的问题，就会让专利权人很难受。通俗地说，你专利申请人不是说审查员找的对比文件2不能同时倒两杯水吗，那我无效请求的时候找的对比文件3的技术方案刚好可以同时倒两杯水，看你怎么答复，这样能够产生更好地效果。

                对比文件1与对比文件3

所以在中国的无效实践中，无效请求人会经常采用审查员引用过的对比文件，在挑战专利创造性的时候尤其如此。不但无效请求人使用审查员引用过的对比文件与新文件结合没问题，即使无效请求人使用的对比文件与审查员审查时使用的完全相同，无效请求也会被受理。只是第二次无效使用的证据和理由与第一次无效相同，才会导致不予受理与审理。

但是在美国的专利无效（IPR）实践中，根据美国专利法35 U.S.C. § 325(d)规定，美国专利商标局的专利审查与上诉委员会（PTAB）（PTAB在无效审查中名义上代表专利局长）可以基于以前向专利局提交过相同或基本上相同的现有技术或理由考虑是否接受或拒绝无效请求。

美国专利法对无效程序中“一事不再理”原则显然比中国的要宽得多，包括了审查员在审查专利时引用过的文件，而且专利审查与上诉委员会的自由裁量权非常大，可以自己考虑决定是否采用专利审查过程被采用过的对比文件。这样的规定让无效请求人很纠结，如果在无效程序时完全不用审查过程中的对比文件，会很吃亏，使用的话又有被驳回的风险。

笔者过去在选择无效美国专利的对比文件也常常很纠结，印象最深刻的一次，我发现一份新的对比文件与审查员使用过的对比文件结合效果非常好，因为最接近的对比文件的确是审查员找到的那篇，但是美国同事给出的理由非常搞笑，他说现在是第四季度，PTAB的案子多了，会喜欢利用35 U.S.C. § 325(d)驳回无效请求，用审查员用过的对比文件会比较危险。这虽然听起来挺荒唐，但也侧面反映PTAB在35 U.S.C. § 325(d)条款上的自由裁量权之大。

所以在无效美国专利时，采用审查员引用过的文献一般都要非常谨慎。近日，PTAB公布了几则判例（precedential），在Advanced Bionics, LLC v. MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH,IPR2019-01469 (PTAB Feb. 13, 2020)一案中，阐述了在无效时决定是否采用审查员引用的对比文件的判断标准。

该案的涉案专利号为US8634909B2，内容涉及到一种植入人体的人工中耳，这种中耳植入人体的中耳包括磁体，但是病人可以做核磁共振（MRI），一般情况下，病人头部植入过人工中耳，是不能做核磁共振，这在实践中有很多缺陷。这个发明就是解决这一的技术问题的，技术构思是采用一种可旋转的磁体，当病人做核磁共振时，人工中耳中的磁体可以转动，从而避免植入部件被MRI的超强磁场拉出人体。

无效请求人以两组对比文件的组合挑战该专利的非显而易见性（创造性）。

两组对比文件中都包括US6838963B2，该对比文件是审查员审查时引用过的，其他三篇文献是无效请求人提出的新的对比文件。

PTAB在审查该案时采用两部分框架原则：（1）是否以前向专利局提交过相同或基本上相同的现有技术，或者是否以前向专利局提交过相同或基本上相同的理由；以及（2）如果框架的第一部分的任一条件满足，请求人是否演示了专利局在挑战的权利要求的可专利性上有过错的材料。如果第一部分框架的条件满足，请求人未能展示材料上的错误，PTAB将不再实行无效程序。

根据该框架原则，PTAB将遵照专利审查中引用的对比文件的评估，除非请求人展示了材料错误。这里的材料错误可以包括两方面，一方面为审查员误解或忽视了那些影响权利要求可专利性的现有技术教导，另一方面是法律理解上的错误，包括误解了权利要求术语，影响了权利要求的可专利性判断。

但是PTAB这种两部分框架方法并不能解决所有的问题，首先第一部分依然要判断是否以前向专利局提交过相同或基本上相同的现有技术或理由，对于此，PTAB还是采用在Becton, Dickinson & Co. v. B.Braun Melsungen AG, IPR2017-01586, Paper 8 (Dec. 15, 2017)一案中确定的六要素。

根据在Becton, Dickinson一案中确定的六要素判断是否拒绝审查员在审查时引用的对比文件。六要素分别如下：

（a） 所提出的现有技术与审查期间涉及的对比文件之间的相似性和材料差异；

（b） 提出的现有技术与在审查中的对比文件的累积性质；

（c） 在审查期间对所现有技术的评价程度，包括现有技术是否是驳回的依据；

（d） 审查期间提出的理由与请求人依赖现有技术的方式之间的重叠程度；

（e） 请求人是否充分指出审查员在评价提出的现有技术的错误；

（f）请求书中提出的补充证据和事实在多大程度上致使重新审查现有技术或理由。

从上述六要素我们可以明显看到（a）、（b）、（d）三要素是用来判断现有技术是否与审查时引用的对比文件相同或基本上相同的，而（c）、（e）、（f）三要素是用来判断材料上的错误的。所以从本质上说，PTAB的两部分框架法与过去的六要素法是一脉相承的。只不过两部分框架法更加概括精炼。

具体到该案例中，PTAB评估了无效请求提出的两组对比文件组合，认为第一组US6838963B2、US7266208B2组合中，US6838963B2审查员已经引用过，US7266208B2虽然是新提出的对比文件，但是指出的实质内容还是与审查员引用的对比文件US6838963B2相似；第二组对比文件US20090005836A1、US6838963B2、US6761681B2的组合中，US20090005836A1、US6761681B2两份对比文件虽然也是新提出的，但是实质内容与US6838963B2还是相似。所以按照两部分框架法的第一部分，即，是否以前向专利局提交过相同或基本上相同的现有技术，或者是否以前向专利局提交过相同或基本上相同的理由，因为新提出的对比文件与审查员引用的对比文件实质上相似，显然满足了第一部分条件。接着进行到第二部分，即请求人是否能展示专利局在挑战的权利要求可专利性的材料错误，PTAB认为请求人也未提供。所以驳回了请求的无效请求。

从上述判例我们可以看到，两部分框架法与六要素法本质一致，但是使用起来更加方便，先判断内容是否相似，接着判断审查员审查中是否有材料的错误，包括事实与法律理解的错误。

这次两部分框架法也让无效请求人在选择审查员引用的的对比文件时更加清楚，在引用审查员引用过的对比文件时，一定不能援引审查员的相同的论述，组合的新对比文件实质内容不能与审查员审查时引用的类似，直接找同族专利的相似部分更不可取。指导案例虽然是审查员引用的对比文件与请求人新提出的现有技术的组合，但是依然被定为相似，特别是第二对比文件的组合，三份对比文件的组合都被认为相似。二部分框架法并未排除无效请求人重复使用审查员审查时引用的对比文件与新文件的组合，但是对于此PTAB依然没有共识和指导意见，在二部分框架法的原则下，无效请求人使用审查时引用的对比文件与新文件组合可能更难了。

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