Up主敬汉卿名字被抢注为商标，自媒体人维权需要掌握哪些“法律锦囊”
作者/泰和泰律师事务所 纪小蕴
8月2日，著名自媒体Up主敬汉卿在Bilibili发布了一条动态，告知网友其收到了来自镜湖区知桥电子产品销售部的《商标侵权通知函》，对方称“敬汉卿”已经被注册为商标，要求其及时更名，否则将发布律师函要求各大平台查封“敬汉卿”相关的自媒体产品。
图片来源：敬汉卿Bilibili频道
敬汉卿自2014年起开始录制挑战类视频节目并迅速走红，因为经常拍摄制作“作死”视频，被网红戏称为“死神之子”，在各大平台都很有影响力，其在B站的粉丝数已经超过400万，视频播放量已达到5亿。
通过国家知识产权局商标局网站的查询，“敬汉卿”确实已经被镜湖区知桥电子产品销售部成功注册为商标，注册公告日期为2019年2月28日，涵盖的商品和服务类型包括“广播和电视节目制作；安排和组织会议；培训；提供在线录像（非下载）；娱乐信息；提供在线电子出版物（非下载）；教育；新闻记者服务；通过视频点播服务提供不可下载的电视节目；组织教育或娱乐竞赛”。可以发现，该商标申请人有意在填报使用商标的商品类别时涵盖了自媒体传播可能涉及的项目，并以此为据，在商标获得注册后主张对于敬汉卿所有相关视频节目的商标专用权，通俗地说即要求敬汉卿今后不能使用“敬汉卿”这几个字作为平台节目或账号名称，否则将构成商标侵权行为。
商标局网站的检索结果显示，除了镜湖区知桥电子产品销售部提出的申请外，还有六件“敬汉卿”商标的相关申请，其中一件被驳回，三件处于等待实质审查阶段，两件已经处于初审公告阶段，而这些商标的申请人均非敬汉卿本人。
即使不从《商标法》角度进行构成要件的分析和法律层面的判断，也应该能感知到这是一起商标恶意抢注事件：“敬汉卿”作为各大平台的账号或节目名称，已经被Up主使用多年并收获了广泛的知名度，此次突然被告知侵权并且禁止使用，不仅敬汉卿本人无法接受，观众和粉丝也难以理解。
敬汉卿目前也已经上传了一支新视频介绍了此次事件并表达了坚决维权的态度。（点击下方可查看敬汉卿声明维权视频）
视频来源：微博
近年来，中国的商标申请数量保持世界第一，其中不乏大量抢注、囤积商标的行为。例如，2018年世界杯期间，法国小将姆巴佩在6月30日以出色的表现一战成名，7月1日开始，就涌现了大量“姆巴佩”的商标申请，且大多数是通过代理机构进行。
过去，商标抢注行为在中国并不能完全得到行政和司法的有效规制，具有合法在先权利但未注册商标的主体，常常难以对恶意抢注者采取有效措施，在被注册商标专用权人提起商标侵权之诉时，也未必能得到司法机构的支持，甚至最终被判令停止使用商标并承担赔偿损失等民事责任。[1]究其原因，是因为在我国的《商标法》法律制度下，注册商标是以“在先申请”而非“在先使用”为原则的，即使商标已经由在先权利人在商业活动中长时间使用，但商标专用权原则上是由最先申请的主体享有，该商标专用权人能够在注册的商品或服务范围内排除其他主体对于商标的使用。
《商标法》在2019年修订以前，并未明确界定恶意注册商标的行为及法律后果，而“恶意抢注”、“没有实际使用意图”也并不构成注册商标无效宣告的法定依据。
因此，在过去，在先权利人应对抢注者的恶意主张或诉讼，通常是依据《商标法》第七条的诚实信用原则“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”，以及第三十二条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定，或者根据《反不正当竞争法》第二条主张投机抢注的行为构成不正当竞争。[2]但是，权利人在此类案件中的举证责任较重，需要证明自己“在先使用”且商标“有一定影响力”，而且抢注者系以不正当手段抢先注册商标，尤其对于申请人主观意图的证明标准较高。
由于商标抢注案件频发，大量的商标异议、无效申请、行政诉讼、民事诉讼被提起，严重浪费了社会资源，近年来司法政策对于商标抢注行为的态度也发生了一定的变化。最高人民法院曾在审判实践指出：“民事主体申请注册商标，应该有使用的真实意图，以满足自己的商标使用需求为目的，其申请注册商标的行为应具有合理性或正当性”；[3]“根据《商标法》第4条，自然人、法人或者其他组织申请注册商标应出于生产经营活动的需要。如果商标申请人违反《商标法》第4条规定，没有真实使用目的，无正当理由大量囤积商标，谋取不正当利益的，可以认定属于《商标法》第44.1款规定的‘其他不正当手段’”[4]。在司法实践中，也出现了许多除驳回诉讼请求外，更进一步直接判定商标专用权人构成滥用权利的恶意抢注行为的案例，最高人民法院在指导案例中明确：“任何违背法律目的和精神，以损害他人正当权益为目的，恶意取得并行使权利、扰乱市场正当竞争秩序的行为均属于权利滥用，其相关权利主张不应得到法律的保护和支持”。[5]
2018年7月10日召开的第四次全国法院知识产权审判工作会议上，最高人民法院副院长陶凯元指出：“充分利用现有法律手段，坚决遏制恶意抢注商标行为，有效规范商标注册秩序。根据商标注册应有真实使用意图的精神，探索使用商标法第四条制止申请人囤积商标。”除司法政策的变化外，立法对于规制商标抢注行为也进行了实质性的完善。
2019年4月23日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过了对《商标法》作出修改的决定，涉及修改六个条款，其中五个条款都与规制恶意商标注册申请有关。其中最关键的一条为《商标法》第四条的新增条款：“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”。
其他几处关于规制恶意商标注册申请的修改条款都是由第四条生发出来的：
▲ 第十九条第三款：增加“商标代理机构知道或应当知道委托人申请注册的商标属于第四条规定情形的，不得接受其委托”，强调了商标代理机构对于恶意注册的审慎注意义务；
▲第三十三条：规定了“对初步审定公告的商标，任何人认为违反第四条规定的可以向商标局提出异议”，对恶意抢注的商标可以在初审公告阶段提出异议；
▲第四十四条第一款：规定了“已经注册的商标违反第四条规定的，其他单位或者个人可以请求宣告该注册商标无效”，对已经注册的商标可以请求宣告无效，且不以使用为目的的恶意商标注册为宣告无效的绝对理由，不受商标已注册五年时间的限制；
▲第六十八条：增加了“对恶意申请商标注册的，根据情节给予警告、罚款等行政处罚；对恶意提起商标诉讼的，由人民法院依法给予处罚”，首次对恶意申请商标注册和恶意提起商标诉讼的行为规定了行政和司法处罚权。
此次《商标法》此次的修订，不仅对商标局在实质审查阶段考虑申请人是否具有真实使用意图提出了要求，而且赋予了在先权利人对恶意抢注行为提出异议、请求宣告无效的权利。此外，在司法审判中，涉及到恶意抢注商标的行政诉讼和民事诉讼案件，第四条的修订会一定程度降低在先权利人的举证责任和证明标准，因为“不以使用为目的”是消极事实，权利人很难举证证明，逻辑上应由商标专用权人积极举证其在相关商品和服务类别上注册商标的“使用目的”。
关于另一个构成要件的举证，即商标注册申请主观上存在“恶意”，笔者认为证明标准不宜设置过高，结合敬汉卿案件，镜湖区知桥电子产品销售部的恶意抢注的主观方面可以从以下方面考虑和判断：
▲申请人工商注册的经营范围和主要从事的商业活动。经查询，镜湖区知桥电子产品销售部的经营范围为电子产品批发兼零售，与网络视频制作并无直接关联。
▲在先权利人商标标识的知名度。可以考虑的因素包括“敬汉卿”在自媒体视频领域的发展时间、作品数量和热度、关注者或粉丝数量、平台内排行榜名次、频道或作品所获得的荣誉、新闻报道等。
▲商标专用权人是否存在其他恶意申请商标的行为。通过国家商标局网站的查询，镜湖区知桥电子产品销售部已经提交过109件商标的申请，其中大多数商标和“敬汉卿”一样，为自媒体节目名称。
此外，敬汉卿最新上传的维权视频中，Po出了一张来自镜湖区知桥电子产品销售部邮件截图，内容如下：
如该邮件内容为真，可以看出镜湖区知桥电子产品销售部明显具有通过商标注册获利甚至勒索权利人的意图。
较为遗憾的是，修改后的《商标法》自2019年11月1日起施行，根据法不溯及既往的原则，针对在此之前发生的恶意抢注行为，无法直接使用新增的“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”这一规定，在请求宣告无效程序和潜在行政诉讼或民事诉讼案件中，敬汉卿仍面临较重的举证责任。
对于恶意取得商标专用权的注册者，在先权利人在实践中和理论上可以选择以下处理方式。
（1）与商标专用权人妥协
商标抢注者通常是利用恶意注册、囤积商标的手段，在适当时机向在先权利主张权利、提出索赔。一些在先权利人可能会选择息事宁人，与对方协商，支付一定金额以使得对方放弃主张或请求对方将注册商标转让给自己。如在先权利人没有同意注册人的索赔，注册人可能恶意提起商标侵权之诉，彼时在先权利人就需要花费更多的时间精力应诉。
恶意申请商标注册者具有攀附他人知名度，囤积商标、待价而沽的主观意图，滥用商标注册制度、侵害在先权利人的合法权益，还浪费了行政、司法资源，扰乱了商标注册行政管理秩序，因此，对于恶意抢注者，不建议以妥协方式处理，一方面妥协并不一定能够阻止抢注者进一步漫天要价，另一方面也会助长恶意抢注商标行为。
（2）提出异议或请求宣告商标无效
根据《商标法》（2019年修订）第三十三条，对初步审定公告的商标，自公告之日起三个月内，任何人认为违反第四条规定的，可以向商标局提出异议。敬汉卿被抢注的七件商标中，有两件正处于初审公告阶段，敬汉卿目前可以对这两件商标提出异议，尽量降低后续被注册为商标的可能性。
根据《商标法》（2019年修订）第四十四条第一款，已经注册的商标，违反第四条规定的，商标局可以依职权主动宣告该注册商标无效，而其他权利人也可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。
因此，对于恶意抢注商标的行政救济措施可以分两种：在初审公告阶段，可以在公告期三个月内提出异议，且任何人都可以对恶意抢注行为提出异议，不限于在先权利人；如商标已经获得注册，权利人也可以向商标评审委员会请求宣告商标无效。
但是，对于敬汉卿来说，其目前只能依据现行有效的2013年修订的《商标法》请求宣告镜湖区知桥电子产品销售部注册的商标无效，而2013年版《商标法》第四条及相关条款并没有赋予在先权利人以“恶意抢注”为由提起无效宣告请求的权利。所以，敬汉卿主要能够依据的还是《商标法》（2013年版）第三十二条的规定，证明其具有在先权利或者在对方注册前已经使用该商标，且该未注册商标有一定影响。但如上文所述，适用该条对于在先权利人的举证责任较重。
（3）以不正当竞争为由向抢注者提起诉讼
司法实践中，在先权利人也可以依据《反不正当竞争法》第二条的规定，主张抢注者恶意攀附权利人知名度，抢先注册商标，阻碍在先权利人使用商标或提出恶意索赔，扰乱市场竞争秩序，损害其他经营者合法权益，构成了不正当竞争行为。
以不正当竞争为由提起诉讼的，一般是依据上述《反不正当竞争法》第二条的诚实信用原则，实践中也不乏法院支持此类请求。[6]
（4）起诉确认未侵害商标专用权
在我国的民事案件案由中，有一类“确认不侵害商标权”纠纷，这类案件一般是在先权利人向商标专用权人主动提起的，请求法院确认其未侵害商标专用权人的权利，主要目的是为了结束行为人行为合法与否的不稳定状态以及应对商标专用权人的恶意索赔。
此类纠纷属于确认之诉，且性质上为原告请求法院消极确认其未侵害被告权利，为避免滥诉，法院在受理此类案件时需要严格审查是否符合民事案件的受理条件，尤其是审查原告是否与本案有直接利害关系。确认不侵害商标权之诉的受理条件一般是参考《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号）的相关规定，主要包括：
▲ 原告收到了商标权人主张原告侵犯商标权的警告；
▲ 原告曾书面催告商标权人行使诉权，但自商标权人收到书面催告之日起一个月内或书面催告发出之日起两个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼的。
满足以上两点，可以认为原告与本案有直接利害关系。
就敬汉卿案而言，其已经收到了商标权人发出的警告，所以理论上可以书面催告对方行使诉权，如对方未在法定期限内行使诉权的，敬汉卿可以提起确认不侵害商标权之诉，以结束权利不稳定的状态。但在实践中此类案件的绝对数量非常少，根据笔者在北大法宝的检索结果，确认不侵害商标权的生效判决目前仅有33件。
（5）反客为主，对恶意抢注者提起侵权之诉？
理论上有学者认为，恶意抢注的行为本质上构成侵权行为，“在先使用的未注册商业标识不但受商标法的消极保护，可以禁止他人抢先注册，而且可以依据《民法总则》和《侵权责任法》追究抢注人的侵权责任”。[7]
2011年修订的《民事诉讼案由规定》中，最高人民法院将“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”作为“知识产权权属、侵权纠纷”下新增的案由。因此，商标专用权人一方恶意先提起商标权诉讼情况下，在先权利人可以因而提起“诉讼损害赔偿纠纷”。另外有人指出，如果当事人以不正当目的故意提起法律和事实上无根据之诉，并导致相对人因诉讼遭受损失，也应当认定为一种侵权行为[8]，因此在先权利人除上述案由外，还能提起一般的侵权之诉。
司法实践中，也有法院支持在先权利人对恶意抢注人同时提起知识产权诉讼损害责任纠纷和侵权之诉，认为“恶意提起知识产权损害赔偿责任纠纷本质上属于侵权责任纠纷的一种，但在知识产权领域侵权责任并非仅此一种情形，只要是滥用商标注册制度，恶意注册商标给他人造成损失的，均属于侵权责任法规制的范畴。”[9]
对于自媒体Up主来说，此类恶意抢注的行为将直接影响到其在平台的视频播放量和收益。敬汉卿称该《商标侵权通知函》已经影响到了其制作视频的状态和进度，而其微信公众号平台也因为对方的举报而被暂时封号。基于《信息网络传播权条例》所规定的避风港原则，许多平台为了避免承担侵权责任，倾向于采用“通知-删除”的操作方式，在收到商标权人的书面说明后，即删除相关内容或断开相关链接。所以，即使对方主张的商标权最终不被行政或司法机构保护，该行为对于依赖传播平台生存的自媒体Up主造成的直接损失是难以估量的。因此，敬汉卿还可以尝试主动提起侵权之诉并要求对方承担损害赔偿责任。
敬汉卿在最新的视频中已经表示其正在收集证据自己具有知名度的相关证据，努力证明“敬汉卿”为其已经使用并有一定影响的未注册商标。除这一思路外，基于本案事实的特殊性，敬汉卿还可以考虑主张在先权利，包括：
（1）知名商品的特有名称
敬汉卿首先可以主张其具有影响力的节目频道和公众号等构成知名商品的特有名称，实践中知名商品的名称一般由《反不正当竞争法》所保护[10]。
（2）姓名权
这个案件特殊之处还在于，“敬汉卿”不仅是各大平台上的频道或账号名称，也是Up主敬汉卿本人的真名。
因此，在主张在先权利时，敬汉卿可以提交本人的身份证明，以证明对方所注册的商标未经过本人同意，侵犯了其姓名权。
（3）著作权
《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十二条第二款规定：“对于著作权保护期限内的作品，如果作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度，将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系，当事人以此主张构成在先权益的，人民法院予以支持。”“敬汉卿”作为各大平台上的频道或账号名称，且具有较高知名度，可以据此主张其本身构成应受著作权保护的作品。
在商标恶意注册案件中，许多恶意抢注者与在先权利人具有代理或代表的关系，例如是在先权利人的经销商、代理商、OEM厂商等，因与在先权利人存在紧密商业联系，充分了解某一商标的商业价值，通过抢注方式为今后谋取利益做准备。此外，与在先权利人有竞争关系的企业也为常见的抢注商标的主体，其通过恶意注册商标以打压竞争对手、干扰正常的竞争秩序。
但是，对于自媒体的内容提供者来说，往往处于更易受攻击的状态。恶意抢注者并不需要与自媒体人处于同一行业或同一地理区域，通过公开网络渠道就可以轻松了解到自媒体人的产品和个人信息。因此一旦发生争议，自媒体人需要通过其他角度证明恶意抢注者“知道或应当知道权利的人的在先商标”，最主要的方面便是其传播内容的影响力。但是，“网红”有多红才能认定为影响力及于商标申请人，是通过粉丝数量、阅读量、播放量还是平台收益来确定，相信将成为实践中存在争议的问题。
因此，建议自媒体人尽早对自己的自媒体节目名称或社交网络、视频平台账号等申请商标注册，预防他人恶意抢注。否则，一旦被抢注商标，即便拥有在先权利，也需要花费大量时间、精力和财力对商标申请提出异议或请求宣告商标无效，甚至需要应对可能发生的行政和民事诉讼。更为严重的是，自媒体人所提供的内容还可能因商标权问题而被平台采取断开链接等措施，最终导致自身收益受损，辛苦经营的成果遭到恶意侵害，而维权成本巨大。
与敬汉卿等网红构成对比的是，在巴西世界杯期间名声大噪的央视主播刘语熙在世界杯结束后一周便对网友为其取的“乌贼刘”的称号申请了商标注册，称申请的目的主要是为了自我保护而非商业用途[11]，这种权利意识值得学习。
在新《商标法》生效后，对于商标代理机构在代理活动中应遵循诚实信用原则和审慎义务方面的审查应当更为严格[12]。事实上，此次敬汉卿事件发酵后，许多网红Up主才发现自己的节目名称也已经被抢注商标，而申请多为通过代理机构进行。今后，代理机构明知抢注知名自媒体商标仍接受委托的，将可能受到行政处罚，并由工商行政管理部门记入信用档案；情节严重的，商标局、商标评审委员会并可以决定停止受理其办理商标代理业务[13]。
1、参见广州市指南针会展服务有限公司、广州中唯企业管理咨询服务有限公司等与迅销（中国）商贸有限公司、迅销（中国）商贸有限公司顺德新一城店侵害商标权纠纷案 (2015)佛中法知民终字第15号。
2、参见王碎永与深圳歌力思服饰股份有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷上诉案 (2014)粤高法民三终字第1099号。
3、参见李隆丰与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会、三亚市海棠湾管理委员会商标争议行政纠纷申请再审案 最高人民法院（2013）知行字第41号行政裁定书。
4、参见武汉中郡校园服务有限公司、国家工商行政管理总局商标评审委员会商标行政管理(商标)再审审查与审判监督行政裁定书 （2017）最高法行申4191号。
5、参见王碎永诉深圳歌力思服饰股份有限公司、杭州银泰世纪百货有限公司侵害商标权纠纷案 最高人民法院指导案例82号。
6、参见拜耳消费者关爱控股有限责任公司、拜耳消费者护理股份有限公司、李庆等知识产权权属、侵权纠纷一审民事判决书 (2017)浙0110民初18624号。
7、田晓玲，张玉敏：《商标抢注行为的法律性质和司法治理》，载《知识产权》2018年第一期。
8、矫鸿彬 刘宇欣：《恶意商标注册是否有药可救？》。
9、新昌县共利新颖建材有限公司与绍兴市科顺建材有限公司因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷与侵权责任纠纷上诉案 (2018)浙民终37号。
10、《反不正当竞争法》（2019年修正）第六条：“经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系:（一）擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识；…”
11、 马作宇：《刘语熙：“乌贼刘”申请商标是为自我保护，我现在单身》（2014-08-07）澎湃新闻 http://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_1260423。
12、《商标法》（2019年修正）第十九条第三款：“商标代理机构知道或者应当知道委托人申请注册的商标属于本法第四条、第十五条和第三十二条规定情形的，不得接受其委托。”
13、《商标法》（2019年修正）第六十八条：“商标代理机构有下列行为之一的，由工商行政管理部门责令限期改正，给予警告，处一万元以上十万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，处五千元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：…
（三）违反本法第四条、第十九条第三款和第四款规定的。
商标代理机构有前款规定行为的，由工商行政管理部门记入信用档案；情节严重的，商标局、商标评审委员会并可以决定停止受理其办理商标代理业务，予以公告。…”
编辑：方巧娟
主编：刘洋
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