互联网企业专利保护与侵权诉讼攻防策略 | 垦丁网络法沙龙

2019年8月11日下午，台风过境后风和日丽，垦丁杭州站第八期网络法沙龙如期举行，主题为“互联网企业专利保护与侵权诉讼攻防策略”。一群因缘而聚的朋友，相识于垦丁，整场沙龙气氛热烈，嘉宾倾囊相授，知无不言，其他参与者也畅所欲言，频频发问，纯干货分享和充分交流让大家受益良多。

浙江天册律师事务所合伙人、杭州律协专业委员会主任罗云律师

互联网企业专利保护与侵权诉讼攻防策略

 

罗律师从他自己代理的专利流氓案——李兴文案说起，让大家了解到有文化的流氓提起专利侵权诉讼可能会让公司面临十分艰难的处境（比如准备上市的公司），必要时候进行反击不仅可以维护公司商誉，更能阻却专利流氓后续不断地敲诈勒索，接着引出专利诉讼中原被告双方的攻守之道，详细阐述了原告面临的十大问题和被告应采取的十大应对措施。

Part.1

 攻——原告面临的10大问题

1. 专利年费是否缴纳？按时缴纳专利费是原告能提起诉讼的前提。
2. 我能做原告吗？普通许可、排他性许可和独占许可情形下获得原告资格的条件是不一样的。
3. 是否进行过目标专利的稳定性评估？如何评估？稳定性评估是为了让原告对自己专利的质量做到心中有数。
4. 如何固定侵权证据？可以通过公证购买和申请法院证据保全的方式，当然直接网上购买的证据法院也是认可的。
5. 是否对被控侵权产品或方法进行过专利侵权判断？发明和实用新型：被控侵权产品的技术特征和原告专利产品相比完全相同，或者增加了技术特征肯定构成侵权；减少了技术特征一般不侵权；改变了技术特征是否构成侵权则不一定。外观设计：整体观察和综合考虑。
6. 谁能做被告？制造者、销售者、许诺销售者、进口者、使用者和电商平台。
7. 哪家法院有管辖权？根据《民诉法司法解释》第25条，侵权结果发生地包括被侵权人住所地，即原告住所地。这一点对于选定对原告有利的管辖法院十分重要。
8. 如何确定专利侵权案件的损害赔偿？确定专利侵权是一个世界性的难题，确定的依据有：原告损失、被告获利、参照许可使用费、法定赔偿，其中法定赔偿的情形特别多。
9. 专利侵权诉讼的流程是什么？专利侵权诉讼与其他诉讼相比有一个明显的不同：被告可以向专利复审委员会提起无效宣告请求，法院可能中止诉讼。
10. 如何选聘合适的代理人？大公司法务选聘的代理人和律师同行的推荐应作为选聘代理的重要参考。

Part.2

守——被告应对的10大措施

1. 在答辩期内（15天）向法院提出管辖权异议：拖延时间。
2. 选聘合适的代理人：同行推荐，大公司法务的选择。
3. 针对被控侵权产品或方法进行专利侵权判断。
4. 调取涉案专利的“专利文档”。
5. 提起专利无效宣告请求。
6. 准备现有技术抗辩证据（如有）。
7. 准备先用权抗辩证据（如有）。
8. 积极寻求被控侵权产品的规避方案。在上述抗辩均不成立，被告还需要进行后续生产销售的情况下应寻求规避方案。
9. 尽量降低赔偿数额。从侵权时间、单一产品、品牌知名度和自有专利的贡献度等方面来主张降低赔偿数额。
10. 敢于质疑鉴定意见。

浙江博联智能科技股份有限公司法务部负责人祝海潮

企业融资暨上市过程中专利权纠纷问题的法务分析

Part.1

专利诉讼的特性及其与科技型企业的关系

1、专利诉讼与一般的诉讼、仲裁纠纷不同

专利权纠纷 “关乎未来”，关系到产品及服务能不能继续在市场上销售的问题及公司的发展前景，结果是不确定的；一旦败诉影响巨大。而一般诉讼、仲裁纠纷大都是“关涉过去”的，赔偿即可了事。因此，一般的诉讼，仲裁纠纷对公司的影响相对有限，而专利权纠纷对公司的影响却是巨大的。

2、科技型企业

技术和专利是科技型企业安身立命的根本，科技型企业是靠技术和创新驱动的；不具备或者丧失核心专利，遇上专利诉讼，科技型企业立马危在旦夕。比如，华为不掌握4G和5G的核心专利，那么华为就无法笑傲全球，迎接它的就是在世界各国的专利诉讼。目前，就是因为其掌握核心专利，美国发现无法通过专利诉讼打击它，而是采用下三滥的手段试图“杀死”它。

Part.2

专利诉讼与科技型企业之融资、IPO的关系

1. 科技型企业需要周期性的研发投入，因而需要大量的资金；而且，企业在完全盈利前，会经过漫长时间。故而需要借助资本的力量，通过融资及IPO获得资本。

2. 资本追求投资回报最大化，同时，资本希望其投资的企业风险最小化。一旦碰到其意欲投资的企业涉及未结重大专利诉讼，投资者便会犹豫再三，甚至放弃投资。

3. 融资阶段的科技型企业，如果碰上系列的未结专利诉讼，其融资进度将被拖延；因为，通常的投资机构对涉及系列未结专利诉讼的初创企业会有很多投资顾虑。有时候为了不冒风险会放弃投资，或者会借此压价投资。

4. 由于专利权等知识产权关系到企业的核心竞争优势，一旦出现相关纠纷，使得企业未来能否继续生产销售产品及提供服务具有了不确定性，就会波及企业的发展前景。在IPO过程中，证监会对于拟上市企业的专利权状况的审查十分严格 。专利权有争议，势必导致技术存在不确定性，从而影响企业的产品销售及服务提供；如果专利权司 有重大争议，就会影响到公司IPO进展。

Part.3

科技型企业在融资及IPO中如何应对专利诉讼？

1. 实务中，专利权主要在重大未决诉讼、持续盈利、信息披露等方面影响IPO进程。如果拟上市企业不能妥善解决专利权争议或诉讼，有可能导致IPO申请停滞甚至IPO失败。

2. 应对策略：

（1）应该及早制定、实施专利权战略，为可能发生的专利纠纷做好充分准备；增加研发费用，加强技术研发与创新；在公司里面设立专门的IP部门；法务、专利工程师、专利律师与专利代理人一同进行专利布局；

（2）做好企业上市前专利问题排查：年费、专利权是否存在质押、查封等权利受限制情况；专利权的期限和专利权是否转让；

（3）公司在哪个国家和地区拥有专利权，与其主要销售国家和地区应一致的布局保护；

（4）积极应对专利权纠纷。

3. 碰到专利流氓的诉讼及投诉如何应对？

（1）战略：先打，绝不投降；视情况决定是否谈判。

（2）战术：不抱有幻想，积极应对，寻找此领域内有经验的专利律师；

必要时候，再找1家律所或者专利代理所专门负责无效其专利；

（3）先无效其涉诉的专利，申请诉讼中止，待取得无效其专利的决定后，确保胜诉。

编辑：方巧娟

主编：刘洋

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