来，用两个案例说明——实用新型专利权利要求中含有材料/方法特征，无效宣告、侵权诉讼中的如何认定

问题：

专利法第二条第三款规定，“实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。”那么，包含了材料特征和方法特征的实用新型，在专利无效或者侵权诉讼中，该如何认定呢？

法  律  法  规

《专利审查指南》第四部分第六章：“在实用新型专利新颖性审查中，应当考虑其技术方案中所有的技术特征，包括材料特征和方法特征。”

北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第22条：“实用新型专利权利要求中包含非形状、非构造技术特征的，该技术特征对确定专利权的保护范围具有限定作用。

非形状、非构造技术特征，是指实用新型专利权利要求中记载的不属于产品的形状、构造或者其结合等的技术特征，如用途、制造工艺、使用方法、材料成分（组分、配比）等。“

上海市高级人民法院《专利侵权纠纷审理指引 （2011）》第1条：“产品权利要求中的方法特征对权利要求保护范围的界定具有限定作用。   

产品权利要求通常应当用产品的结构特征来描述。但在产品权利要求中的一个或者多个技术特征无法用结构特征予以清楚地表征的情况下，允许借助方法特征表征。在确定含有方法特征的产品权利要求的保护范围时；权利要求中的方法特征对权利要求保护范围的界定具有限定作用。”

第2条：“权利要求中用途特征对权利要求保护范围的界定具有限定作用。   

权利要求中有限定技术方案用途或者应用领域记载的，在确定权利要求的保护范围时，权利要求中记载的用途或者应用领域对权利要求保护范围的界定具有限定作用。”

案例一（无效宣告）

复审委（现复审和无效部）：遵守《专利审查指南》第四部分第六章的规定。即“在实用新型专利新颖性审查中，应当考虑其技术方案中所有的技术特征，包括材料特征和方法特征。”

北京一中院：实用新型专利相对于现有技术具备新颖性和创造性的技术特征应当是对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案，而不应当是仅仅是材料的区别乃至改进。虽然实用新型专利的权利要求中可以包含已知材料的名称，但其中的已知材料部分并不构成该专利相对于现有技术具备新颖性和创造性的有效区别特征。

北京高院（合议庭：李燕蓉、孔庆兵、吴斌）：实用新型专利不保护材料本身的改进，并不意味着实用新型专利的权利要求不可以包含材料特征。如果只是从现有技术已有的材料中选择特定的一种或几种材料作为产品的构成，这是允许的。在实用新型专利新颖性审查中，应当考虑其技术方案中的所有技术特征，包括材料特征和方法特征，而不应将整个技术方案中的部分技术特征进行割裂评述。

案例二（侵权诉讼）

  上海一中院：本案当事人的主要争议焦点是高宇器材厂产品的技术特征是否覆盖了潘懿莉专利技术特征。根据潘懿莉专利的权利要求书的内容记载，药浸柳枝接骨外固定架特征部分为“用药浸草柳枝条经纬方向编织成一个固定架，在固定架的两侧至少置有一对搭扣”。专利说明书对于药浸处理的解释是：该实用新型的目的之一是本身具有活血化瘀功能。柳枝条本身结构松疏，中药易被吸收，药浸过的柳枝条接触人体后，中药渐渐挥发其药性，使人体活血化瘀起到一定的药疗作用。故药浸处理是系争专利的必要技术特征之一。由于潘懿莉在一审庭审中承认高宇器材厂的产品未经过药浸处理，故高宇器材厂产品的技术特征并未全面覆盖系争专利的技术特征。高宇器材厂生产、销售系争产品并不构成对潘懿莉专利权的侵害。

  上海高院（合议庭：朱丹、于金龙、张晓都）：实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。但实用新型专利技术方案并非只能由形状、构造或者其结合方面的技术特征构成。实用新型专利技术方案中既可以有形状、构造或者其结合方面的技术特征，也可以有非形状、构造或者其结合方面的技术特征，只要这些技术特征所共同限定的技术方案是具有确定形状或者构造的产品，该种产品就可以成为实用新型专利所保护的客体。涉案实用新型专利是由经"药浸"处理的柳枝条编织成的接骨外固定架，“药浸”是非形状、构造或者其结合方面的技术特征，该技术特征不会引起涉案实用新型专利在形状、构造或者其结合方面发生变化。但“药浸”仍是涉案实用新型专利的一项必要技术特征，并与其他技术特征一起共同构成了涉案实用新型专利技术方案，共同限定了涉案实用新型专利权保护的范围。

01

案例一

国家知识产权局专利复审委员会与杜秀斌其他二审行政判决书

北京市高级人民法院

行 政 判 决 书

（2014）高行终字第1853号

上诉人（原审被告）：国家知识产权局专利复审委员会。

住所地：北京市海淀区。

法定代表人：张茂于，副主任。

委托代理人：朱文广，国家知识产权局专利复审委员会审查员。

委托代理人：隋璐，国家知识产权局专利复审委员会审查员。

上诉人（原审第三人）：陈才平。

上诉人（原审第三人）：葛春来。

上述两上诉人之共同委托代理人：唐华明，住北京市东城区。

被上诉人（原审原告）：杜秀斌。

委托代理人：张英，济南舜源专利事务所有限公司专利代理人。

委托代理人：侯绪军，济南舜源专利事务所有限公司专利代理人。

上诉人国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）、陈才平、葛春来因实用新型专利权无效行政纠纷一案，不服北京市第一中级人民法院（2014）一中知行初字第1097号行政判决，向本院提起上诉。本院2014年6月10日受理本案后，依法组成合议庭，于2014年8月18日公开开庭进行了审理。上诉人专利复审委员会的委托代理人朱文广、隋璐，上诉人陈才平、葛春来的共同委托代理人唐华明，被上诉人杜秀斌的委托代理人张英、侯绪军到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

2013年9月26日，针对杜秀斌就陈才平、葛春来拥有的名称为“阻隔式防火保温板”第201120251086.7号实用新型专利（简称本专利）提出的无效宣告请求，专利复审委员会作出第21476号无效宣告请求审查决定（简称被诉决定），决定：维持本专利有效。杜秀斌不服，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

北京市第一中级人民法院认为：

对被诉决定的作出程序及当事人无争议部分的合法性予以确认。本案的焦点问题是：本专利是否符合《中华人民共和国专利法》（简称《专利法》）第二十二条第二款的规定。

本专利权利要求1请求保护一种阻隔式防火保温板，附件1也记载了一种隔离式防火保温板。本专利权利要求1与附件1的区别在于：

1、权利要求1明确限定防火保温板本体为聚苯板，而附件1公开的是保温板体使用B级材料；

2、权利要求1明确限定贴于聚苯板两面及填充于隔离槽中的为水泥基聚合物防火砂浆，而附件1公开的是使用A级材料；

3、权利要求1限定A组隔离槽与聚苯板两侧的夹角均形成锐角，而附件1中直线沟槽分别与保温板体的两个侧边平行。

实用新型专利相对于现有技术具备新颖性和创造性的技术特征应当是对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案，而不应当是仅仅是材料的区别乃至改进。虽然实用新型专利的权利要求中可以包含已知材料的名称，如：不锈钢杯、记忆合金制成的心脏导管支架等，但其中的已知材料部分并不构成该专利相对于现有技术具备新颖性和创造性的有效区别特征。例如，相对于现有技术的金属杯，一个申请实用新型专利的不锈钢杯能够具备新颖性或者创造性的原因一定在于杯子的形状、构造或者其结合方面的区别或者改进，而不仅仅在于杯子的材质采用了已知金属材料─不锈钢。

关于被诉决定认定的上述区别特征1和2，虽然相对于附件1中“A级材料”和“B级材料”的概念而言，本专利权利要求1限定的“水泥基聚合物防火砂浆”和“聚苯板”为下位概念，但这些均属于已知材料的名称。被诉决定认定的上述区别特征1和2均不构成本专利相对于现有技术具备新颖性的有效区别特征。对于区别特征3，杜秀斌主张属于本领域惯用技术手段的直接置换，但被诉决定对此未予评述，无从审查其评述的合法性。

综上，被诉决定关于本专利权利要求1相对于附件1存在上述区别特征1和2，且附件1不能破坏上述区别特征的新颖性的认定错误，予以纠正。在此基础上，专利复审委员会对杜秀斌关于本专利从属权利要求2-6的争议也需要重新进行审查。

综上所述，北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（二）项第1目之规定，判决：一、撤销被诉决定；二、专利复审委员会重新作出审查决定。

专利复审委员会不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决，维持被诉决定，其主要理由为：一、在实用新型专利新颖性的审查中，应当考虑其技术方案中的所有技术特征，包括材料特征和方法特征；二、相对于“A级材料”和“B级材料”的概念而言，本专利权利要求1限定的“水泥基聚合物防火砂浆”和“聚苯板”是在一个大范围内作出的具体选择，因此附件1中采用“A级材料”和“B级材料”的保温板不能破坏权利要求1中采用“水泥基聚合物防火砂浆”和“聚苯板”的保温板的新颖性。原审法院认定事实不清，适用法律错误。

陈才平、葛春来不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决，维持被诉决定，其主要理由为：原审法院认定事实不清，适用法律错误。一、一般（上位）概念的公开并不影响采用具体（下位）概念的实用新型的新颖性；二、原审判决的“有效区别特征”并非判断新颖性的标准；附件1作为抵触申请只能以新颖性来判断本专利是否有效，原审法院提出“有效区别特征”的概念，实质上是用创造性评价本专利，不符合《专利法》的有关规定。

杜秀斌服从原审判决。

经审理查明：

本案涉及申请日为2011年7月18日、授权公告日为2012年3月14日、名称为“阻隔式防火保温板”的第201120251086.7号实用新型专利（即本专利），专利权人为陈才平、葛春来，其授权公告的权利要求书如下：

“1.一种阻隔式防火保温板，由聚苯板及贴于其两面的水泥基聚合物防火砂浆外层组成；其特征在于，在聚苯板的两面均分别开有两组隔离槽：A组隔离槽和B组隔离槽；A组隔离槽为一组互相平行的隔离槽，与聚苯板两侧的夹角均形成锐角；B组隔离槽也是一组互相平行的隔离槽，B组隔离槽与A组隔离槽交叉布置，在A组隔离槽和B组隔离槽之间形成了一个个的网格状隔离块；并且，聚苯板一面的A组隔离槽和B组隔离槽与聚苯板另一面的A组隔离槽和B组隔离槽相互错开排列，使两面的隔离块也呈相互错开状；在聚苯板两面所有的A组隔离槽和B组隔离槽中都填充有水泥基聚合物防火砂浆。

2.根据权利要求1所述的阻隔式防火保温板，其特征在于，所述A组隔离槽与聚苯板两侧的夹角均为45度角。

3.根据权利要求1所述的阻隔式防火保温板，其特征在于，网格状隔离块是正方形格、长方形格或菱形格。

4.根据权利要求1所述的阻隔式防火保温板，其特征在于，所述聚苯板长300mm1800mm，宽300mm600mm，厚30mm-110mm。

5.根据权利要求1，2或3所述的阻隔式防火保温板，其特征在于，所述水泥基聚合物防火砂浆外层厚度1.5mm-6mm。

6.根据权利要求1，2或3所述的阻隔式防火保温板，其特征在于，隔离槽的槽深是聚苯板厚度的50%-80%，聚苯板两面的隔离槽在相交处穿透形成穿透点。”

针对本专利权，杜秀斌于2012年12月3日向专利复审委员会提出无效宣告请求，请求宣告本专利权利要求1-6全部无效，理由是权利要求1-6不符合《专利法》第二十二条第二款的规定。杜秀斌同时提交了如下证据：

附件1：申请日为2011年4月28日、授权公告日为2011年8月10日、授权公告号为CN201924475U的实用新型专利公告文本，共9页。该专利记载了一种隔离式防火保温板，包括B级材料保温板体1，保温板体上下面及四个侧面外设置有A级材料粘接防火保护层，保温板体1为一整体，其上下两面加工有纵向、横向直线沟槽2，纵向、横向直线沟槽分别与保温板体的两个侧边平行，保温板体一面的纵向、横向直线沟槽与另一面的纵向、横向直线沟槽相互错开排列，在沟槽2内设置A级材料，形成防火隔离带3（参见附件1说明书第2页第（0020）段，图1）。

杜秀斌认为：权利要求1与附件1公开的技术内容相比，其文字描述不同处仅在于：权利要求1描述为聚苯板，而附件1为B级材料保温板体；权利要求1描述为水泥基聚合物防火砂浆外层，而附件1为A级材料粘接防火保护层；权利要求1描述为水泥基聚合物防火砂浆，而附件1为A级材料防火隔离带；权利要求1描述为“（隔离槽）与聚苯板两侧的夹角均形成锐角”，而附件1未有文字明确记载。但是，上述特征之间均属本领域惯用技术手段的直接置换，因此权利要求1相对于附件1不具备新颖性；从属权利要求2-5的附加技术特征都属于本领域惯用技术手段、从属权利要求6的附加技术特征根据附件1公开的内容是必然的，因此在权利要求1不具备新颖性的情况下，权利要求2-6不具备新颖性。

经形式审查，专利复审委员会受理了上述无效宣告请求，于2012年12月17日向陈才平、葛春来和杜秀斌发出无效宣告请求受理通知书，并将无效宣告请求书及证据副本送达陈才平、葛春来。

陈才平、葛春来针对上述无效宣告请求于2013年1月14日提交了意见陈述书，认为：权利要求1中的保温板的结构和材料均与附件1中的不同，权利要求1中“A组隔离槽与聚苯板两侧的夹角均形成锐角”，在附件1中没有相应的技术内容，因此权利要求1具备新颖性；在权利要求1具备新颖性的条件下，从属权利要求2-6均具备新颖性，并且权利要求2-6的附加技术特征在附件1中均没有公开，因此本专利权利要求1-6均符合《专利法》第二十二条第二款的规定。

2013年3月25日，专利复审委员会举行了口头审理，双方当事人均委托代理人出席。在口头审理过程中，（1）杜秀斌明确其无效宣告请求的理由、证据和证据使用方式，主张本专利权利要求1-6相对于附件1不符合《专利法》第二十二条第二款的规定；（2）陈才平、葛春来对附件1的真实性无异议，将附件1用于评价本专利的新颖性无异议；（3）专利复审委员会当庭将陈才平、葛春来于2013年1月14日提交的意见陈述书转予杜秀斌。

2013年9月26日，专利复审委员会作出被诉决定，认定：

1、审查基础

陈才平、葛春来在本专利授权公告后未对权利要求书作出过修改，本专利亦未经无效宣告程序被宣告部分无效。本审查决定以本专利授权公告的权利要求书为基础作出。

2、关于证据

杜秀斌提交的附件1是中国专利文献，陈才平、葛春来对其真实性无异议，其真实性予以确认。附件1的申请日在本专利申请日以前，公开在本专利申请日以后，可以作为评价本专利新颖性的证据使用。

3、关于《专利法》第二十二条第二款

权利要求1请求保护一种阻隔式防火保温板。与附件1相比，权利要求1的区别在于：1）权利要求1明确限定防火保温板本体为聚苯板，而附件1公开的是保温板体使用B级材料；2）权利要求1明确限定贴于聚苯板两面及填充于隔离槽中的为水泥基聚合物防火砂浆，而附件1公开的是使用A级材料；3）权利要求1限定A组隔离槽与聚苯板两侧的夹角均形成锐角，而附件1中直线沟槽分别与保温板体的两个侧边平行。杜秀斌认同上述区别技术特征，但认为上述特征之间均属于本领域惯用技术手段的直接置换，本专利不具备新颖性。

专利复审委员会认为：惯用技术手段的直接置换是指两个技术特征虽然相区别，但其技术手段、实现的功能和达到的技术效果均基本相同，并且这两个特征对本领域技术人员而言均属于为解决相同的技术问题而采取的惯用技术手段。在新颖性判断中，若在先申请中一技术特征构成在后申请相应技术特征的上位概念，即，在后申请实质上是在在先申请记载的较大范围内作出的选择，则在先申请不能破坏在后申请的新颖性，这种选择不能被认为是惯用技术手段的直接置换。本案中，附件1记载的防火保温板的保温板体使用B级材料，保护层及沟槽内填充物为A级材料。其中，B级材料和A级材料是从燃烧性能对建筑材料及其制品的分类，符合A级防火标准和B级防火标准的建筑材料及其制品被称为A级材料和B级材料。根据相关规范，A级材料和B级材料并非特定的一种材料，而是分别包括若干种具体的建筑材料。杜秀斌认为本专利权利要求1中限定的水泥基聚合物防火砂浆与A级材料、聚苯板与B级材料分别属于惯用技术手段的直接置换，但是相对于“A级材料”和“B级材料”的概念而言，本专利权利要求1限定的“水泥基聚合物防火砂浆”和“聚苯板”是在一个大范围内作出的具体选择，因此附件1中采用“A级材料”和“B级材料”的保温板不能破坏权利要求1中采用“水泥基聚合物防火砂浆”和“聚苯板”的保温板的新颖性，而“A级材料”与“水泥基聚合物防火砂浆”、“B级材料”与“聚苯板”之间也不能构成惯用技术手段的直接置换。

综上，杜秀斌关于本专利权利要求1中“水泥基聚合物防火砂浆”和“聚苯板”分别与附件1中的“A级材料”和“B级材料”构成惯用技术手段的直接置换的主张不予支持，在此基础上，其关于权利要求1相对于附件1不具备新颖性，不符合《专利法》第二十二条第二款规定的理由不能成立。权利要求2-6是权利要求1的从属权利要求，在杜秀斌关于权利要求1不符合《专利法》第二十二条第二款规定的理由不能成立的基础上，其关于权利要求2-6不符合《专利法》第二十二条第二款规定的理由也不能成立。

基于上述理由，专利复审委员会作出被诉决定，维持本专利有效。

经查，本专利说明书的“背景技术”记载：“目前，有人设计出一种新式的防火保温板，它是在保温板的两面加工出一道道沟槽，使保温板的两面均形成了相互间隔的隔离块。其隔离块的四边分别与保温板两个侧边平行，保温板的每一个面则均被划分成了一个规整的正方形格板。在其沟槽中填充有防火砂浆。这种防火保温板具有较好的保温防火效果。但它的不足之处是，其结实程度不够，运输和使用过程中容易断裂，并且，在延迟火焰燃烧路径上还未达到最佳化”。

本专利说明书的“发明内容”第1页（0008）记载：“而本实用新型的斜槽设计使抗折击力大大增加，保温板在加工、运输和施工过程中不易毁损，废品率低，使用寿命长。并且，同样尺寸的防火板，本实用新型的隔离槽由于是斜向设置，隔离面积增加，并加长了着火时火道上升的距离，阻碍了火焰的通道，增加了防火保温板的防火性能，可以满足建筑外墙的各种装饰、保温及防火的要求”。

本专利权利要求书及说明书对使用“水泥基聚合物防火砂浆”和“聚苯板”材料对“阻隔式防火保温板”的形状、构造及其结合是否产生影响、是否解决技术问题以及是否达到预期效果，均未作记载。

上述事实，有被诉决定书、本专利授权公告文本、附件1及当事人陈述等证据在案佐证。

本院认为：

根据上诉人的上诉主张，本案二审焦点问题是：本专利权利要求1相对于附件1是否符合《专利法》第二十二条第二款的规定。

《专利法》第二十二条第二款规定：新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

本专利权利要求1请求保护一种阻隔式防火保温板，附件1也记载了一种隔离式防火保温板。本专利权利要求1的前序部分和特征部分均载明了“水泥基聚合物防火砂浆”和“聚苯板”材料等。由此，专利复审委员会认定，本专利权利要求1与附件1的区别在于：1、权利要求1明确限定防火保温板本体为聚苯板，而附件1公开的是保温板体使用B级材料；2、权利要求1明确限定贴于聚苯板两面及填充于隔离槽中的为水泥基聚合物防火砂浆，而附件1公开的是使用A级材料；3、权利要求1限定A组隔离槽与聚苯板两侧的夹角均形成锐角，而附件1中直线沟槽分别与保温板体的两个侧边平行。杜秀斌、陈才平、葛春来对上述认定均无异议，并认可上述区别1、2为材料特征。

实用新型专利不保护材料本身的改进，并不意味着实用新型专利的权利要求不可以包含材料特征。如果只是从现有技术已有的材料中选择特定的一种或几种材料作为产品的构成，这是允许的。在实用新型专利新颖性审查中，应当考虑其技术方案中的所有技术特征，包括材料特征和方法特征，而不应将整个技术方案中的部分技术特征进行割裂评述。因此，本专利权利要求1的“水泥基聚合物防火砂浆”和“聚苯板”材料可以作为技术特征与附件1进行比较。原审法院关于“本专利权利要求1的区别技术特征1和2均不构成现有技术具备新颖性的有效区别特征”的认定不当，予以纠正。专利复审委员会、陈才平、葛春来的相关上诉主张，本院予以支持。

在进行实用新型新颖性判断时，首先应当判断涉案专利申请的技术方案与对比文件的技术方案是否实质上相同，如果专利申请与对比文件公开的内容相比，其权利要求所限定的技术方案与对比文件公开的技术方案实质上相同，所属技术领域的技术人员根据两者的技术方案可以确定两者能够适用于相同的技术领域，解决相同的技术问题，并具有相同的预期效果，则认为两者为同样的实用新型。

专利复审委员会、陈才平、葛春来均主张附件1中的“A级材料”和“B级材料”的公开并不影响本专利权利要求1中“水泥基聚合物防火砂浆”和“聚苯板”的新颖性。根据查明的事实，本专利发明目的在于解决防火保温板的结实程度不够、火焰燃烧路径问题，根据说明书及权利要求书记载，该问题通过“斜槽设计”、“隔离槽”等手段予以克服，未记载本专利权利要求1的技术特征1、2对该产品的形状、构造及其结合产生任何影响、解决任何技术问题及达到何种预期效果。而且，本专利权利要求1的前序部分即公开了技术特征1、2，一般而言，实用新型前序部分为其与最接近现有技术或抵触申请共有的必要技术特征，而本专利的上述技术特征1、2并未作为影响产品形状、构造及其结合的应予保护的区别技术特征予以明确或记载。本专利系实用新型，虽然判断其新颖性时应考虑其技术方案中的所有技术特征，以防止对产品的形状、构造及其结合产生影响的材料特征被直接排除，不利于对技术方案的整体评价，但这并不意味仅仅从文字或概念上比较两个技术方案的材料的表述异同，而放弃对产品的形状、构造及其结合或者发明目的、内容的考虑。本专利权利要求1与附件1比较，就权利保护客体或整体技术方案而言，本专利权利要求1中“水泥基聚合物防火砂浆”和“聚苯板”未作任何贡献，其与附件1中的“A级材料”和“B级材料”实质上是相同的。因此，被诉决定关于本专利权利要求1的技术特征1和2相对于附件1具有新颖性的认定结论错误，应予纠正。专利复审委员会、陈才平、葛春来仅以上位概念与下位概念的关系主张本专利权利要求1具有新颖性，缺乏依据，本院不予支持。

关于本专利权利要求1的技术特征3，被诉决定未作认定，本院对此不予评述。原审法院对“有效区别特征”的相关认定虽有不当，但其关于本专利权利要求1的新颖性判断结论正确，在此基础上，专利复审委员会对杜秀斌关于本专利从属权利要求2-6的争议也需要重新进行审查。

综上所述，原审判决认定事实虽有不当，但结论正确，程序合法，应予维持。专利复审委员会、陈才平、葛春来的上诉理由均不能成立，对其上诉请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

一审案件受理费一百元，由国家知识产权局专利复审委员会负担（于本判决生效之日起七日内交纳）；二审案件受理费一百元，由国家知识产权局专利复审委员会负担五十元（已交纳），陈才平、葛春来共同负担五十元（已交纳）。

本判决为终审判决。

审　判　长　　李燕蓉

代理审判员　　孔庆兵

代理审判员　　吴　斌

二〇一四年十月二十七日

书　记　员　　郭雪洁

书　记　员　　郑皓泽

02

案例二

潘懿莉与上海高宇医疗器材厂侵害专利权纠纷二审民事判决书

上海市高级人民法院

民事判决书

（2004）沪高民三（知）终字第94号  

上诉人（原审原告）：潘懿莉。

委托代理人：杨军，上海市华诚律师事务所律师。

委托代理人：尤明，上海市华诚律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：上海高宇医疗器材厂。

住所地：上海市松江区泖港镇强民经济城。

法定代表人：顾高宇，该厂总经理。

委托代理人：仇九洲，上海市黄河律师事务所律师。

上诉人潘懿莉因专利侵权纠纷一案，不服上海市第一中级人民法院（2003）沪一中民五（知）初字第248号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，审理了本案。本案现已审理终结。

原审法院经审理查明：1998年9月5日，中华人民共和国专利局授予潘懿莉“药浸柳枝接骨外固定架”实用新型专利权，专利号为ZL96229440.3。该专利的权利要求为：“一种药浸柳枝接骨外固定架，其特征在于用药浸草柳枝条经纬方向编织成一个固定架，在固定架的两侧至少置有一对搭扣。”该专利说明书中记载：“本实用新型的目的是设计一种重量轻、透气、不会产生皮肤过敏现象、本身具有活血化瘀功能、使用方便、不会污染环境的价格低、制造方便的药浸柳枝接骨外固定架......药浸柳枝接骨外固定架的重量是石膏的五分之一，很轻巧，使用时透气，病人使用该装置接骨养伤不觉劳累，也不会使患者出现皮肤过敏的现象......由于柳枝条本身结构松疏，中药易被吸收，药浸过的柳枝条接触人体后，中药渐渐浑（挥）发其药性，使人体活血化瘀起到一定的药疗作用。”潘懿莉在一审庭审中确认，上海高宇医疗器材厂（以下简称高宇器材厂）的产品未经药浸处理。经比对，高宇器材厂产品的技术特征与潘懿莉其余专利特征基本一致。

原审法院认为：本案当事人的主要争议焦点是高宇器材厂产品的技术特征是否覆盖了潘懿莉专利技术特征。根据潘懿莉专利的权利要求书的内容记载，药浸柳枝接骨外固定架特征部分为“用药浸草柳枝条经纬方向编织成一个固定架，在固定架的两侧至少置有一对搭扣”。专利说明书对于药浸处理的解释是：该实用新型的目的之一是本身具有活血化瘀功能。柳枝条本身结构松疏，中药易被吸收，药浸过的柳枝条接触人体后，中药渐渐挥发其药性，使人体活血化瘀起到一定的药疗作用。故药浸处理是系争专利的必要技术特征之一。由于潘懿莉在一审庭审中承认高宇器材厂的产品未经过药浸处理，故高宇器材厂产品的技术特征并未全面覆盖系争专利的技术特征。高宇器材厂生产、销售系争产品并不构成对潘懿莉专利权的侵害。据此，原审法院依照《中华人民共和国专利法》第五十六条第一款之规定，判决：潘懿莉的诉讼请求不予支持。一审案件受理费人民币1，000元，由潘懿莉负担。

潘懿莉不服一审判决，向本院提起上诉，请求：第一，撤销原审判决；第二，判令被上诉人高宇器材厂立即停止生产、销售侵权产品；第三，判令被上诉人高宇器材厂立即销毁所有剩余的侵权产品、生产侵权产品的专用材料及产品宣传资料。上诉人潘懿莉上诉的主要理由是：第一，原审法院对实用新型保护客体范围认识不当。在确定实用新型专利权利要求的必要技术特征时，只能有形状、构造及其结合方面的技术特征，非形状、构造及其结合的特征不应该成为实用新型专利权利要求的必要技术特征。从涉案专利权利要求及说明书可以判断，药浸处理实际上是一种工艺步骤，经过药浸处理的柳枝条仍然是柳枝条，而柳枝条是产品构成材料。"药浸"与否只会引起产品构成材料上的变化，不会引起产品形状、构造或者其结合的变化。无论系争产品是否经过药浸，只要其形状和/或构造与涉案实用新型专利相同，都会落入涉案实用新型专利的保护范围。第二，药浸对于涉案专利而言是非必要的。即使药浸被认为是涉案实用新型专利权利要求中的一项技术特征，也只是一项非必要的技术特征。涉案实用新型专利的根本目的在于设计一种良好接骨固定效果的接骨外固定架，构造才是涉案实用新型专利的新颖性和创造性之所在，而药浸的存在与否并不影响涉案实用新型专利的新颖性和创造性，也不影响涉案实用新型专利作为一种接骨固定架产品所应该具有的接骨的性能和效果。故在确定涉案专利的保护范围时，应当将"药浸"这一技术特征略去。

被上诉人高宇器材厂辩称，原审法院认定事实清楚，适用法律正确。"药浸"是涉案专利的一项必要技术特征。

二审中，上诉人潘懿莉与被上诉人高宇器材厂均未向本院提供新的证据材料。

本院经审理查明，原审判决认定的事实属实。

本院认为：实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。但实用新型专利技术方案并非只能由形状、构造或者其结合方面的技术特征构成。实用新型专利技术方案中既可以有形状、构造或者其结合方面的技术特征，也可以有非形状、构造或者其结合方面的技术特征，只要这些技术特征所共同限定的技术方案是具有确定形状或者构造的产品，该种产品就可以成为实用新型专利所保护的客体。涉案实用新型专利是由经"药浸"处理的柳枝条编织成的接骨外固定架，"药浸"是非形状、构造或者其结合方面的技术特征，该技术特征不会引起涉案实用新型专利在形状、构造或者其结合方面发生变化。但"药浸"仍是涉案实用新型专利的一项必要技术特征，并与其他技术特征一起共同构成了涉案实用新型专利技术方案，共同限定了涉案实用新型专利权保护的范围。上诉人潘懿莉认为非形状、构造及其结合的特征不应该成为实用新型专利权利要求的必要技术特征，并进一步认为原审法院对实用新型保护客体范围认识不当的上诉理由不能成立。

根据涉案实用新型专利说明书的解释，涉案实用新型专利的目的并不只在于设计一种良好接骨固定效果的接骨外固定架，而且还要使该接骨外固定架具有活血化瘀的功能。涉案实用新型专利正是通过"药浸"技术手段，让药浸过的柳枝条接触人体，中药渐渐挥发其药性，从而实现使人体活血化瘀的功能。因此，"药浸"应当是涉案实用新型专利的一项必要技术特征，而并非是一项非必要的技术特征。更何况，专利权利要求的独立权利要求中记载的技术特征均应是必要技术特征，认定一项记载于独立权利要求中的技术特征为非必要技术特征并无法律依据。"药浸"记载于涉案实用新型专利的独立权利要求中，故应为涉案实用新型专利的必要技术特征。上诉人潘懿莉关于药浸对于涉案专利而言是非必要技术特征的上诉理由不能成立。

综上所述，上诉人潘懿莉的上诉请求与理由没有事实和法律依据，应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项、第一百五十八条之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

本案二审案件受理费人民币1，000元，由上诉人潘懿莉负担。

本判决为终审判决。

  审判长    朱丹

  审判员  于金龙

  代理审判员  张晓都

  二ＯＯ四年九月二日

  书记员  刘洁华

来源：中国裁判文书网、知产宝

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