企业选名要慎重，商标侵权阻上市！

文/ 王乃莹、张雨嘉  上海市协力（苏州）律师事务所

自2019年开板以来，科创板无疑成为当下资本市场最受关注的焦点之一。知识产权作为科创板上市企业科创属性的重要体现，是信息披露中必不可少的一部分。知技IP通过对申请科创板上市企业的招股说明书、上市委问询函及企业回复等信息进行筛选，并结合相关政策文件，分析科创板企业上市过程中有关知识产权信息披露注意的要点以及日常经营管理中需要特别关注的事项，旨在助力科技创新型企业早日上市。

深圳市紫光照明技术股份有限公司

深圳市紫光照明技术股份有限公司（下称“紫光照明”）于2020年6月30日提交上市申请，经过上海证券交易所两轮审核问询，已于2021年2月5日通过上市委会议审核。上市委现场问询的问题中涉及到“发行人相关商标侵权及不正当竞争诉讼是否影响发行人持续经营能力”的问题。

上市委问询

发行人答复

（仅摘录要点）

律师建议

紫光集团在紫光照明的上市过程中，向北京知识产权法院提起商标侵权及不正当竞争诉讼，诉讼请求包括：

（1）判令公司、北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司立即停止侵害紫光集团“紫光”、“清华紫光”等注册商标专用权行为；

（2）判令公司立即停止使用含有“紫光”字样的企业名称，限期变更企业名称，变更后的企业名称中不得含有“紫光”字样；

（3）判令公司在网站 www.szzgco.com 刊登声明，澄清事实并消除侵权影响；

（4）判令公司赔偿紫光集团经济损失人民币500万元及为制止公司商标侵权及不正当竞争行为的合理支出；

（5）判令公司承担本案全部诉讼费用。

此外，紫光集团另向法院提交了一份《关于请求认定“紫光”为驰名商标的申请书》，并向国家知识产权局商标局就紫光照明持有的含有“紫光”字样的注册商标提起了无效宣告请求。

随后，上市委针对紫光集团提起的商标侵权及不正当竞争诉讼进行了持续问询，其中主要涉及发行人相关商标侵权及不正当竞争诉讼是否影响发行人持续经营能力的问题。

针对上市委提出的问题，紫光照明首先对本诉讼的基本情况进行了说明，紫光照明对该诉讼提起了管辖权异议，目前该案件的实体审理仍在进行中。如果败诉，可能给紫光照明带来的不利影响包括：承担赔偿金额500万元；需要变更企业名称（变更后的名称中不得含有“紫光”字样）和停止使用含有“紫光”字样的商标；需要对证照、登记、备案事项及相关商品铭牌等物料进行处置，对综合性电商平台中不特定客户的选择和购买产生一定的影响等，还包括为此付出的人力、时间、诉讼费用等相关成本。另外，紫光照明还在部分销售合同中对公司销售的产品做出了不侵权保证，如因商品侵权而给客户造成损失的，紫光照明需承担赔偿责任。上述不利影响均可能对紫光照明的市场形象、公司声誉造成一定程度的负面影响。

为了降低商标侵权诉讼可能产生的不利后果对企业持续经营能力造成影响，紫光照明采取了一系列应对措施，包括但不限于：

1、详细说明公司含有“紫光”字样的商标的使用情况，并注册其他不含“紫光”字样的商标；

2、详细说明变更企业名称的流程及时限，承诺在3个工作日内办结名称变更流程；

3、进一步分析前述商标、企业名称变更后不会对公司持续经营能力产生影响，如详细论述终端用户类客户不会被认定为商标侵权、非终端用户类客户有权主张适用《商标法》规定的不需承担赔偿责任条款、公司实际控制人出具书面承诺赔偿损失等，进而说明公司需向客户承担补偿损失的风险较低，不会影响企业的持续经营能力；

4、进一步分析商标侵权认定记录不会对公司未来业务开拓中的公司声誉、招投标资质产生重大不利影响，如商标侵权认定不会直接导致公司招投标资质失效、公司的业务运营及收入实现不严重依赖于商号或注册商标等。

通过紫光照明的案例，我们可以看出，商标侵权及不正当竞争纠纷是否会影响企业的持续经营能力是上市委关注的重点。紫光照明虽已通过上市委的审核，但其所面临的商标侵权及不正当竞争纠纷仍未结案，一旦被法院认定为商标侵权，企业经营的方方面面均会受到不同程度的阻碍。据此，我们对于拟上市科创板的企业提出如下建议：

一、即便拟上市企业与他人的主营业务或产品属于不同类型，但在他人所持有的商标被认定为驰名商标的情况下，拟上市企业仍有可能因驰名商标的跨类保护而构成商标侵权，应当尽量避免在本企业的名称或商标中使用他人的驰名商标；

二、企业名称、商标等往往需要通过长期的宣传和用心的维护才能在市场上形成较高的知名度和良好的声誉，拟上市企业在选择企业名称或进行商标申请时，应当聘请专业知识产权机构对可能存在的侵权风险进行评估；

三、如拟上市企业在上市审核过程中不幸涉及商标侵权诉讼，应积极采取应对措施，如对涉诉商标提起无效宣告程序、在诉讼中根据案件的具体情况作相应的有效抗辩等；在针对上市委问询的答复中，可以从企业变更名称不存在实质性障碍、公司的业务运营及收入实现不依赖注册商标、已经申请其他商标等方面进行详细论述，以消除上市委对企业持续经营能力的质疑。

往期回顾：

王乃莹

高级合伙人律师

知识产权业务部主任

13584850394

     详细简历请扫描下方二维码

张雨嘉

实习律师

知识产权业务部

专注商标、不正当竞争及技术类知识产权法律服务与研究

（本文为授权发布，仅代表作者观点，未经许可不得转载）

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