专利和解是否足以应对上市过程中所遭遇的专利狙击？

文/ 王乃莹、张雨嘉  上海市协力（苏州）律师事务所

自2019年开板以来，科创板无疑成为当下资本市场最受关注的焦点之一。知识产权作为科创板上市企业科创属性的重要体现，是信息披露中必不可少的一部分。知技IP通过对申请科创板上市企业的招股说明书、上市委问询函及企业回复等信息进行筛选，并结合相关政策文件，分析科创板企业上市过程中有关知识产权信息披露注意的要点以及日常经营管理中需要特别关注的事项，旨在助力科技创新型企业早日上市。

成都极米科技股份有限公司

成都极米科技股份有限公司（下称“极米科技”）于2020年5月8日提交上市申请，在上市过程中遭到已上市企业光峰科技提起的发明专利侵权诉讼，涉案金额高达4600万，最终双方选择和解的方式解决这一纠纷，最终极米科技成功登录科创板。本期知技IP就极米科技与光峰科技之间的专利纠纷与大家共同探讨专利和解是否足以应对上市过程中所遭遇的专利狙击的问题。

2020年8月20日上交所第二轮问询

发行人答复（仅摘录要点）

律师建议

通过上述案例，我们可以看出，极米科技在提交上市申请后的一个月，竞争对手光峰科技即以极米科技的系列产品侵犯其发明专利权为由向法院提起专利侵权诉讼，涉案金额高达4600万元。次月，光峰科技针对极米科技招股说明书中披露的全部16项发明专利向国家知识产权局提出无效宣告请求。为解决该系列纠纷，极米科技与光峰科技最终选择和解的方式，签订了《和解协议》、《战略合作协议》和《专利许可协议》。极米科技需向光峰科技支付一次性NRE费用（一次性产品委托研制开发费）500万元，同时需分5年向光峰科技支付专利许可费合计2500万元人民币。最终，该系列纠纷得以解决，极米科技顺利登录科创板。

通过极米科技选择专利和解的方式应对竞争对手专利狙击并成功上市的案例，我们为拟上市企业应对专利狙击提供如下建议：

一、虽然通过专利和解的方式，能够在上市过程中快速解决专利侵权纠纷，消除上市委对发行人独立持续经营能力的疑虑。但发行人也可能会因此而支付大笔专利许可费用或一次性NRE费用。因此，拟上市企业不应将解决专利侵权纠纷的期望仅仅寄托在此种纠纷解决方式上，而应在上市前聘请专业知识产权服务团队对专利侵权的风险做全面的分析评估，并提前准备好应对方案。如在光峰科技科创板上市的案例中，其通过提前准备，在遭遇专利狙击后迅速向对方提起专利无效及专利侵权诉讼，以此在专利狙击中成功反击、占据主动。（详细内容见上一期：拟上市企业如何提前规避及应对专利侵权诉讼风险？）

二、如拟上市企业未能在上市前做好应对专利狙击的准备，而在上市过程中遭遇竞争对手专利狙击。在确无把握进行有效反击的情况下，可以考虑与对方达成和解，通过支付专利许可费或签署战略合作协议的方式解决纠纷，以此避免耽误上市进程。

往期回顾：

王乃莹

高级合伙人律师

知识产权业务部主任

13584850394

     详细简历请扫描下方二维码

张雨嘉

实习律师

知识产权业务部

专注商标、不正当竞争及技术类知识产权法律服务与研究

（本文为授权发布，仅代表作者观点，未经许可不得转载）

“星标”、“转发”、“在看”，给小编加鸡腿哦！投稿请联系[e-mail]
近期热文