汽车产业遭受重大挫折，美上诉法院驳回大陆集团要求Avanci专利池的“组件级”许可

作者：黄莺

2月28日，美国第五巡回上诉法院在德国大陆集团诉汽车专利池Avanci及其成员诺基亚、Optis和夏普一案中做出裁决，推翻了地方法院关于大陆集团根据《宪法》第三条享有法律地位的裁决。上诉法院大陆集团没有受到损害，并驳回了本案中大陆集团最核心的诉求：要求Avanci专利池向汽车供应商提供“组件级”SEP许可。

判决书

双方争议的焦点是车载信息处理单元（TCU），可以连接2G、3G和4G，是一种嵌入汽车并提供无线连接的设备。对用户而言，可以通过流媒体播放音乐，导航到目的地，并使用车上的紧急呼叫救援功能。未来随着5G在汽车上的应用，TCU被寄予了更高的期望。

上诉法院认为，本案的核心是，标准制定组织SSO的公平、合理和非歧视FRAND原则，与汽车专利池Avanci的主许可管理协议（MLMA）的相互作用，以及这种相互作用是否会对大陆集团造成损害。

根据Avanci专利池的MLMA的规定，Avanci只能向汽车制造商或原始设备制造商（OEM，主机厂）提供许可证（意即只提供“整车级”许可，不向零部件供应商提供“组件级”许可）。在汽车供应链中，OEM位于大陆集团的下游。

但MLMA允许Avanci联盟成员以FRAND的价格将它们的SEPs授权给大陆集团等OEM以外的供应商。

简言之，Avanci专利池只提供“整车级”（或称为“终端级”）许可，池成员自己可以单独提供“组件级”许可。

大陆集团认为，其以FRAND费率同时向Avanci和单独专利持有人（被告）寻求SEP许可，但并没成功，这违反了SEP持有人的FRAND承诺。根据被告的说法，大陆集团可根据FRAND条款从单独的SEP持有人处获得许可证，实际上大陆集团不需要SEP许可证，因为Avanci为纳入其产品的主机厂提供许可证（意味着大陆就自动获得从主机厂的许可）。  

于是，大陆集团在加利福尼亚州北区地方法院起诉了Avanci及单独专利持有人。大陆认为，拒绝按照FRAND条款直接向其出售许可证不仅构成合同违约，还构成了违反《1890年谢尔曼反垄断法》中U.S.C.§§1，2条的反竞争行为。大陆希望就被告的FRAND义务寻求宣告性救济，并就其非法行为寻求禁令性救济。但大陆没有要求赔偿。

【以下为判决书内容综合，非专业人士可以直接跳到文尾看对此事的“评论”】

大陆集团第一个损害理由：“整车级”的非FRAND许可会通过赔偿协议由主机厂传递给大陆

大陆认为，如果被告成功让汽车厂商（主机厂）获得整车级的非FRAND许可，则这些许可证的许可费有可能通过主机厂与零部件供应商的赔偿协议传递给大陆集团，从而带来损害。

地方法院认为这只是一种“受伤的可能性”。

上诉法院支持了地方法院这一观点：

首先，认为除非是主机厂首先接受非FRAND许可证，然后对大陆行使赔偿权，否则大陆不会受到损害。上诉法院在审查大陆提交的文件时，还注意到一些文件最多表明主机厂可能会寻求大陆集团抵消与许可相关的成本。

其次，也没有任何文件证明主机厂已经或将向Avaci和专利持有人支付非FRAND的费用，也没有文件证明大陆已经或将同意赔偿主机厂向Avaci和专利持有人支付非FRAND的许可费。

因此这点请求被驳回。

大陆集团第二个损害理由：Avanci和专利持有人拒绝按照FRAND条扣款向大陆提供许可证

大陆的这个诉求是本案的核心，即虽然Avanci专利池成员可以提供“组件级”许可，但是Avanci专利池整体是只提供给主机厂许可，不对零部件企业开放许可，大陆认为Avanci的做法对其造成了损害。

对于这一点，地方法院支持了大陆的该请求，但是上诉法院驳回了这一判决。

根据地区法院的说法，大陆被指控试图从被告处获得FRAND条款的许可证，但未获成功，这实际上构成了一种损害。地区法院的结论是，大陆集团根据这一理论认为损害是充分的，因为“原告有权获得的财产被剥夺事实上会造成损害。”

但上诉法院并不同意地方法院的观点。

上诉引用了其它上诉巡回法院的两个判例来说明：一是Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 696 F.3d 872, 884 (9th Cir. 2012)案，二是Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc., 501 F.3d 297, 304, 313–14 (3d Cir. 2007)案。

这两起案件的判决中认为，根据SSO和SEP持有人之间的FRAND合同，生产符合标准产品的实体可以成为第三方受益人。因为，FRAND义务的存在是为了保护必须采用标准才能开展业务的各方。

但是上诉法院认为，大陆集团的情况与上述两个判例法院认定为第三方受益人的各方明显不同。在Microsoft案中，第三方受益人微软本身就是与摩托罗拉谈判FRAND合同的SSO成员。在Broadcom案中，第三方受益人Broadcom是SEP持有者高通公司的直接竞争对手，高通公司需要其SEP许可证才能运营。

上诉法院认为，大陆集团的处境与微软和博通不同。供应商没有声称自己是相关SSO的成员，关键的是，它不需要被告的SEP许可证就可以运营；Avanci对纳入大陆集团产品的主机厂进行许可。

也没有证据表明，被告和SSO有意要求链上第三方的冗余许可，这对于实现FRAND承诺的目的和减少专利占用是不必要的。大陆集团似乎不是根据FRAND条款在合同上有权获得许可证的预期受益人。作为附带受益人，它无权执行专利持有人被告和SSO之间的FRAND合同。

上诉法院还认为，如果假设大陆集团作为第三方受益人根据FRAND条款在合同上有权获得许可证，则诉状反映出大陆集团没有遭受可认定的损害。换句话说，即使大陆集团拥有FRAND合同项下的权利，这些合同也没有被违反，因为SEP持有人已经履行了他们对SSO关于大陆集团的义务。许可方承认，Avanci和专利持有人正在“积极向OEM（主机厂）许可SEP”，这意味着他们正在按照FRAND条款向大陆集团提供SEP许可。由于它不需要个人拥有SEP许可证来经营其业务，因此它没有被剥夺其有权拥有的财产。在没有“剥夺原告有权享有的财产”的情况下，大陆集团实际上没有遭受损害。

上述法院还对地方法院为了支持大陆集团有权获得的财产被剥夺事实上造成了供应商损害的主张，引用的三个案例做出了回复。

上诉法院并不反对这三个案例的判决，但也重申了，本案原告大陆集团没有遭受此类伤害。另外在地方法院引用的三个案例中，没有一个案件像本案的情况，指控原告即使合同权利被直接“拒绝”的情况下，依然可以以其他方式获得合同赋予的权利（注：Avanci和专利持有人称，不必取得许可证，大陆集团就可以以较低的成本生产其组件）。

基于上述原因，上诉法院认为地方法院错误地认为大陆集团有权提起诉讼，裁定地方法院先前判决无效，发回重申，并驳回大陆集团因缺乏依据而提出的索赔。但上诉法院以缺乏管辖为由，并未对反垄断问题发表意见。

评论

大陆集团被卷入这场汽车行业的SEP专利许可纠纷，也实属无奈。

在汽车专利池Avanci成立之后，就在与整车企业，包括宝马、戴姆勒和大众在接触许可事宜。宝马是最先签署入池协议的，但是戴姆勒却一直采取反对的态度，并与Avanci专利池中的诺基亚和其它三个成员爆发了持续两年的专利诉讼。

戴姆勒起初认为Avanci专利池中的2G/3G/4G无线技术只和汽车的TCU有关，应该与其Tier 1供应商大陆集团去协商许可事宜。但是大陆集团在与Avanci接触过程中发现Avanci是根本不与零部件供应商谈许可的，也就是上述Avanci规则有规定，只与主机厂（OEM）谈许可。

因此，大陆集团2019年开始，同时在德国和美国起诉了Avanci和诺基亚等，指控其违反FRAND和反垄断义务。

  来源：JDSUPRA  

随后，华为，Burry、TomTom，Valeo/Peiker、博世、Sierra Wireless等零部件供应商相继加入“戴姆勒—大陆”联盟，一起反抗诺基亚及Avanci专利池，要求其提供组件级许可。

但戴姆勒接连收到德国多家法院的侵权禁令，导致不得不与Avanci专利池的康文森、夏普、诺基亚达成和解，并最终于去年12月加入Avanci专利池。

“戴姆勒-大陆”联盟彻底瓦解。

但是大陆集团并没有在戴姆勒与诺基亚达成和解后，也选择和解，而是选择了继续战斗。大陆集团高级知识产权副总裁Roman Bonn在戴姆勒与诺基亚和解之后，接受采访表示：面向未来的物联网IoT的生态链的许可问题远超汽车产业，这个问题需要解决，而不能屈从于诺基亚等SEP专利持有人。

他还认为诺基亚不向汽车供应商发放许可证的做法是滥用的SEP的支配地位，已经向欧盟委员会投诉，认为汽车零部件供应商应该有权获得自己的许可证。

  大陆集团高级知识产权副总裁Roman Bonn  

在去年10月欧洲召开的Auto IP大会上，Roman再次表达了他的观点，要继续战斗，并认为德国因为此事而修改的专利法，会对其带来帮助。

实际上，作为零部件供应商，与大陆集团一同战斗的还有法国Thales集团，Thales也在法国对Avanci和诺基亚提出了反垄断诉讼。

“组件级”许可就是斗争的最核心问题。

这一点，在上个月主要国家汽车行业协会以及整车及零部件企业给美国司法部的2021年政策声明评论意见中，是所有提意见者的无一例外最关心的一点。这些评论者包括：德国汽车工业协会VDA，欧洲汽车供应商协会CLEPA，美国汽车创新联盟、日本汽车商制造协会JAMA，福特，本田和特斯拉，大陆集团，Thales。

从大陆集团的评论中，提到在Avanci专利池中的40多许可人中，有25家公司是不提供向汽车零部件企业授权的。这也显示出，Avanci作为一个专利池的管理机构，实际上是要为满足权利人利益服务的，一多半权利人都不同意提供“组件级”许可，所以Avanci作为整体对于只能提供“整车级”的许可。但规定了，“组件级”许可，可以与池成员采取双边许可的模式获得。

但是这种“双边”单独许可的规定显然不能满足整个汽车行业零部件企业的需求，因为那25家不同意“组件级”许可的才控制了2G/3G/4G的绝大部分SEP专利。所以这一条几乎等于形同虚设，因为既费时，效率又低。

对于这一问题，代表两个阵营的行业协会组织也在不断的游说和争论中，代表诺基亚和爱立信等权利人一方的IP Europe就对代表实施人一方的Fair Standard Alliance提出的在供应链的各个层次上都可以许可的观点，进行了驳斥。也反映出了行业内对于这一问题，激烈焦灼的态势。

从现状来看，虽然在十几年前智能手机时代，争夺“终端级”还是“组件级”许可的斗争中，权利人一方占到了优势，最终形成了近十几年的按照手机整机价格计算许可费的模式。

但是随着SEP专利许可收费进入汽车行业的窗口逐渐被打开，实际上也打开了一个重新制定行业许可规则的时间窗口，就是再次反思“组件级”许可的现实可行性，已经称为一个势在必行的课题。这是需要所有实施人以及供应链的企业站出来共同思考的。

如果说上一个十年主要以美国法院的判决为主，奠定了智能手机的整机收费模式，那十年后的今天，以及面向未来十年，随着中国和更多独立司法地区在SEP治理能力上的提升，是否还会认为只提供“终端级”许可是唯一的选择，还是会认为“组件级”许可也会是一种有利于行业发展的的可行方式，还有待各国司法实践的不断摸索和判断。

显然，大陆集团在美国上诉法院一案中，美国法院依然尊从了历史判例的影响，既避开了反垄断这一敏感问题，又驳回了大陆集团要求“组件级”许可的要求。

但是，随着像苹果公司这些科技巨头在其公布的FRAND许可规则中，对最小许可实施单元SSPPU（组件级）原则的推崇，而且正在与爱立信等权利人进行战斗，相信会激发一大批实施人陆续站出来，提出自己的合理诉求。

改变SEP领域底层许可规则的时间窗口就在眼前，这并不是一场大陆集团、苹果公司的独立战斗，如果更多实施人抓住时机推动底层的变革，而不是仅仅局限于许可收费钱多钱少这些问题上，或许会迎来一个不一样的十年。