人工智能技术的可专利性探析（下）

作者：张鹏

人工智能技术可专利性是人工智能技术专利保护的基础性问题。随着人工智能技术专利申请数量的大幅增加，是否构成专利法保护的客体成为法律实践中的重要争议点。人工智能作为当前最为尖端的科技成果，对于专利制度的挑战是全方面的，既包括人工智能技术本体的专利法律保护、人工智能发明成果的专利法律规制，还涉及人工智能应用工具的专利法律影响问题 。这其中，人工智能技术本体的可专利性问题，也就是人工智能技术能否纳入专利法保护客体范围，是上述专利制度面临的首要问题。只有明确哪些人工智能技术能纳入专利法保护客体范围，才能进一步明确这些人工智能技术的新颖性和创造性判定、专利文件撰写要求、权利归属、保护范围、侵权判定、侵权救济等。

上篇中，我们主要探寻了人工智能技术的属性，以及美国、欧盟、日本主要运用的人工智能技术可专利性判断的方法。下篇我们将聚焦我国相关规定，并对相关企业提供确权的实务建议。

一

我国人工智能技术可专利性判断实务：两大测试法并用

我国2019年底的《专利审查指南》修改主要针对包括人工智能技术在内的算法特征+应用场景的发明专利申请。与上述知识产权强国相对应的是，我国也于2019年12月31日发布《关于修改<专利审查指南>的公告（第343号公告）》，对“包括算法特征或者商业规则和方法特征的发明专利申请”的审查基准进一步调整，虽然并非专门针对人工智能技术，但是基于人工智能技术的核心在于算法，从而对人工智能技术相关专利申请的审查有较高的指导意义。此次修改内容已经于2020年2月1日开始实施。此次修改的突出特点是，并非像历次修改一样对《专利审查指南》的相关部分举行局部修改调整，而是现行《专利审查指南》第二部分第九章第1-5节之后增加了完整的第6节，专门针对“包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请审查”作出相关规定。可见，此次修改专门针对涉及人工智能、互联网+、大数据以及区块链等的发明专利申请，针对其包含算法或商业规则和方法等智力活动的规则和方法特征的特点，形成专门的审查规则。就《专利审查指南》第二部分第九章此次修改内容与《专利审查指南》第二部分第九章第2-5节的关系而言，构成特别法与一般法的关系。《专利审查指南》第二部分第九章第2节是“涉及计算机程序的发明专利申请的审查基准”，《专利审查指南》第二部分第九章此次修改内容所增加的第6节所针对的“包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请”，基本上属于“涉及计算机程序的发明专利申请”。

从《专利审查指南》第二部分第九章此次修改内容给出的9个案例来看，全部属于涉及计算机程序的发明专利申请。因此，《专利审查指南》第二部分第九章此次修改内容，属于《专利审查指南》第二部分第九章第2-5节的特别法，按照同一位阶规范性法律文件特别法优于一般法的规则，针对包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请，优先适用《专利审查指南》第二部分第九章此次修改内容。就《专利审查指南》第二部分第九章此次修改内容与涉及人工智能技术的发明专利申请审查规则而言，属于抽象规则与具体适用对象的关系。在审查实践中，判断《专利审查指南》第二部分第九章此次修改内容是否适用，并非需要从发明主题上判断所涉专利申请是否属于涉及人工智能技术的发明专利申请，而是需要从权利要求所要求保护的技术方案的角度判断是否属于“包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请”，重点在于审查权利要求所要求保护的技术方案是否包含算法特征或者商业规则和方法特征。如何判断权利要求所要求保护的技术方案是否包含算法特征或者商业规则和方法特征？所谓“算法”，是一系列解决问题的清晰指令构成的用系统方法描述解决问题的策略机制。可见，包含算法特征的核心在于包含用系统方法解决问题的机制，包含解决问题的方法流程。此次《专利审查指南》第二部分第九章的修改，旨在于明确核心创新点在于算法的发明专利申请的客体审查，进一步扩大可以受到专利法保护的、能够通过客体审查的算法发明创造，以期对核心创新点在于算法的发明创造给予全面的知识产权保护。

我国人工智能技术是否属于专利法保护客体的审查标准，近似于欧盟“技术属性测试法”和美国“拟制现有技术排除测试法”二者取交集，亦即需要满足两个方面的要求才能属于我国专利法的保护客体。根据修改后的《专利审查指南》的规定，对于人工智能技术这类包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请，需要从三个方面进行审查，同时这三个方面具有逻辑联系：首先，审查涉案专利申请是否属于专利法意义上的保护客体；其次，审查权利要求是否以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围；最后，审查权利要求是否具有新颖性和创造性。亦即，首先，审查涉案专利申请是否属于专利法意义上的保护客体（亦即根据《专利法》第25条第1款第（二）项和《专利法》第2条的审查），这一点类似于欧盟“技术属性测试法”；其次，审查权利要求是否以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围；最后，审查权利要求是否具有新颖性和创造性，这一点类似于美国“拟制现有技术排除测试法”。此次《专利审查指南》修改强调的是，在上述三个方面的判断上，注重从整体角度考虑“技术特征以及与技术特征功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法特征或商业规则和方法特征”，从而使得第一个条件（符合保护客体要求）降低，同时提高第二、三个条件，平衡地保护专利申请人和社会公众的利益。

首先，在审查人工智能专利申请是否属于“技术方案”时注重整体性。《专利审查指南》修改稿强调，“在审查中，不应当简单割裂技术特征与算法特征或商业规则和方法特征等，而应将权利要求记载的所有内容作为一个整体，对其中涉及的技术手段、解决的技术问题和获得的技术效果进行分析。” 如果权利要求中除了算法特征或商业规则和方法特征，还包含技术特征，该权利要求就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法，需要整体考虑权利要求中记载的全部特征。可见，在这一过程中，技术特征与算法特征或商业规则和方法特征之间的关联程度或者关系紧密程度，是判断的关键。下面以国家知识产权局之前的审查实践作为验证：

在第10713号复审请求审查决定中，国家知识产权局认定，“权利要求1请求保护一种用于提高经过计算机系统互联网来订购产品的安全性的方法。该解决方案是利用公知的计算机和网络技术进行产品订购，在计算机和服务器之间通过互联网建立网络连接进行网上交易，其中使用直接连接来传送密钥以保证交易的安全性。该解决方案虽然结合了直接连接作为安全通道或者安全链路来传送密钥，但使用直接连接作为安全通道或者安全链路来传送密钥是本领域公知的技术，将用户的订购信息和其自身的身份信息（如标识、密钥等）分别在不同的通道传输，既没有给该网络的数据传输、内部资源管理等内部性能带来改进，也没有给现有计算机系统和服务器的构成或功能带来任何技术上的改变。该方案的目的在于如何顺利进行网络交易，并不在于脱离网络交易而对网络系统本身安全性的改进。该方案所要解决的问题是如何进行网上交易，不构成技术问题，采用的手段只是根据人为制订的规则来实施产品订购的方法，不是技术手段，获得的效果只是对交易过程的管理和控制，也不是技术效果，所以权利要求1不属于专利保护的客体。”

与之对比，在10720号复审请求审查决定中，国家知识产权局认为，“权利要求1要求保护一种信息通知方法，该方案针对背景技术存在的在报表明细传输过程中无法避免使用人力，即传递人员必需通过计算机输入对方的邮件地址或在传真机上输入号码，因此费时费力、没有效率的问题，权利要求1的方法所要解决的问题是通过网络系统将报表明细完成编辑后自动将通知信息传送至需要接收的单位的信息接收装置，因此属于信息传输中的技术问题；并且为了完成自动传送包括报表的通知信息，该方法采用了建立接收单位基本数据库，信息通知系统判断是否接收到一通知信息，读取该通知信息并取出接收单位的相关资料，根据接收单位的相关资料找出与其对应的联络资料，信息通知系统将通知信息传送至信息接收装置等手段，通过对网络系统、信息接受装置、信息通知系统等进行控制，实现了将通知信息自动传送至接收装置，因此是利用了遵循自然规律的技术手段；获得的是使用计算机网络自动传送信息并提高信息通知处理效率，从而节省人力、时间的技术效果。由于该方法所解决的问题、采用的手段和获得的效果都具有技术性，所以权利要求1属于专利保护的客体。”从审查实践来看，上述将权利要求保护的整体方案视为一个整体判断是否具有技术特性的基本思路，亦即对于是否具有技术特性的判断是在不考虑现有技术状况的前提下进行的基本做法[1]，与欧洲专利局“技术属性测试法”基本一致。

其次，在审查涉案专利申请的权利要求是否得到说明书支持以及是否清楚时注重整体性。《专利审查指南》修改稿强调，“包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请的权利要求应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。权利要求应当记载技术特征以及与技术特征功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法特征或商业规则和方法特征。”可见，在判断是否得到说明书支持以及权利要求是否清楚时应当考虑技术特征与算法特征或商业规则和方法特征之间的内在逻辑联系。

还有，在审查涉案专利申请的权利要求是否具备新颖性和创造性时注重整体性。对既包含技术特征又包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请进行创造性审查时，应将与技术特征功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法特征或商业规则和方法特征与所述技术特征作为一个整体考虑。“功能上彼此相互支持、存在相互作用关系”是指算法特征或商业规则和方法特征与技术特征紧密结合、共同构成了解决某一技术问题的技术手段,并且能够获得相应的技术效果。可见，修改后的《专利审查指南》对人工智能技术专利申请的新颖性和创造性审查，建立了两个规则：全面考虑规则和整体考虑规则。其中，“全面考虑规则”是指，对包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请进行新颖性审查时，应当考虑权利要求记载的全部特征，所述全部特征既包括技术特征，也包括算法特征或商业规则和方法特征。“整体考虑规则”是指，对既包含技术特征又包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请进行创造性审查时，应将与技术特征功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法特征或商业规则和方法特征与所述技术特征作为一个整体考虑。“功能上彼此相互支持、存在相互作用关系”是指算法特征或商业规则和方法特征与技术特征紧密结合、共同构成了解决某一技术问题的技术手段,并且能够获得相应的技术效果。对于新颖性创造性判断的非技术特征考量这一点，我国修改后的《专利审查指南》与欧洲2018年《专利审查指南》秉持的贡献论存在较大差异，使得专利申请更容易通过新颖性创造性的审查。同时，正如上文所引述的Ex parte Eileen C. Smith案审查决定，在认定“‘延迟自动执行新报价和订单，并启动计时器’等特征使得权利要求将抽象概念整合在一个实际应用中，从而符合专利法保护客体的规定”时，将功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征与算法特征进行了整体考虑，美国这一思路与我国是一致的。

由于我国对于人工智能技术这类包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请需要从三个方面进行审查，既要满足类似“拟制现有技术排除测试法”的要求，也要满足类似“技术属性测试法”的要求，由此导致我国人工智能技术专利申请的授权确权存在相当的难度。

二

人工智能技术专利授权确权实务建议：专利布局+撰写规范

如前所述，我国要求人工智能技术既要满足类似“拟制现有技术排除测试法”的要求，也要满足类似“技术属性测试法”的要求才能获得授权，由此使得人工智能技术专利授权确权存在相当的难度。这一方面需要我们积极呼吁完善《专利审查指南》中的相关规则，进一步拓展人工智能技术的可专利性范围，特别是针对一定范围的基础算法创新纳入专利法的保护客体范围；另一方面，也需要我国人工智能企业立足现有审查规则开展人工智能技术的专利授权确权实务工作。具体如下：

一是加强人工智能技术专利布局。如前所述，我国国家工业信息安全发展研究中心、工业和信息化部电子知识产权中心发布的《2020人工智能中国专利技术分析报告》表明，截至2020年10月，中国人工智能专利申请量累计已达69.4万余件，同比增长56.3%，中国人工智能技术专利申请总量首次超过美国，成为全球申请数量最多的国家。由此可见，我国人工智能技术的专利申请快速增长，专利布局的空白点在日益减少。即使我国人工智能技术审查规则存在一些障碍，我们仍然需要积极开展人工智能技术的专利布局，运用多种专利类型开展人工智能技术的专利保护。

二是加强人工智能专利文件的撰写规范。由于我国要求人工智能技术既要满足类似“拟制现有技术排除测试法”的要求，也要满足类似“技术属性测试法”的要求才能获得授权，我们需要通过专利文件的撰写技巧，充分利用权利要求的解释规则，加强人工智能专利文件的撰写规范。特别是人工智能创新的核心是基础算法，基础算法需要在特定撰写方式下才能够获得专利权保护。特别需要注意的是，由于思想表达二分法下仅仅保护作品的表达，使得软件著作权对人工智能基础算法的保护非常有限；技术秘密保护以及反不正当竞争法的行为规制，对人工智能基础算法的保护亦有不足，我们需要通过撰写技巧的安排将人工智能基础算法满足可专利性的要求，积极获得人工智能基础算法的专利保护。

[注] 

[1]《专利审查指南》规定，“如果权利要求涉及抽象的算法或者单纯的商业规则和方法，且不包含任何技术特征，则这项权利要求属于专利法第二十五条第一款第（二）项规定的智力活动的规则和方法，不应当被授予专利权。……如果权利要求中除了算法特征或商业规则和方法特征，还包含技术特征，该权利要求就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法，则不应当依据专利法第二十五条第一款第（二）项排除其获得专利权的可能性。” 通常而言，专利法第二十五条和第二条的审查也是在未对现有技术进行检索过程前进行的。

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The End

 作者简介

张鹏  律师

北京办公室  合伙人

业务领域：知识产权权利保护, 反垄断和竞争法, 贸易合规和救济

特色行业类别：能源与自然资源, 通讯与技术

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