2017年美国最高法院判例译述(39)—捡人家的墨盒灌上自己的墨粉卖，行不行？

印象产品有限公司诉利盟国际有限公司

—捡人家的空墨盒灌自己的墨粉卖，行不行？

原案名：Impression Products,Inc. v. Lexmark International, Inc.

判决日期：2017年5月30日

案号：15–1189

判决原文：https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/15-1189_ebfj.pdf

主笔：首席大法官罗伯茨（肯尼迪、托马斯、布雷耶、阿利托、索托马约尔和卡根大法官附议；金斯伯格大法官另行撰写部分附议、部分异议意见；戈萨奇大法官未参与本案的审理和判决｡）

判决主旨：（1）专利产品一经售出，即用尽了产品的所有专利权。（2）专利权用尽不仅适用于美国境内销售，同样适用于境外销售，且不受合同条款的限制。

判决评述：

1. 利盟的墨盒回收计划

利盟是一家设计、生产、销售打印机和打印机墨盒的美国公司，顾客遍布国内外。它拥有多个墨盒组件和使用方式的美国专利。利盟提供两种销售方案给客户，一种是不附带任何限制的情况下，客户全款购买墨盒；另一种是通过利盟的“回收计划”客户以优惠价格购买墨盒。客户通过回收计划购买墨盒需要签署合同，答应一次性使用墨盒，而且不会将墨盒转卖给其他人，只能交给利盟回收。

一些再生产公司从美国消费者手中收购空的利盟墨盒，包括回收计划中那些本来应该给利盟回收的墨盒，填充自己的墨粉后重新销售。它们对国外收购的利盟墨盒也进行同样的操作并进口到美国销售。因此，利盟忍无可忍，将这些再生产公司以侵犯专利权为由告上法庭，其中包括本案的当事人，印象产品有限公司。

2. 联邦巡回法院判决利盟全盘胜诉

利盟提起的诉讼针对两类墨盒。第一类是利盟在美国境内通过回收计划销售的墨盒。利盟认为公司已经明文禁止再次使用和销售这些墨盒，所以印象产品公司在翻新和销售墨盒的时候已经侵犯了利盟的专利权。第二类则是印象产品公司进口到美国的利盟在境外销售的所有墨盒。利盟认为公司从未授权任何人进口这些墨盒，所以印象产品公司的这个行为已经侵犯了它的专利权。

联邦巡回法院支持了利盟所有的诉讼请求。首先就利盟在美国境内通过回收计划销售的墨盒，联邦巡回法院认为专利权人可以销售某产品并通过合同中的明确条款和专利权侵权诉讼保留其对该产品的合法销售限制。因为印象产品公司事前已经了解利盟的相关限制，且这些限制并没有违反任何法律，利盟没有用尽其专利权，而且可以起诉印象产品公司侵犯其专利权。另外就利盟在境外销售的墨盒，联邦巡回法院认为，专利权人在境外销售其专利产品并不会用尽其专利权。利盟因此可以对印象产品公司进口墨盒的行为进行专利权侵权诉讼。

3. 最高法院判决不认可

联邦最高法院推翻了巡回法院以上判决，认为专利权人一旦做出销售某专利产品的决定时，即用尽了其在该产品上所拥有的专利权，且该专利权用尽不受合同条款限制或地域限制。

(1)利盟对回收计划中的墨盒用尽了专利权

最高法院认为当一个专利权人决定要出售某专利产品时，不管他在出售时对该产品进行了什么样的限制，一旦出售，专利权人的专利权就已经用尽。所以，在本案中，利盟与其客户签署的合同尽管已经明文禁止了重复使用和转售，而且根据合同法，这样的限制确实也可以执行，但该合同限制并不会为利盟保留对已经出售了的产品的专利权。

普法：专利权用尽（patent exhaustion）

专利权用尽原则是对专利权人行使专利权的重大限制。专利法通过保护创造者对他们的创造发明的报酬来推动创新。一旦专利权人出售了他的专利产品，他就获得了该报酬，那专利法就不再为限制使用和享受该产品提供法律依据。如果允许专利权人在销售后对该产品继续进行限制，那就违反了普通法下禁止限制财产转让原则（common law principleagainst restraints on alienation）。这个原则是专利权用尽的基础。

最高法院在QuantaComputer, Inc. v. LG Electronics, Inc. 的判决中已经明确了尽管专利权人在销售产品时进行了明确的合法限制，专利权人也不会保留该产品的专利权。换句话说，当专利权人通过合同与购买者进行了约定，限制购买者使用或销售该产品，在合同法上或许有效，但是在专利侵权诉讼中毫无作用。这个先例为本案提供了答案，利盟不能就其在美国通过回收计划销售的墨盒对印象产品公司发起专利权侵权诉讼，因为一旦利盟将这些墨盒销售出去了，专利法下的权利就已经全部用尽。

另外，最高法院指出了联邦巡回法院判决时所犯的逻辑错误。专利权用尽并非是在销售时推定的附带授权，它本身就是对专利权人权利范围的限制。专利法赋予专利权人有限的排他性权利，专利权用尽是这个有限权利的展示。购买者之所以有权利使用、销售或进口该产品，就是因为他所购买的是该产品的所有权，而不是从专利权人处购买做这些行为的授权。

(2) 专利权用尽同样适用于海外销售

就利盟所诉的第二个产品，印象产品公司从海外收购并进口到美国的利盟墨盒，联邦最高法院认为利盟不能就这些产品对印象产品公司进行专利权侵权诉讼，因为在专利法下，美国境内外经过授权的销售已经将产品的专利权用尽。

关于知识产权的国际用尽问题是在著作权法下提出的。根据首次销售原则（first sale doctrine），当一个版权拥有者将其合法所作的作品销售给其他人，他就失去了限制购买者对该作品“销售或其他处置该作品的行为”的权利。在Kirtsaeng v. John Wiley & Sons,Inc.案中，最高法院就作出过如下判决，首次销售原则适用于作品的海内外销售。归根结底，首次销售原则的基础就是普通法下的禁止限制财产转让原则。因为这个原则并未提到地理差异且著作权法也没有对地理差异进行特殊说明，所以法院认为首次销售原则适用于海外销售。

将专利权用尽原则适用在海外销售上是一个当然的决定，因为专利权用尽的基础也是禁止限制财产转让原则，而且最高法院也没看出专利法中，国会意图将专利权用尽限制在境内销售上。而且最高法院认为区别专利权用尽和著作权首次销售原则是没有意义的，因为这两个原则之间的差别非常细微而且许多产品可以同时受专利权和著作权保护。

利盟在诉讼中辩称境外销售没有用尽专利权的原因是因为专利法的属地原则，在美国能够受到专利法保护不代表它能在美国以外的地方受到保护，既然如此，也不能保证公司能够就其销售的产品收到美国专利法所保证的报酬。没有收到应有的报酬，那公司就没有用尽专利权。

但是最高法院不认可利盟关于属地原则的辩解。著作权法和专利法一样都是属地主义，没有域外效力，而且地理上的限制不足以支持利盟的主张。更重要的是，专利权用尽的触发机制是：专利权人决定将产品以一个他认为合适的价格出售！专利权人可能没有办法以统一价格在美国境内外进行销售，但是专利法从来都没有对产品的某一价格进行保证。相反，专利法仅仅保证了专利权人出售产品时且该产品不再受其专利独占控制时能够获得报酬，而且只要专利权人觉得报酬的数额是可接受的就行。

最高法院在Boesch v. Gräff案中的判决并非如利盟所辩称的那样将所有的境外销售从专利权用尽中排除。判决仅仅是指出，当专利权人没有参与境外销售交易中，那他的专利权就没有用尽，这反而强化了最高法院的立场，即只有专利权人可以决定是否销售产品，一旦销售了该产品，那专利权即用尽。

(3) 海外销售如果明文保留专利权呢？

最后，美国政府提出了一个折中的立场：海外销售时会用尽专利权，除非专利权人明文保留了这些权利。这个明文保留规则（express-reservation rule）是基于这样一个观点，一般情况下，海外买家会希望能够自由地使用和转售产品，所以应该推定适用权利用尽。长期以来，下级法院都允许专利权人通过明文方式保留他们的权利，所以现在应该沿用这个做法。

但是最高法院认为，每个下级法院都有不一样的做法，所以并不能为明文保留规则提供任何法律基础。而且明文保留规则背后的理论错误地聚焦在交易中专利权人和购买人的期待上。专利权用尽的适用，要解决的并非买卖交易当事人的问题，因为这个问题可以通过参与各方所签署的协议来解决。最高法院再次重申，之所以有专利权用尽这个原则，就是因为对一个已经在市场上流通的销售产品附上专利权会违反禁止限制财产转让原则。所以，合同限制和地域限制与专利权用尽并不相关，真正有关的是，专利权人作出销售的决定。

本案的结果是，杂牌公司可以利用回收到的专利墨盒，填充自己的墨粉后出售获利！

上海小鲁—美国最高法院判例译述工作室  出品

主编：        高凌云

副主编：    赵予慈  齐冠云

撰稿人：    赖雪金  蒋佳颖  郑家豪  纪宁宁 崔伟 孙樱榕  赵予慈  齐冠云  蒋彧  陈曦

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