2017/18美国最高法院案例译述(31)——专利多方审查程序案之二

石油能源公司诉格林能源集团

——专利复审是否违宪？

原案名：Oil States Energy Services, LLC v. Greene’s EnergyGroup, LLC, et al.

判决日期：2018年4月24日

案号：16–712

判决原文：

https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/16-712_87ad.pdf

主笔：托马斯大法官（金斯伯格、布雷耶、阿利托、索托马约尔和卡根大法官附议；布雷耶大法官发表协同意见，金斯伯格、索托马约尔大法官附议；戈萨奇大法官发表异议意见，首席大法官罗伯茨附议）

判决主旨：专利复审程序由行政部门执行，并没有僭越司法权。判例历来支持将有关公共权利的事务交予行政部门裁判，此举不违反宪法第三条的“司法独立”及第七修正案的“陪审团审判权”。

判决译述：

1.   专利复审的相关背景

《专利法》（Patent Act）规定美国专利及商标局（Patent and Trademark Office，以下称为“PTO”）负责对专利进行审查。《美国发明法》（America Invents Act）规定了“多方审查程序（Inter Partes Review）”，并将其授权给PTO，从而对已授权专利复审。

专利所有人以外的任何人都可以申请启动多方审查程序，专利所有人也可以提交声明阻止启动多方审查程序。PTO局长认为申请人提出的理由，足以合理地撤销至少一项权利要求，就可以启动该程序。专利听证及复审委员会（Patent Trial and Appeal Board，以下称为“委员会”）随即执行多方审查程序。对该委员会决定不服的，可以寻求联邦巡回上诉法院的救济。

2.   你来我往的专利之战

Oil States Energy Services, LLC（以下称为“Oil States”）和Greene’sEnergy Group, LLC（以下称为“Greene”）均为油井设备服务公司。2001年，Oil States获得了一项保护液压状态下油井设备的专利。2012年，其向联邦地区法院提起诉讼，状告Greene侵犯该项专利权。Greene予以回击，既在法院质疑该专利的有效性，又向PTO申请启动多方审查程序，两个程序同时进行。

2014年，联邦地区法院做出决定，不认同Greene的质疑，认为Oil States的专利具有可专利性（Patentable）。

而委员会则认为OilStates的专利存在着合理的“不可专利性（Unpatentable）”，遂启动了多方审查程序。

换句话说，OilStates在法律程序中胜诉，然而却在多方审查程序中败诉。

Oil States不服行政裁决，就此向联邦巡回上诉法院提起新的上诉，提出委员会的多方审查程序违宪，原因是专利的撤销必须由联邦宪法第三条所授权设立的法院（“第三条法院”）[1]经过陪审团审理后作出裁判，PTO无权对此裁判。

就在该案悬而未决之时，该上诉法院在一桩类似案件中否定了多方审查程序裁定撤销专利为违宪的主张，所以对此案也采取相同的态度，判决维持了委员会的决定，即Oil States的专利不具有可专利性。

案件被上诉到联邦最高法院，大法官们需要判断由PTO主导的多方审查程序是否违反了宪法的第三条和第七修正案。

3.   专利、特许、复审与公共权利的纠缠

（1）公共权利问题属于政府管辖

宪法第三条赋予了联邦法院司法权，那么国会便不能授予其他实体以司法权，这是毋庸置疑的。那么何时才须祭出司法权呢？最高法院认为这就需要先区分“公共权利”和“私权利”，公共权利可以交由行政部门裁决，而私权利则需由法院裁判。但一直以来二者都没有被明确区分过，适用“公共权利原则”的先例也不尽一致。

最高法院在1899年审理的UnitedStates v. Duell案支持国会指定其他实体来对属于“公共权利”的事务进行裁定。之后，最高法院在1932年审理的Crowell v. Benson一案中再次确认，政府和公民之间的事务就是被“公共权利原则”所涵盖的，而它受制于行政或者立法部门宪法职能的履行。简单来说，政府和公民之间的事务由于涉及公共权利，不需要司法决断，可以交由行政部门裁决。

（2）专利授予属于公共权利问题

最高法院早已认可专利授予是一项涉及公共权利的事务，它是一种“公共特许经营权（Public Franchisees）”——政府从公共权利中攫取权利，然后授予专利权人，并排除他人使用。宪法第一条也赋予了国会自己授予专利权的权力，但它自始至终都将该权力授予行政部门行使。

多方审查程序和专利初审所关涉的都是相同的利益，并无本质不同，仍然是政府和其他人之间的事务，其特征与“公共权利原则”严丝合缝，这些问题都无须用司法权决断。所以说，PTO既然有权授予专利，自然也可以撤销之，宪法对此也并无禁止。

（3）专利权来自成文法

Oil States援引了三个先例，以说明专利权是一种私有财产，而不涉及公共权利。但最高法院认为，专利是一种特殊的财产权形式——公共特许经营权。Oil States所提及的先例也认可专利权是源自法律并受其约束。要知道，专利特许权是成文法而不是普通法的产物。多方审查程序正是这样一种成文法的产物。专利法中也有类似规定，专利须受专利法条款——多方审查程序的约束。更何况从反面来看，这些先例也没有排除对专利的行政复审权。

判例还提到这样一句：有权对专利置之不理、取消或者纠正的，只有法院，而非授予专利的部门。最高法院认为该裁判所依据的1870年版本的专利法，对授权后的专利缺乏行政审查规定，这些先例最好被理解为对那个时代法律的描述。简而言之，都作古啦！

4.   动之以理，晓之以史

Oil States不依不饶地讲法理，谈历史，认为多方审查程序违反了一般性的原则，任何事务依其性质是受普通法、衡平法亦或海事法约束的，国会都不得妨碍其受司法认定。在18世纪的英国，专利的有效性是在法庭中决定的，任何人也都可以在大法官法院质疑专利是否有效。但最高法院认为，历史也没有强调该问题必须由法院来决定，历史实践并不是决定性因素。比如在“公共权利原则”下，根据所涉事务的性质，可以采用不同的处理方式，比如国会可以自己决定，或者授权给行政部门、法院来决定。

最高法院以彼之道，还施彼身，认为既然要谈历史，英国历史上的枢密院司法委员会（Privy Council）其实就类似于多方审查程序。它由枢密院顾问组成，与司法大臣协同处理专利上诉案件，依法认定专利的有效性。后来该司法委员会与法院司法审判共存，直至18世纪末才消失。可以说，美国专利法条款是在英国体系下写就的，了解英国枢密院司法委员会的实践，才能更好地理解行政系统撤销专利的肇始。最后，既然本案各方都对立法者是否了解或者认可这种实践缄口不提，最高法院也就没有进一步深究。

从历史来看，国会可以设置条件和测试标准解决专利性问题。最高法院也认为多方审查程序理所应当属于这些条件或者测试标准。

5.   表面像不是真的像

Oil States认为多方审查程序违反了宪法第三条，因为它和司法权的运行存在诸多重要的雷同之处，比如，程序上的审前动议、证据发现、证人交叉询问等。术语上也采用了审判、法官、判决的表述。事实上，使用类似法庭的程序并不意味着行使司法权，即使该行政裁决对当事人具有终局性和约束力。最高法院也从未判定，这种使用了类似法庭程序的裁决是不当的，即使其发生在第三条法院之外。

6.   一定要有陪审团吗？

多方审查程序是否违反宪法第七修正案所规定的“陪审团审判权”？最高法院对Oil States在宪法第三条问题上的驳斥，同样适用于它在第七修正案上提出的质疑。因为当国会指定PTO来进行裁决时，也就没有陪审团参与的可能了。

最高法院的先例也表明，当国会适当地授予非“第三条法院”某项事务的裁决权时，“第七修正案不构成对非陪审团裁判事实的独立禁令”。这就说明没有陪审团参与，也是可以的。

最高法院强调，本案仅仅是对于多方审查程序合宪性的判决，并没有延伸到其他方面，比如多方审查程序溯及适用问题、正当程序问题等。要知道在该专利授予的时候，多方审查程序尚未颁行。

7.   最终判决

政府与其他人的事务属于公共权利问题，可以由法院之外的部门来裁决。即使由法院来判，没有陪审团参与也没问题。所以，多方审查程序并未违反宪法第三条以及第七修正案，最高法院维持上诉法院的判决。

戈萨奇大法官持不同意见。他认为在被授予专利权后，专利权人所拥有的专利无疑是一项财产，应与其他私人财产享受同等的保护，这是由诸多先例所确立的。并且，专利权与垄断的特许经营权也非常不同。更令他担心的是，放弃独立法官的裁判绝不是一件小事，他引用先例判决，慷慨陈词道：在和政府的纠纷中，人民历来拥有的独立法官的权利，不应该是“宪法上的马其诺防线”，被如此“简单的策略”给“轻易地绕过”！

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[1]译述者注：“第三条法院”即美国最高法院及其下级法院。这类法院系由联邦宪法第三条授权设立，目前包括13个联邦巡回上诉法院，91个美国地区法院（包括华盛顿特区和波多黎各）和美国国际贸易法院。

本期译述作者：朱文

 朱文，苏州大学政治与公共管理学院管理学学士，复旦大学法学院法律硕士在读。由于不断被英美法判例研究小组发布的【最高法院判例译述】的文章吸引，遂自告奋勇想成为小组的一员。大法官们背靠理性，字字珠玑勾勒常识，希望自己能够去不断地探索其内在理性并传输这种常识。虽然不是高老师的“嫡系小童”，但老师却把每个组员当成“亲小童”。期待在这里的成长！

美国最高法院判例译述——云翻译工作室  出品

主编：       高凌云

副主编：    郑家豪  赵予慈  齐冠云

撰稿人：    赖雪金  蒋佳颖  崔伟  蒋彧  管洁泉  丁伯韬  朱文  商可航 倪国伟

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