【讲座精粹】广东高院知识产权庭邱永清副庭长：标准必要专利司法审判的热点难点问题——中国知识产权法官讲坛第29讲（二）

2017年11月22日晚上，广东省高级人民法院知识产权庭副庭长邱永清做客中国知识产权第二十九讲，于西南政法大学渝北校区致理楼民商法学院会议室作了题为“标准必要专利司法审判的热点难点问题”的讲座。

本次讲坛由西南政法大学知识产权学院邓宏光教授主持，重庆市第四中级人民法院孙海龙院长、广西壮族自治区高级人民法院知识产权庭骆金盛庭长、重庆市第五中级人民法院知识产权庭曹柯庭长、广东省深圳市中级人民法院知识产权庭蒋筱熙副庭长、西南政法大学经济法学院叶明教授、吴太轩副教授、西南政法大学知识产权学院廖志刚教授、曹伟副教授以及马海生副教授担任与谈人。

因本次讲座信息量大，我们拟分成三次推送。本次推送主要是“标准必要专利侵权禁令”和“标准必要专利许可费”，后续内容将陆续推出，敬请关注。

主讲人：邱永清

标准必要专利的禁令问题

1.法院处理的早期标准必要专利案件均是单纯从专利法角度出发。

标准必要专利主要涉及专利权领域的侵害专利权禁令、合同法领域的专利许可费和反垄断领域的滥用市场支配地位。禁令往往和许可费、反垄断有关联，但法院处理的早期标准必要专利案件均是单纯从专利法角度出发,没有考虑到有一些竞争、反垄断还有许可费的问题。

引入案例：

药品 广西南宁邕江药业有限公司诉河南省天工药业有限公司发明专利侵权纠纷案（广西高院2006）

基本信息：

涉案专利涉及国家药品强制性标准，专利权利人为邕江药业公司，邕江药业公司自己向药品国家药品监督管理局提供了药品配方作为国家标准，该配方落入专利保护范围。

该案引发的问题：

被告虽然按照国家药品标准生产药品，但该行为落入专利保护范围，但这种实施专利的行为是否属于专利权人的默示许可？还是构成侵犯专利权？

2.主动将专利纳入标准是否构成默示许可问题

法院对实施人是否颁发禁令与专利权人是否对该专利进行默示许可有关，如果构成了默示许可，则不颁发禁令的概率非常高。而标准必要专利权人主动将专利纳入标准是否构成默示许可的情形，对此最高人民法院的观点有一个明显的变化过程。

1）《最高人民法院针对个案中法律问题的答复（2008）民三他字第4号》（以下简称“4号函”）。

该“4号函”认为“标准必要专利人将专利纳入标准之后，就视为默示许可，而不构成侵权。”这个认知影响了很长时间，但是它颁布之后，很多专利权人非常反对。

2）《2009年关于专利侵权案件审理的司法解释送审稿》将其做了一个区分。

a.未明示该标准含有专利的，则认定专利权人默示许可他人实施标准中的专利；

b.明示该标准含有专利的，则不能认定专利权人默示许可他人实施标准中的专利；

3）《张晶廷与衡水子牙河建筑工程有限公司等侵害发明专利权纠纷案（最高人民法院（2012）民提字第125号）》中废除了4号涵中默示许可制度。

最高法院认为：“实施人知道并应当知道这个方法涉及到别人的专利技术，因为权利人已经进行了专利披露，子牙河公司能够识别专利，并能够与权利人进行联系的情况下没有跟其联系，未经许可就使用了专利技术，并且在发生纠纷后还拒绝向人家支付许可费，这种行为构成了专利侵权。”该案件确立了在标准必要专利侵权诉讼中，被诉侵权人存在恶意，即明知专利存在、未经许可、拒绝支付许可费的情况下，可以颁发禁令。

3.我国关于标准必要专利侵权禁令的规定

司法实践中，我国法院原则上不应当颁发禁令，因为标准必要专利有公众属性的特点，我们不能轻易颁发。但如果权利人根本不协商，或者恶意协商，故意拖延，在特殊情况下我们也可以颁发禁令，否则会存在一个反向劫持的现象。所以关键是过错的界定，如果一方主观上存在过错，我们可能会支持另外一方的主张。以下是我国关于标准必要专利侵权禁令的具体规定，包括了过错的认定。这些具体情况是北京高院根据欧盟裁决华为和中兴的案件总结出的经验。

1)《专利法司法解释二》第24条

2)《专利法修改草案送审稿》第85条

3)《专利侵权判定指南》第179条、第152条、第153条

专利侵权人过错：152条

1

未以书面形式通知被诉侵权人侵犯专利权，且未列明侵犯专利权的范围和具体侵权方式；

2

在被诉侵权人明确表达接受专利许可协商的意愿后，未按商业惯例和交易习惯以书面形式向被诉侵权人提供专利信息或提供具体许可条件的；

3

未向被诉侵权人提出符合商业惯例和交易习惯的答复期限；

4

在协商实施许可条件过程中，无合理理由而阻碍或中断许可协商；

5

在协商实施许可过程中主张明显不合理的条件，导致无法达成专利实施许可合同；

被诉侵权人过错：153条

1

收到专利权人的书面侵权通知后，未在合理时间内积极答复的；

2

收到专利权人的书面许可条件后，未在合理时间内积极回复是否接受专利权人提出的许可条件，或在拒绝接受专利权人提出的许可条件时未提出新的许可条件建议的；

3

无合理理由而阻碍、拖延或拒绝参与许可协商的；

4

在协商实施许可条件过程中主张明显不合理的条件，导致无法达成专利实施许可合同；

5

被诉侵权人在许可协商中有其他明显过错行为的。

司法中的许可费率

除了上述的禁令问题，标准必要专利中的许可费率问题也是一个实务上的难题。国内第一个标准必要专利许可费的诉讼是在本院审理的华为诉IDC案件，该案的标的额达到29亿。这是专利标准化带来的法律问题，也是该领域很难解决的问题。专利许可费率的方式主要有三种，分别是权利人自己去谈判；通过专利池方式和第三方代理的方式来谈判。由权利人自己去谈判方式的过程中有三类主体：1.纯权利人；2.纯实施人；3.既是权利人又是实施人。以下是三类主体的诉求和遇到的困境，其中这些主体会以困境如：实施人会称权利人要价过高、费率叠加；权利人会以实施人拖延谈判、拒绝许可等来抗辩。这时法院要从这三类主体的角度充分考虑其利益诉求，不能轻易地只听取一方的意见。

纯权利人

纯实施人

权利人both实施人

eg.IDC专利公司

eg.OPPO、VIVO等手机生产商

eg.华为、中兴

目的：许可收益最大化

目的：成本低于收益

目的：两者都有

困境：

1.实施人拖延谈判

2.优惠条件 v.s. FRAND

3.实施人拒绝许可

困境：

1.权利人要价过高

2.费率叠加，且叠加成本难以预期

3.支付高于竞争对手的成本

两种情况都会遇到

（一）许可费率的司法层面的探析

1.纠纷的可诉性。专利司法解释二第24条第3款规定：“推荐性国家、行业或者地方标准的实施许可条件，应当由专利权人、被诉侵权人协商确定。经充分协商，仍无法达成一致的，可以请求人民法院确定。”因此，许可费率的纠纷具有可诉性。

2.争议的性质。经过请示最高法院，增加适用了“标准必要专利许可费纠纷”的案由。

3.司法介入的条件。权利人或实施者提交证据证明双方已充分协商但仍无法就许可使用费数额达成一致的，为防止拖延和恶意磋商可以向人民法院提起诉讼。有观点认为必须双方同意才能由法院裁决许可费之诉，理由是另一方不同意，权利人可以侵权申请禁令；实施者可以滥用市场支配地位过高定价等提起反垄断之诉。但是我个人认为不能这样。因为所有的标准必要专利，无论是禁令还是反垄断，最后都是要谈许可费的，都会落到这个问题上，禁令实施只是一个手段。

4. 是否需要设置诉特殊程序——诉讼中的二次谈判。在诉讼中，如果双方当事人同意的话，法院再提供一个谈判机会。在法院的压力下谈判，双方能够根据自身的利益最大化尽快地来进行谈判。

5.法院裁决能否超出法院目前管辖范围。通信行业认为法院只能裁定法院地的专利许可费率，不能裁全球范围内的许可费率，除非双方当事人一致同意。

不过客观地讲，由一个法院裁定全球的许可费有两个好处，首先由于标准必要专利是“一揽子许可”，裁定全球许可费可以大大提高效率。其次是可以避免司法秩序的混乱。这是关于司法管辖和国际礼让等各方面的问题，我们仍值得探讨。

（二）许可费率的确定方法

1.许可费的确定经历了三个阶段

1）最高法通过个案即2008年4号函，确认“实施人支付数额应该明显低于正常的许可使用费。”

2）最高法通过2009年专利法司法解释确定了综合考虑专利的创新程度以及在标准中的作用、标准所属的技术领域、标准的性质、标准实施的范围等因素合理确定使用费的数额”规则。

3）广东高院2013年审理华为诉IDC标准必要专利许可费纠纷案中，首次适用了“FRAND原则”（公平、合理、非歧视原则 ）进行裁判。

2.许可费确定的主要方法

方法

内容

专利价值评估法

由评估机构来评估标准必要专利的价值。

假想谈判法

利用Georgia-Pacific案15因素和Microsoft Corp. vs. Motorola Inc.案修正后的9要素来假想谈判。

可比较许可协议法

参考与本案实施者条件类似的实施者就相同的标准必要专利所支付的许可使用费

由上至下分析法

1.找到使用相关标准必要专利产品的平均价格；2.从产品的平均价格中计算出制造商所能获取的利润；3.将该利润假设为制造商就该产品所愿意支付的许可费总上限；4.最后将涉案标准必要专利的数量除以802.11标准所有标准必要专利的数量，得出比率，并乘以该芯片所能获取的利润。计算结果即为FRAND许可费。

3.许可费信息披露与商业秘密保护矛盾

实践中，专利权人对不同实施者的许可活动积累和掌握了大量的许可信息，这对于判断本案中相关许可使用费（率）是否符合FRAND原则至关重要，但是由于许可谈判的保密性，实施者无法掌握。这就产生了许可信息披露和专利人商业秘密保护的矛盾。

为了解决纠纷，根据专利权人和实施者信息不对称的现实状况，可以通过证据披露、举证妨碍和举证责任转移来合理平衡双方的证明责任，促使专利权人主动披露相关信息。例如华为诉IDC案，但是否会给专利权人带了不利后果，值得我们探讨。

                                                              （未完待续）

编辑  |  蔡雅楠

【中国知识产权法官讲坛】

本讲坛由西南政法大学和中国审判理论研究会知识产权专业委员会联合主办，重庆知识产权保护协同创新中心、重庆高院民三庭和重庆市知识产权研究会联合承办，腾讯研究院互联网法律研究中心协办，将不定期邀请国内知识产权审判专家，就知识产权司法的理论问题或实践问题作智慧分享，以助推知识产权共同体的建设。

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