【讲座精粹】闫文军：标准必要专利的法律问题——中国知识产权名家讲坛第25讲（一）

西南知识产权

2024-08-26

2018年12月10日晚，中国科学院大学教授、博士生导师闫文军做客中国知识产权名家讲坛第二十五讲，于西南政法大学渝北校区致理楼三楼民商法学院会议室作了题为“标准必要专利的法律问题”的讲座。

本次讲座由西南政法大学副教授、重庆知识产权保护协同创新中心副主任易健雄主持，西南政法大学副教授马海生、牟萍两位担任与谈人。

本次讲座主要讲了四个问题：一是“标准必要专利与FRAND承诺”；二是“禁令问题”；三是“专利使用费和侵权赔偿问题”；四是“反垄断法问题”。因信息量较大我们拟分成两次推送，本次推送的是第一、第二部分。后续内容将陆续推出，敬请关注！

主讲人：闫文军

一、标准必要专利与FRAND承诺

（一）标准、技术与专利

首先我们需要了解标准、技术与专利的概念。

1.标准：根据我国《标准化法》，指在农业、工业、服务业、社会事业等领域统一的技术要求。

2.技术：人类为实现社会需要而创造和发展起来的手段、方法和技能的总和。

3.专利：就技术方案授予的独占权。

很多规范或统一的标准会涉及一些新的技术方案，若该技术正处于专利保护的范围，必然会有些标准涉及专利。欧盟委员会提出标准和专利的关系非常重要，处理好两者的关系也非常重要。一方面要保证消费者知道标准、使用标准，另一方面要保护专利，激励创新。

（二）我国的标准

在我国有多种应用的标准。

1.国内标准。分为国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准。国家标准分为强制性标准、推荐性标准，行业标准、地方标准是推荐性标准，强制性标准涉及专利时会有一些特殊规定。

2.除了国内标准外，还有国际组织制定的标准，也在我国应用，如国际标准化组织以及其他的委员会制定的标准，有代表性的是通讯标准，如5G标准；

3.国际标准有的转化为国内标准，包括国家标准和企业标准，有的没有转化为国内标准，但事实上在国内自动采纳。

（三）标准必要专利

而关于标准必要专利的定义各国也各不相同。

1.中国：依照标准委和国家知识产权局规定，是指实施该项标准必不可少的专利。

2.美国：IEEE规定为没有任何商业或技术上可行的非侵权替代技术。

（四）标准制定组织的知识产权政策

不同的标准制定组织在制定标准时，对专利采用的政策是相近的。首先制定时尽量不涉及专利，即优先采用没有专利的技术，除非确实无法避免，必须采用。

使用专利时，标准制定组织有两种政策选择：披露；FRAND承诺。

1.披露：

（1）专利申请人或者专利权人在参与标准制定过程中，向标准制定组织披露专利。若因其不披露产生何种法律后果，各国有不同解决方案。

美国：专利权人不披露便不受保护，但可主张使用费。

中国：不披露不认定为侵权，但可主张使用费，使用费数额比一般侵权行为数额低。专利法修订时，这一意见也被吸收进知识产权的送审稿中，由于不同标准制定组织的政策不同，关于草案的不同意见很多，因此删掉了此内容。

目前其他国家并没有通过法律规定权利人不披露的后果，只是标准制定组织通过各自政策对专利权人作出约束。

（2）专利披露透明度问题。专利权人披露、标准制定之后，社会公众通过何种渠道知晓标准必要专利、专利具体信息等工作应由政府实施。目前，我国国家知识产权局正在着力于标准必要专利的认定，以便社会公众获得标准必要专利的信息。

2.FRAND承诺：标准制定组织将专利纳入标准时，要求专利权人做一个承诺，即公平、合理、无歧视——Fair、Reasonable 、non discriminatory，缩写就是FRAND。

关于FRAND承诺的具体规定：

我国《国家标准涉及专利的管理规定（暂行）》中，专利权人有三个选择：一是不同意将专利纳入标准；二是免费；三是承诺许可。大多数专利权人会选择三，在公平合理无歧视的基础上收费许可，该规则也和国际标准组织关于FRAND承诺的含义基本一致。

其他国际组织：如欧洲电信标准化协会，所认可的承诺也是公平、合理、无歧视。

（五）FRAND承诺的性质

学界对FRAND承诺的性质有着不同的观点。

1.专利权人与标准制订组织合同中的一部分：美国许多案件采此观点，认为标准制定组织与专利权人是一种合同关系，标准实施者或被控侵权方是合同的利益第三方，将其作为合同中一方当事人直接主张合同纠纷。基于美国法律体系，如此解释可以解决许多问题，但放在我国法律体系下意义不大。我国没有利益第三人合同，合同涉及第三人时，第三人的行为由合同中一方当事人承担，标准实施人主张与专利权人之间的合同关系不被法院承认，无法按照合同关系解决问题。

2.要约邀请：但要约邀请并没有法律效力，此观点无法解决实际问题。

3.要约：FRAND承诺并非专利权利人向标准实施人发出，因而很难成为一种要约。

4.强制缔约义务：强制义务本身应由法律规定或合同约定产生，而FRAND承诺并不是法律规定的义务。

5.先合同义务：先合同义务必须基于合同关系，如果没有合同关系只规定先合同义务很难解决实际问题。

6.放弃请求禁令等救济权利：这一观点基本没被采纳。

我认为将FRAND承诺视为专利权人放弃部分权利，更容易解释。法律赋予专利权人很多权利，包括拒绝许可他人使用、自由定价等，一旦权利人做出FRAND承诺，就不能再拒绝许可、自由定价，而是要按照公平、合理、无歧视的原则定价。以上种种观点只是学术层面的探讨，解决实际问题时不同的观点得出的结论所差无几。

（六）国家政策中的标准必要专利

标准必要专利问题不仅涉及到企业、个人，也上升为国家政策的问题。

1.我国在强国意见中提到国家建设的一项内容就是推动标准的制定工作。

2.《中国制造2025》提及加强标准体系建设任务。

其他国家对中国所做的工作有不同意见：

1.美国：301报告中提到中国标准化工作对其的三个不利影响：一是认为标准委和知识产权局规定的三选择对中国国内企业有不公平的优势；二是认为实施全面公开义务违背权利人意愿。三是中国反垄断执法机构对国外专利权人的执法，迫使低价将专利许可给中国企业。

2.欧盟：去年11月份颁布《标准必要专利的欧盟方案》，提出建立公正、稳定的系统，此制度有两个目标：一是产品制造商可以在透明和可预见的许可规则下获取技术；二是专利权人获得合理的报酬，建立一个平衡专利权人和标准使用人之间利益的制度。

（七）企业的标准化工作

接下介绍企业的标准化工作。

标准必要专利作为一种重要的战略资源，数量越多、质量越高，企业主导市场的可能性越大。企业应在专利申请及后续保护过程中和标准制定策略结合起来。

1.将专利纳入标准的企业，要有过硬的专利技术，申请专利后要做推动性工作。

2.实施标准的企业，要知道标准专利的规则、FRAND承诺的内容，善意许可谈判，在尊重他人知识产权基础上最大限度的保护自己的利益。

二、禁令问题

（一）禁令的概念及分类

禁令指执法当局责令被申请人停止或者不得为一定行为的命令；责令停止侵犯专利权的行为；停止侵害。在我国，分为法院的禁令和行政机关的禁令，这里主要讨论法院的禁令。

法院的禁令分为永久禁令和临时禁令。

1.永久禁令：法院作出判决时，在判决文书里判决被告停止侵权行为；

2.临时禁令：诉讼过程中法院作出停止侵权的裁定。

（二) 做出FRAND承诺后能否请求禁令救济

法院的禁令首先涉及到一个问题：权利人做出FRAND承诺是不是意味着就不能申请禁令。

理论上专利权人只放弃了部分权利，没有放弃专利权，可以要求颁发禁令。虽然个别标准制订组织进行了限制，比如IEEE章程中规定专利权人接受排除寻求或寻求强制执行禁令。实践上各国法院（包括中国法院）均承认FRAND承诺后专利权人仍可以提起侵权诉讼并可以要求颁发禁令。

（三) FRAND承诺后的禁令请求能否受支持

申请禁令后能不能颁发禁令，这需要法院具体地判断案件是否符合颁发禁令的条件，不同的国家在决定是否颁发禁令所考量的因素和最后的结果差异比较明显。

1.美国：以不颁发禁令为原则，颁发禁令为例外。

2.欧洲：在颁发禁令方面的条件，经历了从宽到严、再过渡到中间水平的过程。

3.中国：颁发禁令是原则，不颁发禁令是例外。

美国接近于绝对不颁发禁令；中国接近于绝对颁发禁令；欧洲处于这两个极端的中间。我认为绝对颁发禁令或绝对不颁发禁令都会存在问题。绝对颁发禁令会出现专利挟持。而绝对不颁发禁令又会导致实施人反过来挟持专利权人，不与之谈判，即反向挟持。这两种极端都会出现对一方不公的情形，所以法院只能从中间寻找合适的地方。不同国家的法律制度和面临的问题不同，很难采用相同的标准。但标准应当像欧盟方案中提到的是平衡和可预测的，平衡和可预测的执法环境对谈判期间各方产生了积极的影响，加速了标准化技术的传播。因为这一标准比较稳定，不会发生不同案件标准不同的情况，对双方当事人比较公平，是较好的执法手段。

未完待续

编辑 | 李芳黎卜纲

中国知识产权名家讲坛

本讲坛由西南政法大学和中国知识产权法学研究会联合主办，重庆知识产权保护协同创新中心和重庆市知识产权研究会联合承办，西南知识产权集团协办，将不定期邀请国内外知识产权知名人士，就知识产权基础性或前沿性问题作智慧分享，以助力我国知识产权实践经验的总结和理论体系的完善。

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