【讲座精粹】闫文军：标准必要专利的法律问题——中国知识产权名家讲坛第25讲（二）

西南知识产权

2024-08-26

2018年12月10日晚，中国科学院大学教授、博士生导师闫文军做客中国知识产权名家讲坛第二十五讲，于西南政法大学渝北校区致理楼三楼民商法学院会议室作了题为“标准必要专利的法律问题”的讲座。

本次讲座由西南政法大学副教授、重庆知识产权保护协同创新中心副主任易健雄主持，西南政法大学副教授马海生、牟萍两位担任与谈人。

本次讲座主要讲了四个问题：一是“标准必要专利与FRAND承诺”；二是“禁令问题”；三是“专利使用费和侵权赔偿问题”；四是“反垄断法问题”。因信息量较大我们拟分成两次推送，本次推送的是第三、第四部分以及与谈环节。敬请关注！

三、专利使用费和侵权赔偿问题

（一）法院应否受理单纯许可费诉讼

关于此问题曾经发生过许多诉讼。

1.如华为诉IDC案中华为是标准实施人，IDC是标准的专利权利人。双方并无合同的关系，是实施者起诉要求法院确定合同的条款以及使用费率。一般而言法院不会受理。但由于该案问题核心是在该领域中必须使用的标准必要专利技术，既然没有一个可以解决问题的主体，法院就必须要受理并解决这一问题。

2.为了避免专利权人遭受过量诉讼以及标准实施人不经谈判径直起诉至法院要求确定使用费率，应当限制标准实施人提起诉讼的条件。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十四条第三款：“本条第二款所称实施许可条件，应当由专利权人、被诉侵权人协商确定。经充分协商，仍无法达成一致的，可以请求人民法院确定。”

（二）如何判断侵权及确定具体许可费

首先判断是否构成专利侵权，一旦认定侵权以后许可费如何计算不同国家规定不同。

1.判断是否构成专利侵权。2016年最高法院司法解释里明确规定：“推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，被诉侵权人以实施该标准无需专利权人许可为由抗辩不侵犯该专利权的，人民法院一般不予支持。”按照该规定，不管在标准制定过程当中专利权人有没有披露，专利权人主张侵权，法院都会支持认定侵权。

2.许可费的计算。美国：原本多采用假想谈判方式确定合理使用费来计算赔偿数额。后来Holderman法官设计了一个自上而下分析方法，如一案涉及WIFI芯片的标准，起诉的专利权人只拥有一部分专利。这种情况下，法官认为费用计算方法应用WIFI芯片的平均价格乘上制造商利润，得出全部利润为许可费的上限。利润里进一步细分专利权人的专利在利润里所占比例，用这个比例计算专利权人应得的许可费。这个算法看似简单，但数字具体如何确定却比较困难。不易确定专利的重要性及重要专利的占比。

英国：无线星球诉华为的案件中，按照全球费率进行计算。其采用了两种方法，（1）参考可比较的许可协议，按照自上而下的分析方法作为验证。（2）比较其他的许可费率，将这两个方法进行验证，最后确定许可费率。

同时案件里还有两个问题值得关注：（1）华为在上诉过程中提出英国只能管英国境内的费率，没有管理全球费率的正当性。英国法院认为若照此主张专利权人将专利分拆地域各个国家诉讼，会导致诉讼成本、谈判成本疯狂叠加，这并不现实。（2）非歧视如何理解。英国上诉法院认为非歧视不是最优惠的许可条件，如果硬性的解读非歧视，其后果是让标准必要专利权人受制于低于其发明创造的真实价值的许可费率，这会危害技术标准的发展。

日本：三星诉苹果的案件中，法院采用的也是自上而下的分析方法，考虑三星专利价值、对于标准的贡献度，最后计算出赔偿数额。

中国：华为诉IDC案中法院认为确定使用费，一方面要考虑技术的贡献，不能考虑纳入标准额外获得的利益，而是综合必要专利的数量和质量，分析技术本身的价值，但这一案件最终判决中确定许可费采用的是比较简单的方式，直接对比了IDC对苹果公司的许可费率。

四、反垄断法问题

（一）申请禁令是否违反反垄断法

关于此问题欧盟、美国和中国有不同的规定。

1.欧盟：涉及禁令的三个案件都是适用竞争法或反垄断法来分析解决是否应颁发的问题。

2.美国：对于是否颁发禁令采用的则是美国最高法院的标准，即专利法或衡平法规则，不涉及反垄断法。

3.中国：没有采用反垄断法研究是否颁发禁令的问题，最高法院关于专利法的司法解释中，关注的焦点是谈判的过程中双方有没有过错，这与反垄断法并无关系，是用专利法的框架去分析的。

实务中采用一部法律就足够，适用两部法律反而会产生冲突。我国整体适用的就是专利法或民法上停止侵权的规则，并未用到反垄断法，这种情况下就没有必要研究申请禁令是否违反反垄断法。申请禁令而产生的罚款或赔偿的问题同样也没有必要适用反垄断法。申请禁令无非两个后果，一是禁令请求得到支持，权利人既然得到了法院支持就不应承担反垄断法上责任，二是申请没有得到支持，也就不会产生赔偿。

（二）许可中的行为是否违反反垄断法

确定市场支配地位是前提。

1.美国：2018年2月，Fallon 法官公布了Godo Kaisha IP Bridge v. TCL et al（District Court for the District of Delaware）TCL的反垄断反诉的意见，驳回反垄断反诉。主要理由是，TCL的反诉：没有界定相关市场；没有证明市场支配地位；没有证明对竞争的损害。在美国需要证明所谓的市场支配地位，才能得到法院认可。

2.欧盟：执行反垄断法较严格，认定权利人是否处于市场支配地位的条件较宽松，处罚力度也较大。但指南也指出只有标准必要专利并不必然导致市场支配地位，需做个案分析。

3.中国：认定市场支配地位相对比较简单，即标准中的每一个必要的专利许可市场都是一个独立的相关市场，此时标准专利权人在这一相对独立的市场上就具有市场支配地位。在以后反垄断法的适用过程中，可能都会涉及如何确定市场支配地位的问题。至于垄断行为具体有哪些，法院有明确的规定，相对而言这是一个事实问题。除了市场支配地位之外，法律责任如何确定也是一个值得研究的问题。

与谈环节

马海生副教授

关于披露的问题法律有两种可选路径，第一、不是要求权利人披露已经拥有的专利，而是可以披露正在申请的专利，权利人自行判断覆盖的且已经提交了专利申请的，并非百分之百在标准的覆盖范围之内。第二、因为标准制订过程当中有一个持续时间段，因此不要求在标准制订过程中披露，而是在标准制订完成以后必须披露。因为标准定以后，权利人势必清楚知道自己的专利是否被覆盖，否则也没有立场控诉他人。

关于禁令的问题，专利权人加入标准制定以后做出FRAND承诺，并不因此就丧失了禁令救济的权利。原因在于FRAND承诺对于专利权人和未来的实施者都有约束作用，是一个对双方的要求。

关于费用的问题，第一、单纯的许可费的争议不该成为诉讼标的。第二、法院没有能力做出公平、合理、无歧视的判决，只有交给市场来解决。从经济学观点出发，客观的价值本不存在，价值都是主观的。第三、许可费关于未来的定价，人不可能为未来准确定价，定价不是一个自然科学问题，而且人的理性是有限的。若双方在谈判问题上僵持不下，可简单地转化成侵权案件。因为侵权指向过去，而过去是可以锁定的。

关于费率的问题，英国判决的合理性也是有的，但若法院直接裁定一个数额并在全球适用，这有极大的危险性。双方很有可能各自在本国或者在第三国起诉，在不同的国家起诉且两个国家做出全球费率的裁定，会导致不同国家的裁决发生冲突。判决也会导致当事人始终面临到不遵守某一国家判决的后果致使无法执行，所以这个问题有待商榷。

关于非歧视的问题，非歧视决不能等于最优惠的费率。最惠费率会导致费率只能参照此前的最低许可费率，最后的结果一定是不断低走，这明显不符合公平原则。此外如果只考虑最惠不考虑其他的因素显然不够公平。

牟萍副教授

披露无论写不写在专利法里面，在标准必要专利建立过程当中，都不可避免地会被考虑。因为标准和专利之间天然存在某种矛盾，标准一定程度上具有公共性，而专利是绝对的私有，当私有性和公共性融合在一起的时候，必然要进行综合考虑。

跟标准有关的专利是否都是必要的值得怀疑。因此需要一个过滤识别程序来识别专利和标准之间的相关性、一致性有多高，涉及专利是否夹杂了实际同标准不太一致的私货，专利和产品之间技术关联性的高低等等。识别的前提是披露。在披露识别的过程中需要对专利企业、潜在的技术实施者、消费者等等利益相关方进行考虑，保证其在标准打造之初的参与，提高其参与度。

标准必要专利本质上仍然是一个许可合同，只是基于在标准这样一个特殊的环境下与一般许可合同不太一样，更多的表现在许可谈判过程中，双方谈判地位天然不平等。因此在谈判过程中需考虑到公平性问题。

已完结

编辑 | 李芳黎卜纲

中国知识产权名家讲坛

本讲坛由西南政法大学和中国知识产权法学研究会联合主办，重庆知识产权保护协同创新中心和重庆市知识产权研究会联合承办，西南知识产权集团协办，将不定期邀请国内外知识产权知名人士，就知识产权基础性或前沿性问题作智慧分享，以助力我国知识产权实践经验的总结和理论体系的完善。

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